La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo & Asociados, España.
El Demandado es Hiper Spain, S.L., España, representado por Juan Manuel Bonillo Díaz, España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente registrador del Nombre de Dominio es NOMINALIA.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de agosto de 2019. En la misma fecha, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 19 de agosto de 2019, Red.es envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de agosto de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de septiembre de 2019. El Demandado, identificado en la persona de Juan Manuel Bonillo Díaz contestó a la Demanda el 16 de septiembre de 2019.
A raíz de la recepción de dicho escrito de contestación, se intercambiaron las siguientes comunicaciones:
- En fecha 8 de octubre de 2019, el Demandado remitió al Centro un correo electrónico por medio del que solicitaba acompañar a su escrito de contestación dos fotografías, las cuales justificarían según su punto de vista que la pérdida del Nombre de Dominio conllevaría un perjuicio a sus clientes. En otras palabras, el Demandado afirma que por la prestación de servicios informáticos de creación de subdominios que incluyen las palabras “google” y “maps” para la localización geográfica de los comercios de sus clientes a través de la renombrada aplicación de GOOGLE, los mismos clientes han hecho uso de estos subdominios en el tráfico comercial (folletos publicitarios, etc.), por lo que la perdida del Nombre de Dominio conllevaría un perjuicio económico para sus clientes y, en consecuencia, para él.
- En fecha 8 de octubre de 2019 el Centro acusó recibo de la Comunicación Suplementaria del Demandado por medio de la que se acompañaba una fotografía, informándole que le compete al Experto determinar si debe considerar y/o admitir la Comunicación Suplementaria, o en su caso, pedir nuevas medidas procesales.
- En fecha 10 de octubre de 2019 el Demandante remitió a su vez una Comunicación Suplementaria cuyo objeto ha sido adjuntar la decisión del Centro de fecha 27 de septiembre de 2019, notificada en fecha 7 de octubre, Google LLC v. Antonio Mesa García,
Caso OMPI No. D2019-1837, referente a los nombres de dominio
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día4 de octubre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia con fecha 3 de octubre de 2019, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hechoa) La Demandante posee numerosos registros de marcas que consisten o contienen la palabra “google”, anteriores a la fecha de registro del Nombre de Dominio, entre los que figuran los derechos sobre las siguientes marcas con efectos en España:
- Marca de la Unión Europea No. 1104306, GOOGLE, denominativa, registrada el 7 de octubre de 2005, en las clases 9, 35, 36 y 42;
- Marca de la Unión Europea No. 10081073, GOOGLE, figurativa, registrada el 16 de diciembre de 2011, en las clases 9, 35, 36 y 42;
- Marca internacional No. 881006, GOOGLE, mixta, registrada el 12 de enero de 2006, en las clases 9, 38 y 42 y designando la Unión Europea, así como las siguientes jurisdicciones: Australia, Bulgaria, Belarús, China, República de Corea, Croacia, Islandia, Japón, Kenya, República de Moldova, Noruega, Rumanía, Federación de Rusia, Singapur, Suiza, Turquía y Ucrania.
b) La Demandante es una empresa multinacional estadounidense conocida mundialmente. En 1998, Larry Page y Sergey Brin, fundaron Google y comenzaron a usar el nombre en relación con un motor para mejorar la búsqueda en Internet. En pocos años, Google revolucionó el acceso de cualquier persona a la información, en cualquier lugar del mundo y en más de cien idiomas.
c) El producto principal de la Demandante es su motor de búsqueda, sin embargo, también ofrece otras utilidades como, para lo que aquí importa, la aplicación Google Maps, que se lanzó en febrero de 2005. Google Maps permite insertar mapas en sitios web de terceros y ofrece un localizador para empresas y otras organizaciones en numerosos países de todo el mundo. En 2015, Google Maps llegó a más de mil millones de usuarios.
d) La Demandante es titular del nombre de dominio
e) El Demandado es el titular del Nombre de Dominio
A.1. La Demandante considera que el Nombre de Dominio es idéntico hasta el punto de crear confusión con sus Derechos Previos, por los siguientes motivos:
- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre el término “google” que forma parte del Nombre de Dominio, por ser titular de una pluralidad de marcas de la Unión Europea e internacionales cuya denominación es idéntica o incluye el término “google” para una amplia gama de productos y servicios. Estos Derechos Previos se basan, entre otros, en la titularidad de los signos distintivos descritos en los antecedentes de hecho al inicio de la presente Decisión.
- La Demandante alega que es propietaria de cientos de nombres de dominio que consisten en o contienen la denominación “google”, entre los que se encuentran
- La Demandante alega que su marca GOOGLE ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, siendo una marca renombrada (Anexo 16, véanse también Anexo 17 y 17.1 – 17.5) ofreciendo bajo dicho signo distintivo una amplia gama de productos y servicios relacionados con la informática e Internet, software, hardware y otras tecnologías. Refiere que su producto principal es su motor de búsqueda, sin embargo, ofrece también otras utilidades web como Google Maps, Google Books, etc.
- La Demandante dice que el Nombre de Dominio reproduce su marca GOOGLE en su totalidad, y que la inclusión del vocablo “maps” al final del Nombre de Dominio aumenta el riesgo de confusión entre el nombre de Dominio en disputa y las marcas registradas GOOGLE del Demandante, y que incluso dicha inclusión refuerza la asociación por parte de los usuarios y consumidores entre el Nombre de Dominio y los servicios de mapeo/localización que proporciona la Demandante.
- La Demandante considera en conclusión que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca GOOGLE de su titularidad, por suponer una relación de afiliación y/o comercial con la primera.
A.2. La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, por los siguientes motivos:
- La Demandante afirma con carácter principal que sus marcas GOOGLE gozan de reputación mundial y que ello acredita de forma inequívoca la ausencia de derechos por parte del Demandado.
- La Demandante dice que el Demandado no tiene ningún derecho sobre los signos GOOGLE para identificar sus servicios en el mercado y, como prueba de ello, cuando la Demandante contactó con el Demandado para solicitar la transferencia y/o cancelación del nombre de dominio en disputa, el mismo Demandado no afirmó en ningún momento que tuviera ningún interés legítimo, más bien, demostró ser plenamente consciente de la existencia de los derechos del Demandante sobre la marca GOOGLE y de su uso de Google Maps para identificar el renombrado servicio de mapas web (Anexos 19-34). En consecuencia, el Demandado obtuvo el Nombre de Dominio en disputa solo porque consiste o incluye las marcas renombradas del Demandante, lo que implica que se genere tráfico y beneficios para el Demandado.
- La Demandante alega asimismo que el uso de sus marcas por parte del Demandado implica un aprovechamiento indebido del renombre de tales signos.
- No existe ninguna relación comercial entre el Demandante y Demandado que pueda justificar el citado uso por su parte, como demuestra la correspondencia intercambiada entre las partes (Anexos 19-34). Además, la Demandante afirma que se debe excluir cualquier buena fe por parte del Demandado, puesto que también utilizó otros nombres de dominios que incluían las palabras “google” y “maps” para ofrecer, bajo diferentes tarifas, servicios de mapeos idénticos a los ofrecidos por Google Maps.
- La Demandante afirma que en virtud de todo lo expuesto, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
A.3. La Demandante considera que el Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:
- La relevancia e importante difusión de las marcas GOOGLE, representan una indicación muy clara de que el Demandado tenía conocimiento previo de la existencia de dichas marcas antes de registrar el Nombre de Dominio objeto de disputa, tratándose de una evidencia que no ha sido discutida por el Demandado como demuestra la correspondencia intercambiada entre las partes.
- Por ello, la Demandante considera que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe y con pleno conocimiento de que empleando los signos renombrados de la Demandante, sus clientes y/o usuarios de Internet, establecerían una vinculación y/o afiliación con el origen empresarial y los servicios de la Demandante.
- El registro realizado por el Demandado del Nombre de Dominio no puede responder a otro motivo que no sea a la expectativa de obtener un beneficio, tratando de atraer intencionalmente, con ánimo de lucro a los usuarios de Internet, creando la posibilidad de confusión con la marca del Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado o sus servicios.
- Aunque el Nombre de Dominio en disputa no está asociado a una web, tanto la tenencia de otros dominios que incluyen las marcas de la Demandante, como la tenencia pasiva del Nombre de Dominio en disputa – registro de bloqueo –, a la vista del efectivo conocimiento de los signos de la primera, permite concluir sobre la existencia de mala fe del Demandado. Además, refiere la Demandante que existe una amenaza real y seria, en el supuesto de que el Demandado redireccione en el futuro el nombre de Dominio a un sitio web, pues ello solamente podría tener la finalidad de aprovecharse indebidamente de la reputación de los derechos del Demandante.
- Se destaca por parte de la Demandante que las mismas afirmaciones del Demandado (correo de 12 de julio de 2019, Anexo 34) que pidió el pago de EUR 25.000 por la cancelación de varios nombres de dominio, entre los que se encuentra el Nombre de Dominio, es una evidencia adicional e incontestable de mala fe del Demandado.
- A la vista de los argumentos expuestos, la Demandante concluye que el Demandado registró y está usando el Nombre de Dominio de mala fe, a sabiendas de la existencia de la actividad de la Demandante y de la fama de la marca de su titularidad.
B. DemandadoEl Demandado contestó a las alegaciones formuladas por la Demandante dentro del plazo establecido, esto es el 16 de septiembre de 2019, con base en los siguientes motivos:
- El Demandado refiere que el Nombre de Dominio carece de página web y de emails, utilizándolo básicamente para cubrir una carencia que tiene Google Maps. En otras palabras, refiere que solo utiliza el Nombre de Dominio para crear links cortos y personalizados a lugares y negocios.
- El Demandado también refiere que registró varios nombres de dominios que incluyen las marcas de la Demandante para cubrir la que se define por él como carencia de servicios prestado por la Demandante.
- El Demandado también refiere que a fecha de hoy ha cancelado 10 nombres de dominios, quedándole por cancelar el Nombre de Dominio objeto de disputa y que, por medio de su actividad no perjudica a la actividad de la Demandante.
- El Demandado también manifiesta que el Nombre de Dominio no ha sido registrado con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet o crear confusión.
- Además, el Demandado considera que el hecho de ser Local Guide de Google, demuestra que ha habido una relación entre el Demandante y el Demandado.
- Por todo ello, el Demandado considera que el registro no es de mala fe, ni siquiera que está perjudicando a la Demandante.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y
(iii) El Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de ambas Partes, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.
Además, para la adopción de la presente Decisión, el Experto admite los documentos aportados por ambas partes por medio de las comunicaciones suplementarias de fecha 8 de octubre de 2019 y 10 de octubre de 2019, respectivamente del Demandado y de la Demandante, de las que ha recibido traslado por parte del Centro.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosPara apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el Nombre de Dominio, en este caso
En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de varias marcas de la Unión Europea, con efecto en España, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre la marca GOOGLE a favor de la Demandante.
De la comparativa realizada entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión, al reproducirse íntegramente la marca GOOGLE, y aunque el término “maps” pueda considerarse un término de diccionario (que no sirve para evitar la similitud confusa bajo el primer requisito del Reglamento), en realidad identifica un renombrado servicio ofrecido por la Demandante bajo el signo GOOGLE. En este sentido, la Demandante acompaña por medio del Anexo 16 varios precedentes reconociendo el citado carácter notorio de las marcas GOOGLE.
Es por lo tanto evidente que el Nombre de Dominio guarda una similitud hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante (en particular con las marcas en vigor de la Demandante, que a mayor abundamiento es conocida como marca notoria y/o renombrada, como se indica en otras decisiones anteriores citadas por la Demandante y por los rankings acompañados como documento 17 y subdocumentos 17.1 – 17.5 (véase Google LLC v. Antonio Mesa García,
Caso OMPI No. D2019-1837)).
Así pues, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosLa segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio.
Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo o probatio diabolica, lo cual muchas veces resultaría imposible – como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos, en el supuesto que nos ocupa, la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el Nombre de Dominio.
A juicio de este Experto, si por un lado la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes, coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimidad por parte del Demandado, resulta que por otro lado la posición del Demandado se ha caracterizado por una completa ratificación de los hechos expuestos por la Demandante, no habiendo negado las circunstancias del registro, más bien al contrario, confirmándolas en su integridad. En esencia, las motivaciones alegadas como base de la no transferencia del Nombre de Dominio por el Demandado no son de recibo por la evidente composición del Nombre de Dominio que comprende la marca GOOGLE y coincide con el servicio de mapas web (Google Maps) de la Demandante, conllevando un evidente aprovechamiento del renombre de los signos ajenos a los efectos de obtener un beneficio económico para su empresa y/o la posibilidad de crear un riesgo de confusión por asociación implícito con el servicio Google Maps de la Demandante.
En consecuencia, la contestación a la Demanda no ha desvirtuado las afirmaciones de la Demandante, s siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y este último no aporta prueba que demuestre lo contrario, como ocurre en el presente supuesto, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.
La Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:
La Demandante afirma y acredita que su marca GOOGLE ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, considerándose marca renombrada.
El Demandado no posee ninguna autorización para usar la marca de la Demandante, ni ha acreditado tener un interés legítimo sobre la citada marca y, una prueba evidente de ello es la correspondencia intercambiada entre las partes.
No existe entre la Demandante y el Demandado ningún tipo de relación comercial, más allá de que el Demandado se defina y haya actuado como Local Guide, contribuyendo a subir información en las reseñas de Google Maps de forma totalmente voluntaria, conducta esta que por sí sola no implica ninguna relación comercial entre las partes de la presente disputa que justifique el registro y/o uso del Nombre de Dominio.
El Demandado alega que registro el Nombre de Dominio con la finalidad de crear subdominios cortos y personalizados para sus clientes, prestando además otros servicios adicionales. Este uso a los efectos del Reglamento no es un uso del que se deriven derechos o intereses legítimos como se verá a continuación.
Un factor fundamental para considerar el uso del Nombre de Dominio como legítimo, es que dicho uso no sugiera, incluso de manera implícita atendiendo a la composición del Nombre de Domino, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio del Experto, este factor no concurre en el presente caso por muchas razones: la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, en el Nombre de Dominio, las propias manifestaciones del Demandado, hace que sea evidente la correlación falsaria con las marcas de la Demandante, que impide considerar que el Nombre de Dominio es utilizado de forma legítima y leal o no comercial.
Por todo lo anterior, el Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feLa tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
2) El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
3) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
5) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.
La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas con efectos en España registradas como GOOGLE. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de GOOGLE, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado y, en efecto, así se desprende de la correspondencia cursada entre las partes.
La mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos alegados por una demandante, se puede fundamentar en el conocimiento por el demandado de la existencia de dichos Derechos Previos de la demandante teniendo en consideración la composición Nombre de Dominio. Es más, también para este Experto, el hecho de registrar un nombre de dominio que reproduce una marca renombrada es por si solo un indicio de la mala fe en el registro (véase Google LLC v. Antonio Mesa García,
Caso OMPI No. D2019-1837).
A mayor abundamiento, de la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones, sobre el renombre de su marca tanto en España como a nivel internacional, se deduce la existencia de indicios más que suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del Nombre de Dominio, el Demandado tenía perfecto conocimiento de la marca GOOGLE de la Demandante y lo habría registrado por coincidir en su segundo nivel con el nombre del servicio Google Maps de la Demandante. Como señalábamos, una coincidencia fruto de la casualidad habría sido altamente improbable, más aún si se trata de la marca GOOGLE que en el año 2019 y según la consultora Interbrands, la sitúa en el número 3 del mundo del ranking de mejores marcas.
La contestación a la Demanda por el Demandado, sin ofrecer una explicación justificada a los efectos del Reglamentto acerca de los derechos o intereses legítimos, necesariamente debe llevar a concluir que la finalidad pretendida al registrar el Nombre de Dominio era, precisamente, la de beneficiarse atrayendo usuarios de Internet y/o demostrando una apariencia de asociación en sentido de tener una afiliación con la marca de la Demandante, siendo manifiesta la confusión que esta produce con la marca de la Demandante, dada la composición del Nombre de Dominio.
Además, el hecho de que el Demandado en su correo de fecha 12 de julio de 2019 haya supeditado la cancelación de los nombres de dominio que incluyen la marca GOOGLE, entre los que se encuentra el que es objeto de disputa, al pago de la cantidad de EUR 25.000 por parte de la Demandante, no hace más que confirmar que se ha tratado de un registro de mala fe.
En efecto, aunque no se trata del alegato principal de la Demandante para acreditar el registro de mala fe, la petición de una suma económica desproporcionada respecto de los costes habituales del registro de un nombre de dominio puede ser considerada una prueba de la existencia de dicho requisito. El Experto aprecia que efectivamente el Demandado solicita la suma de EUR 25.000 por varios nombres de dominio. El Demandado no contradice el hecho de que se ha solicitado tan exagerada cifra por la venta del Nombre de Dominio junto a otros que no son objeto de la presente Decisión. La suma de dinero solicitada expresa el ánimo de lucro del Demandado en relación con el Nombre de Dominio. El Experto considera que el Demandado estaría actuando de mala fe de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Reglamento.
Además, el registro del Nombre de Dominio a los efectos del Reglamento por parte del Demandado no puede ampararse en la aplicación del principio según el cual “el primero que llega es el primero que tiene el derecho”, ya que, el Demandado no ha presentado sustento alguno que justifique el registro y uso del Nombre de Dominio de buena fe. Especialmente si se tiene en cuenta que el Nombre de Dominio se corresponde íntegramente con el servicio de la Demandante que comprende una marca renombrada a nivel mundial.
A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha actuado de mala fe a los efectos del Reglamento.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 28 de octubre de 2019