La Demandante es ING GROEP N.V., Países Bajos, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es Bertoli Inocencio, España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Pdr Ltd.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de octubre de 2019. El 21 de octubre de 2019, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de octubre de 2019, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de octubre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de noviembre de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de noviembre de 2019.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 4 de diciembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una entidad bancaria de origen holandés que opera a nivel internacional y en España, siendo pionera en España de un modelo de negocio no presencial, ofreciendo servicios de banca telefónica y electrónica a través de Internet, además de cierto número de sucursales físicas. En España, según ha podido comprobar el Experto, la Demandante presta sus servicios de operativa bancaria a través de Internet mediante su página web corporativa identificada por el nombre de dominio
La Demandante opera bajo las marcas coincidentes con su denominación social, ING, ING DIRECT, ING GROUP (o ING GROEP), así como otras marcas relacionadas con diversos productos, que incluyen las denominaciones “ing” o “ing direct” como principales (como ING SEGUROS, ING APLAZA, ING SIEMPRE CUBIERTO, ING DIRECT FRESH BANKING, ING PEOPLE IN PROGRESS, ING DIRECT BUSINESS IN PROGRESS, etc.), siendo titular de un notable número de marcas registradas para servicios bancarios y financieros, así como otros productos y servicios relacionados con su principal actividad. Son suficientemente representativos a los efectos de este caso, los siguientes registros de marca:
La Marca Internacional No. 729149 ING, denominativa, registrada el 23 de diciembre de 1999, para servicios de las clases 35 y 36, que designa España entre otras jurisdicciones;
La Marca Internacional No. 1278862 ING, figurativa, registrada el 13 de noviembre de 2015, para productos y servicios de las clases 16, 35 y 36, que designa la Unión Europea entre otras jurisdicciones;
La Marca de la Unión Europea No. 005357835 ING, figurativa, registrada el 13 de septiembre de 2007, para productos y servicios de las clases 16, 35 y 36;
La Marca Española No. 2438979 ING, figurativa, registrada el 22 de julio de 2002, para servicios de la clase 38.
El nombre de dominio en disputa
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que, consecuencia del uso intensivo, prolongado y constante de sus marcas en relación con servicios financieros, éstas ostentan un elevado grado de reputación, siendo reconocidas por la generalidad del público español, como acreditan numerosos artículos de prensa publicados en los principales medios de comunicación, como son El País, El Mundo, ABC, Expansión o La Vanguardia, así como un estudio publicado en julio de 2019 por la consultora PWC (“20º aniversario de ING en España: dos décadas de contribución a la sociedad española”), que, entre otros datos, señala que la Demandante cuenta con cerca de 4 millones de clientes en España y una de cada diez de las hipotecas que se contratan en España es concedida por la Demandante. La reputación, amplia difusión y popularidad de la marca ING DIRECT ha sido reconocida en decisiones previas bajo el Reglamento, como ING GROEP N.V. v. Javier Burgos Pérez,
Caso OMPI No. DES2009-0013.
Que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a las marcas de la Demandante, ya que reproduce su marca principal ING junto con el término inglés “offshore”. El término “ing” es un término de fantasía carente de significado propio y el término “offshore” es frecuentemente utilizado en el sector bancario e impositivo, haciendo referencia a paraísos fiscales y esquemas bancarios diseñados para eludir el pago de impuestos en el país en el que reside una persona física o se encuentra domiciliada una persona jurídica. El nombre de dominio en disputa genera, por tanto, una asociación indeseada entre la marca ING y determinadas prácticas bancarias, así como un alto riesgo de confusión por asociación con las marcas de la Demandante.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Se ha comprobado mediante búsquedas en Google, así como en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que el Demandando no es titular de ninguna marca que se corresponda con el nombre de dominio en disputa. Debido al carácter renombrado de las marcas de la Demandante y la inclusión de forma idéntica de la marca ING en el nombre de dominio en disputa, resulta inconcebible que el Demandado no conociera esta marca cuando registró del nombre de dominio en disputa y pueda desarrollar un uso legítimo u ostentar un interés legítimo sobre el mismo.
Que, con carácter previo a la presentación de la Demanda, la Demandante requirió en dos ocasiones al Demandando, sin que éste contestara a sus comunicaciones.
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe. Dada la notoriedad, reputación y fuerte presencia en Internet de la marca ING (anterior al registro del nombre de dominio en disputa), así como su inclusión idéntica en el nombre de dominio en disputa añadiendo un término referido al mismo sector en el que opera la Demandante (el sector financiero), es inconcebible que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado sin conocimiento previo de la existencia de la Demandante y de sus marcas.
Que, cuando se registra un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que el mismo pueda ser objeto de un uso legítimo de buena fe. El nombre de dominio en disputa, aunque no alberga contenido, fue registrado con la finalidad de perturbar la actividad comercial de la Demandante, revelando su mera existencia un riesgo de asociación susceptible de desviar el tráfico de los usuarios hacia el mismo. La tenencia pasiva o passive holding del nombre de dominio en disputa no impide considerar que exista un uso del mismo de mala fe, ya que implica una forma de uso al impedir el registro del mismo a favor del legítimo titular de la marca.
Que, además, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado en la remisión de correos electrónicos para la promoción de servicios de banca offshore supuestamente vinculados a la Demandante. Se aporta un email recibido por un particular desde una dirección de correo electrónico creada con el nombre de dominio en disputa, reenviado por su destinatario a la Demandante para comprobar su legitimidad, que demuestra la intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante mediante la suplantación de su identidad en comunicaciones con clientes, pretendiendo obtener un desvío de fondos de manera ilegítima, así como atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al nombre de dominio en disputa y a las cuentas de correo electrónico vinculadas al mismo.
La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política”) y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesDe acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
- Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, dadas las similitudes con el Reglamento.
A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosEn primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, los nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante ha alegado ser titular de varios registros de marca nacionales, europeos e internacionales que designan España y/o la Unión Europea, que se encuentran, por tanto, protegidos en nuestro país. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.
El distintivo “ing” usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y prestar sus servicios, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el término “offshore”, separado mediante un guion, y el dominio de nivel superior bajo código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, este último carente de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A juicio del Experto, la adición del término “offshore” (separado por un guion del término “ing”), que se encuentra relacionado con el mismo ámbito en el opera la Demandante, al ser un término relacionado con el sector bancario e impositivo, no impide que la marca de la Demandante sea reconocible en el nombre de domino en disputa, existiendo, por tanto, similitud confusa con la Demandante y sus marcas.
Recordemos que, como recoge las secciones 1.7 y 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, cuando el nombre de dominio incorpora por entero una marca o cuando al menos un elemento dominante de la marca relevante es reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio es considerado normalmente idéntico o confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. En estos casos, la adición de términos (descriptivos, geográficos, peyorativos, sin significado, o cualquier otro) no evitará que se considere que existe tal similitud confusa dentro del primer elemento de la Política, aunque la naturaleza de tale(s) elemento(s) podrá ser tomada en consideración en el análisis del segundo y tercer elemento.
Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa resulta confusamente similar a las marcas que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosEl análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandando, por cuanto éste no ostenta ninguna marca que incluya las denominaciones “ing” o “offshore-ing” ni se encuentra autorizado para el uso de la marca de la Demandante, no encontrándose ligado a la misma por ningún tipo de relación.
El Demandado no ha contestado a la Demanda ni a los requerimientos previos que le fueron remitidos por la Demandante, no habiendo proporcionado ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Además, el nombre de dominio en disputa no alberga contenido alguno, habiéndose acreditado por la Demandante que el mismo ha sido utilizado para dirigirse a los clientes o potenciales clientes de la Demandante, suplantando su identidad, mediante correos electrónicos enviados desde una dirección configurada sobre el nombre de dominio en disputa.
El Experto nota que, efectivamente, el correo electrónico aportado por la Demandante como acreditación de estas alegaciones, proviene de una cuenta de correo electrónico configurada sobre el nombre de dominio en disputa, se encuentra redactado en inglés y ofrece la supuesta apertura de varias opciones de depósitos bancarios offshore, que, entre otros requisitos, precisan para su apertura y activación, el abono de una comisión de apertura (o “processing fee”) que asciende a EUR 1.550. Este correo electrónico se encuentra firmado por una persona física que se identifica en el pie del correo electrónico como “Private Banking Dept, ING Madrid”, es decir, como empleado del departamento de banca privada de la Demandante en Madrid.
El mencionado correo electrónico, a juicio del Experto, no puede calificarse como un uso legítimo de buena fe del nombre de dominio en disputa, sino al contrario, como un intento de suplantar la identidad de la Demandante con la intención de obtener un lucro económico, probablemente en un esquema fraudulento propio de un phishing bancario ilegal.
En este sentido, interesa recordar que las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento consideran categóricamente que el uso de un nombre de dominio para la realización de cualquier actividad ilegal nunca puede conferir derechos o intereses legítimos en el Demandado. Véase en este sentido la sección 2.13 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por tanto, (i) a la vista de la documentación aportada sobre la promoción y el conocimiento de la Demandante dentro del sector bancario español e internacional, que permite inferir que su marca ING había alcanzado notoriedad dentro de su sector y alto grado de conocimiento a nivel general por todo el público español, teniendo además una fuerte presencia en Internet, desde fecha anterior a aquella en la que se registró del nombre de dominio en disputa; (ii) la falta de uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios o a un uso legítimo no comercial; (iii) el uso demostrado del nombre de dominio en disputa para suplantar la identidad de la Demandante con fines lucrativos, en coreos electrónicos enviados a clientes o potenciales clientes de la Demandante, presuntamente dentro de un esquema de phishing para obtener fraudulentamente un beneficio ilegal y datos sensibles de sus destinatarios; y (iv) la ausencia de contestación a la Demanda o a los requerimientos previos efectuados antes de la presentación de la Demanda, que permita desvirtuar las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, el Experto considera demostrada la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que la documentación aportada por la Demandante sobre su presencia y la de sus marcas dentro del sector bancario español e internacional, permite inferir que sus marcas ING e ING DIRECT habían alcanzado notoriedad dentro de su sector, así como conocimiento generalizado por todo el público español, teniendo además una fuerte presencia en Internet, desde fecha anterior a aquella en la que se registró del nombre de dominio en disputa. Por lo que parece improbable que el Demandado, en el momento en que solicitó el registro del nombre de dominio en disputa, no conociera la marca ING que identifica a la Demandante, sus sucursales, su página web oficial relativa al mercado español (identificada por el nombre de dominio
Por otra parte, es relevante la naturaleza del nombre de dominio en disputa que integra de forma idéntica la marca de la Demandante ING, unida a un término que se refiere al mismo sector en el que opera la Demandante (el sector bancario). La denominación (“ing”) es altamente distintiva, al carecer de significado alguno en el diccionario español, no habiendo ofrecido el Demandando ninguna explicación que pueda justificar la inclusión de esta denominación en el nombre de dominio en disputa, unida al término “offshore”, sin conexión y sin conocer la existencia de la marca de la Demandante.
También es particularmente relevante, a juicio del Experto, la actitud deliberada del Demandado de no contestar a la Demanda ni a los requerimientos previos que le fueron remitidos por la Demandante.
Además, en nombre de dominio en disputa no alberga contenido alguno que pueda justificar un registro o uso de buena fe del mismo, habiendo sido utilizado para configurar una cuenta de correo electrónico desde la que se ha acreditado el envío de correos electrónicos a clientes o potenciales clientes de la Demandante, suplantando su identidad, con ánimo lucrativo, para ofertar la supuesta contratación de servicios bancarios relativos a depósitos offshore y presuntamente obtener datos sensibles de los contratantes en un esquema fraudulento de phishing. Estas actuaciones evidencian, a juicio del Experto, la mala fe del Demandando. Véase en este sentido la sección 3.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En definitiva, por tanto, todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que el Demandando conocía la existencia de la Demandante y de su marca ING, habiendo procedido al registro del nombre de dominio en disputa con la intención de aprovecharse de la reputación alcanzada por la Demandante, para utilizar el nombre de dominio en disputa de forma ilícita y fraudulenta, suplantando la identidad de la Demandante, haciéndose pasar como empleado de ésta, presuntamente con la finalidad de obtener datos sensibles de sus clientes o potenciales clientes, así como la supuesta contratación de depósitos offshore por los que se exigía una comisión de constitución o apertura considerable (de EUR 1.550).
Esta actuación, a juicio del Experto, perturba y perjudica la actividad comercial de la Demandante, constituyendo una actividad ilícita que claramente entraña mala fe del Demandado a los efectos del Reglamento, tanto en relación al registro como respecto al uso del nombre de dominio en disputa.
Por todo ello, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 19 de diciembre de 2019