La Demandante es Gas Monkey Holdings LLC, Estados Unidos de América, representada por Ballester Intellectual Property, S.L.P., España.
La Demandada es Gas Monkey Motor S.L., España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de diciembre de 2019. El 5 de diciembre de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de diciembre de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de diciembre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de enero de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de enero de 2020.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 8 de enero de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante forma parte del programa de televisión Fast n’ Loud, el cual se transmite en Europa desde 2013. En dicho programa aparece un taller de reparación de coches identificado bajo la denominación “Gas Monkey Garage”.
La Demandante es titular de numerosas marcas en diferentes jurisdicciones en relación a GAS MONKEY GARAGE. Así por ejemplo la marca internacional con efectos en España y la Unión Europea, con número de registro 1177759 y registrada el 8 de agosto de 2013.
La Demandada registró el nombre de dominio en disputa
La Demandada vio rechazada la solicitud de marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) sobre “Gas Monkey Motor” en la medida de que puede dar lugar a confusión/asociación en el consumidor, entre otras razones, por la coincidencia en el núcleo principal del signo GAS MONKEY de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante considera que existe identidad del nombre de dominio en disputa con sus Derechos Previos, la marca notoria no registrada y la denominación social estadounidense. Considera, además, que existe identidad de los servicios prestados por ambas partes. Es decir, el nombre de dominio en disputa incluye el elemento “Gas Monkey” de su marca y la Demandada no incluyó ningún elemento distintivo que le permitiese diferenciarse de sus marcas, por lo que se trata de una imitación injustificada de las marcas GAS MONKEY de la Demandante.
Por cuanto antecede la Demandante concluye respecto de este primer requisito que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de su titularidad.
Alega la Demandante que la Demandada no posee ningún título o registro previo en España o en el extranjero sobre “gas monkey” que le habilite para el registro y uso del nombre de dominio en disputa. La Demandante requirió a la Demandada mediante carta de cese y desistimiento de la expresión “gas monkey motor” y de la denominación social Gas Monkey Motor, S.L. que la Demandada nunca contestó.
Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, la Demandante manifiesta que en el sitio al que dirige el nombre de dominio en disputa se ofertan servicios de reparación y mantenimiento de vehículos. Actividades por las que es conocida la Demandante. Por ello concluye que la Demandada pretende atraer a su página web a clientes haciendo creer que hay algún tipo de relación o apoyo por parte de la Demandante.
En cuanto al registro la Demandante considera que habida cuenta al reconocimiento de las marcas GAS MONKEY GARAGE en el sector, no puede argumentarse que la Demandada no tenía conocimiento de los derechos anteriores de la Demandante.
B. DemandadaLa Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesConforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumple con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21(a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20(a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20(b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.
Con todo y antes de proceder al análisis de los tres requisitos, el Experto quiere hacer notar que el Reglamento se encuentra inspirado en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”, por sus siglas en inglés). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y resumidas en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosLa Demandante ha probado suficientemente ser titular de la marca GAS MONKEY GARAGE. La valoración de este primer requisito requiere una comprobación del Derecho Previo con el nombre de dominio en disputa
El hecho de que la Demandada sea titular de una denominación social idéntica al nombre de dominio en disputa será objeto de análisis del segundo requisito.
Hacemos notar que los dominios de nivel superior de código de país (“ccTLD”, por sus siglas en inglés) son normalmente irrelevantes a los efectos de este primer requisito de identidad o similitud confusa entre los Derechos Previos y los nombres de dominio en disputa.
Por tanto, habida cuenta de la reproducción de los elementos dominantes de la marca en el nombre de dominio en disputa el Experto considera cumplido este primer requisito a los efectos del artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosLa Demandante aporta indicios suficientes para reconocer la notoriedad de la marca GAS MONKEY GARAGE en España a los efectos del Reglamento.
La Demandante fundamenta su pretensión en la falta de derechos marcarios a nombre de la Demandada, así como en su falta de contestación a la carta de cese y desistimiento. Igualmente, considera la Demandante, que existe un uso y aprovechamiento de la marca GAS MONKEY GARAGE a fin de atraer a usuarios de Internet a su web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante, de su página web o servicio que figure en su página web.
En estas circunstancias debemos entender que, prima facie, la Demandante ha demostrado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. Por tanto, la carga de la prueba se desplaza a la Demandada.
Pues bien, y visto el silencio de la Demandada, el Experto nota que la composición del nombre de dominio en disputa invita al usuario normal a pensar en la existencia de algún tipo de relación entre las partes cuando ésta no existe. Ver sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Adicionalmente, en la valoración de este segundo requisito, el Experto tiene en cuenta lo siguiente: la denominación social de la Demandada y fecha de constitución como sociedad mercantil en 2015, la solicitud de marca de la Demandada ante la OEPM, así como la notoriedad de la marca GAS MONKEY GARAGE gracias al programa televisivo Fast n’ Loud y su repercusión mediática desde 2013 en España. Con todo ello concluye que no se pueden reconocer derechos o intereses legítimos a la Demandada. Es decir, la constitución de la Demandada es de fecha posterior al momento en que se dio a conocer ampliamente la marca de la Demandante. Por otra parte, tanto la elección de la denominación social de la Demandada “Gas Monkey Motor, S.L.”, como la solicitud de marca GAS MONKEY MOTOR ante la OEPM por la Demandada parecieran haber tenido por objeto eludir la aplicación del Reglamento o evitar que la Demandante pudiera ejercer sus derechos. Es decir, aunque el negocio o actividad de la Demandada sea legítima, no cabe construir el mismo con aprovechamiento de los derechos de terceros como todo apunta en el presente caso.
La Demandante, por tanto, ha demostrado que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl Reglamento impone al demandante la obligación de probar que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.
Ha quedado reconocido el valor de marca notoria de GAS MONKEY GARAGE a los efectos del Reglamento. En este sentido se tiene en cuenta la exitosa difusión del programa televisivo de la Demandante antes del momento de la constitución de la sociedad Demandada. En estas circunstancias se entiende, generalmente, que el registro de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe. Ver Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre,
Caso OMPI No. DES2006-0008. De esta manera, el Experto considera que la Demandada al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa tenían en mente la marca GAS MONKEY GARAGE de la Demandante.
Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa y, habida cuenta de la inexistencia de relación entre las partes, la reproducción del núcleo principal del signo o marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa permitiría concluir que existe un posible intento de suplantación por la Demandada. A mayor abundamiento, esa ausencia de relación entre las partes nos lleva a pensar que la Demandada ha intentado, intencionadamente, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.
Por cuanto antecede el Experto considera cumplido el tercer requisito.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 22 de enero de 2020