La Demandante es Škoda Auto A.S., República Checa, representada por Baker McKenzie, s.r.o., República Checa.
El Demandado es ETS François Sprl (Sprl Etablissements François A Rochefort), Bélgica.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es OVH HISPANO.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de diciembre de 2019. El 23 de diciembre de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de diciembre de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de enero de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de febrero de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de febrero de 2020.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 17 de febrero de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es el mayor fabricante y exportador de automóviles de la República Checa, que cuenta con una tradición de más de 120 años de historia. Desde 1991 la Demandante forma parte del grupo de empresas alemán Volkswagen, lo cual le ha permitido aumentar su influencia en el mercado europeo del sector del automóvil.
La denominación social de la Demandante incluye, desde el momento de su constitución, el término “Škoda”. La Demandante es asimismo titular de múltiples registros marcarios contenedores del término ŠKODA” desde el año 1929, entre ellas, la marca de la Unión Europea No 018007941 MYŠKODA, registrada en clases 9, 12, 36, 37, 38 y 39 el 7 de mayo de 2019, y la marca Internacional No 991107 ŠKODA, registrada en la clase 12 el 23 de diciembre de 1979, designando, entre otros, España.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 22 de enero de 2015 y actualmente resuelve a una página de pago por click.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
La Demandante es titular registral de múltiples marcas nacionales, internacionales y de la Unión Europea ŠKODA desde el año 1929, las cuales gozan de amplio conocimiento por el gran público.
El nombre de dominio en disputa está compuesto en su totalidad por la marca registrada de la Demandante, con las únicas variantes de la omisión de la diacrítica en idioma checo “Š” y la adición del posesivo en idioma inglés “my”, los cuales carecen de cualquier distintividad respecto de las marcas ŠKODA registradas por la Demandante.
La denominación social de la Demandante, que data de 1925, contiene también el término “Škoda“.
El Demandado se dedica a la venta de automóviles usados y es socio comercial de la empresa My Way, portal online que se dedica a la compra-venta de vehículos usados en el territorio de Bélgica. El Demandado no dispone de página web propia y la escasa información obrante sobre él en Internet descarta cualquier conexión con los productos o servicios de la Demandante.
El Demandado no tiene relación alguna con la Demandante, no dispone de derecho alguno sobre la marca registrada ŠKODA ni cuenta con autorización de la Demandante para el uso de sus marcas registradas como parte del nombre de dominio en disputa.
La página web a la que apunta el nombre de dominio en disputa redirige a una página de parking, contenedora de enlaces a anuncios de terceros y al aviso de que el nombre de dominio en disputa se encuentra en venta.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa en 2015, poco después de que la Demandante introdujese en el mercado la denominación “MyŠkoda”, bajo la cual opera en 39 países, incluido España, una aplicación móvil que sirve para facilitar, mejorar y hacer más eficaz la experiencia de sus clientes. Lo anterior evidencia el hecho de que, en el momento de registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado, éste era conocedor del proyecto de la Demandante. No en vano, el lanzamiento y publicación del proyecto de la aplicación MyŠkoda en el territorio de España se produjo al mismo tiempo en el que se procedió a registrar del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, lo que indica que el Demandado tenía conocimiento sobre los propósitos y necesidades de la Demandante en registrar el nombre de dominio en disputa, el cual fue registrado únicamente con el objetivo de perturbar la actividad comercial de la Demandante y la obtención de especular con su transmisión a terceros.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesLa presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosLa primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
En el presente procedimiento la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular de las marcas ŠKODA y MYŠKODA con efectos en múltiples jurisdicciones incluida España. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre las marcas ŠKODA y MYŠKODA.
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, procedería a continuación analizar si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término SKODA sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
En criterio del Experto, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que el primero se compone del posesivo en idioma inglés “my”, de la marca SKODA y del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.es”. A la vista de ello, resulta evidente a juicio del Experto la similitud confusa, ya que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca ŠKODA en su totalidad. Por otro lado, el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca MYŠKODA de la Demandante.
Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosLa segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Según decisiones reiteradas bajo el Reglamento, de cara a acreditar la concurrencia de este segundo elemento, resulta suficiente que la Demandante, con los medios de prueba a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, le corresponde a éstas, en el Escrito de Contestación, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.
En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Entre ellas, que el Demandado no es titular de ningún registro marcario contenedor del término “škoda”, no ha sido autorizado por la Demandante para el uso de su marca ni es conocido en el mercado por el nombre de dominio en disputa. A mayor abundamiento, el Demandado no realiza una oferta de buena fe de productos y/o servicios en el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa, pues al acceder al mismo, éste ofrece enlaces a sitios web de terceros y una nota que anuncia la venta del nombre de dominio en disputa, lo que no puede ser considerado en modo alguno como derecho o interés legítimo.
Por su parte, el Demandado ha dejado correr el plazo conferido para contestar a la Demanda planteada de contrario, desaprovechando el momento procesal oportuno para afirmar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Sobre la base de lo anterior, concluye el Experto que no concurren en este caso circunstancias que permitan considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dada la naturaleza del mismo, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feLa tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Entre otras, el Reglamento establece como prueba del registro o uso del nombre de dominio de mala fe el hecho de que el Demandado, al registrar el nombre de dominio en disputa, tuviese conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante.
En el caso en cuestión, el Demandado creó el nombre de dominio en disputa al albur de una marca notoriamente conocida en el mercado español en un momento en el que ésta era lanzada al mercado bajo el claim comercial “my Škoda”, lo que lleva irremediablemente a pensar que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y por razón del prestigio de la marca ŠKODA. Adicionalmente el nombre de dominio en disputa apunta a una página web de parking, que redirige a sitios web de terceros y donde una nota informa de la situación en venta del nombre de dominio en disputa. Sobre la base de cuanto antecede, se desprende que el Demandado conocía los signos distintivos de la Demandante y registró el nombre de dominio en disputa con el objetivo de perturbar la normal explotación de aquéllos por la Demandante y previsiblemente tratando de obtener una rentabilidad económica derivada de una transmisión del mismo a un tercero. Y aunque al tenor de lo dictado por el Reglamento sería suficiente para que concurriese el tercer elemento el registro o el uso de mala fe, en criterio del Experto, las circunstancias antes expuestas sirven para acreditar ambas circunstancias, concurriendo en consecuencia el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
El Experto estima, por ende, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 3 de marzo de 2020