La Demandante es ING Groep N. V., Países Bajos, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es Daniel Rolnik, Reino Unido.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio
El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Godaddy Iberia.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de febrero de 2020. El 11 de febrero de 2020, el Centro envió al Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de febrero de 2020, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de febrero de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de marzo de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de marzo de 2020.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 27 de marzo de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una entidad bancaria domiciliada en Países Bajos, la cual es titular de las siguientes marcas, entre otras alegadas:
- ING, marca internacional designando España, nº 0729149 (clases 35 y 36), con fecha de concesión 28 de diciembre de 2000;
- ING, marca internacional designando la Unión Europea, nº 0729149 (clases 35, 36), con fecha de solicitud 23 de diciembre de 1999;
- ING DIRECT, marca española nº 2274614 (clase 35), con fecha de concesión 20 de junio de 2000;
- ING DIRECT, marca española nº 2847755 (clases 35, 36), con fecha de concesión 16 de octubre de 2008;
- PLAN NARANJA DE ING DIRECT, marca española nº 2223760 (clase 36), con fecha de concesión 5 de mayo de 2000.
La Demandante es una de las entidades bancarias más conocidas del mercado español. Actualmente, cuenta con alrededor de cuatro millones de clientes en España, teniendo una cuota de mercado hipotecario próxima al 10 por ciento.
La Demandante ha invertido notables cantidades de dinero en publicidad, y es considerada como una de las entidades bancarias de referencia en el mercado español.
El nombre de dominio en disputa se registró el 24 de junio de 2019.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante alega lo siguiente:
Que ostenta Derechos Previos, los cuales consisten en numerosas marcas registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, todas las cuales incluyen bien el término ING, bien el término ING DIRECT.
Que es una de las entidades bancarias más relevantes de España, donde cuenta con cerca de cuatro millones de clientes, y que, a día de hoy, ha concedido uno de cada diez préstamos hipotecarios en ese país.
Que fue la primera entidad bancaria que se basó en un modelo de negocio no presencial, ofreciendo servicios por teléfono y por vía telemática, iniciando sus actividades en España en 1999. Es, asimismo, la entidad bancaria más recomendada del mercado español.
Que es una entidad bancaria muy conocida en España, teniendo un muy amplio reconocimiento sus marcas ING e ING DIRECT, según ha reconocido el Centro en ocasiones anteriores.
Que el nombre de dominio en disputa se limita a reproducir las marcas ING e ING DIRECT, siendo que ING es un término de fantasía que carece de significado alguno en castellano, razón por la que ostenta un elevado grado de distintividad.
Que, por ello, el nombre de dominio en disputa es susceptible de generar una asociación directa con las marcas de la Demandante ING e ING DIRECT.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que la Demandante haya podido encontrar en registros públicos o bases de datos internacionales derecho alguno inscrito a favor del Demandado. Tampoco la búsqueda en un motor de búsqueda ha arrojado resultado alguno en ese sentido.
Que antes de la interposición de la Demanda ante el Centro, la Demandante requirió al Demandado informándole de los Derechos Previos ostentados sobre el término ING e ING DIRECT, sin que el Demandado respondiera al requerimiento efectuado.
Que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, lo que se prueba por el hecho de que las marcas alegadas han sido utilizadas ampliamente por la Demandante con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, habiendo adquirido notoriedad y renombre antes de tal fecha. Alega la Demandante que el nombre de dominio en disputa fue registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante. Además, en la actualidad, el nombre de dominio disputado no aloja contenido alguno, lo que demuestra el uso actual de mala fe, asimismo.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosEl primero de los requisitos establecidos en el Reglamento consiste en determinar si entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos que alegue el demandante existe una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.
El Experto entiende que la Demandante ostenta Derechos Previos sobre las denominaciones ING e ING DIRECT. Tales derechos consisten en numerosas marcas que incorporan dichas denominaciones, la más longeva de las cuales fue registrada el 21 de agosto de 1998. Existen, asimismo, otras marcas de la Demandante con el nombre ING o ING DIRECT registradas a lo largo del año 2000 (como es el caso de la marca PLAN NARANJA DE ING DIRECT, registrada el 5 de mayo de 2000).
Por consiguiente, es evidente que la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido exigido por el Reglamento.
Por otro lado, de la comparación directa entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos alegados por la Demandante se observa que existe una identidad indudable, al coincidir enteramente, y ser reconocibles, tales derechos en el nombre de dominio en disputa. De hecho, el término ING se reitera al inicio y al final del nombre de dominio en disputa, lo que permite confirmar la anterior constatación. Hay numerosas resoluciones del Centro que apoyan esta conclusión, entre las que citamos las siguientes como más recientes: Alfred Dunhill, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Abdullah Altubayieb,
Caso OMPI No. D2017-0209; o Florida National University, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Toby Schwarzkopf,
Caso OMPI No. D2017-01381 .
El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La Política UDRP establece una serie de criterios para determinar si se da este requisito.
Se mencionan, entre otros, que el Demandado haya hecho preparativos para utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o que el demandado haya sido conocido por el nombre de dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar consumidores de internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.
Asimismo, si bien la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. numerosas resoluciones del Centro establecen que, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se sostiene que basta con que la Demandante acredite prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos puesto que el Demandado en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario y si no lo hiciere podrá considerarse probada la ausencia de derechos o intereses legítimos.
En el presente caso, el Demandado no se ha personado en el proceso, ni ha contestado la Demanda.
Por otro lado, de la prueba indiciaria aportada por la Demandante se deduce que los Derechos Previos no se asocian a bienes o servicios que el Demandado pueda ofrecer, sino más bien a los prestados por la Demandante. Los resultados indexados de motores de búsqueda son concluyentes en este sentido.
Asimismo, atendiendo a la naturaleza del nombre de dominio en disputa, el Experto considera que este conlleva un alto riesgo implícito de confusión por asociación (ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Por consiguiente, el Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feFinalmente, el demandante debe probar que el demandado registró o está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe.
La buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo por lo que no es exigible al demandante una prueba plena acerca de su existencia, ya que, de otro modo, se le estaría exigiendo una especie de probatio diabolica.
El Reglamento establece una serie de supuestos en los que se entiende que el nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o v) que el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.
En el caso actual, hay que partir del carácter renombrado de los Derechos Previos en España, lo que supone un amplio conocimiento de los mismos por el público en general. Asimismo, el Demandado fue requerido por la Demandante hasta en dos ocasiones, poniendo en su conocimiento, en todo caso, la existencia de los Derechos Previos. Dichos requerimientos no fueron respondidos por el Demandado, quien siguió usando el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el contenido alojado en el nombre de dominio en disputa no tiene nada que ver con la actividad de la Demandante, y consiste en un genérico ofrecimiento de servicios de diseño de páginas web2 . Dado el carácter renombrado de los Derechos Previos, y la naturaleza del nombre de dominio en disputa, cualquier consumidor de los servicios de la Demandante podría confundirse respecto del origen de las prestaciones en cuestión, lo que representa una perturbación de la actividad de la Demandante.
Respecto del uso actual, aunque el Reglamento no exige cumulativamente un registro y un uso de mala fe, lo cierto es que, habiendo sido requerido el Demandado por la Demandante, y teniendo conocimiento efectivo del carácter renombrado de los Derechos Previos, no puede concebirse que el uso actual del nombre de dominio en disputa sea hecho de buena fe en el sentido del Reglamento. Esta opinión también está respaldada en numerosas decisiones del Centro (por todas, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías,
Caso OMPI No. D2000-0239).
Entiende el Experto, por tanto, que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo usado de mala fe.
7. DecisiónPor las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 11 de abril de 2020
1 Teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política UDRP. Igualmente, y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la “Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme” tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
21 La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa no resuelve en una página propia, sino que está aparentemente inactiva y dirige a los usuarios que acceden a la misma a una página que simula ser una versión antigua de la página de inicio del Agente Registrador 123 Reg.