La Demandante es N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek (Nedap), Países Bajos, representada por Gómez-Acebo & Pombo Abogados, España.
El Demandado es Xinhai Mining Machinery, China.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio
El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es Key-Systems GmbH.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de febrero de 2020. El 12 de febrero de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 13 de febrero de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de marzo de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de marzo de 2020.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 1 de abril de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoDe conformidad con la información que ha sido aportada al presente procedimiento, Nedap es una compañía centrada en la creación y diseño de soluciones tecnológicas que emplea a 700 empleados en el mundo. Tanto Nedap como su filial española, Nedap Iberia S.A, utilizan la denominación “Nedap” para distinguir los servicios que ofrecen a sus clientes.
Nedap Iberia S.A. es propietaria de diferentes registros marcarios (vid. Anexo 3 de la Demanda) entre los que destacamos las marcas españolas núm. 2.677.191 NEDAP SPAIN, concedida el 22 de septiembre de 2006 para servicios de la clase 37, y núm. 2.677.190 NEDAP IBERIA, concedida el 26 de abril de 2006 para productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45; Nedap es propietaria de los siguientes registros marcarios: las marcas internacionales con efectos en España núm. 0.484.184 NEDAP XS, concedida el 21 de febrero de 1986 para productos de la clase 9, la núm. 1.155.289 NEDAP LUXON, concedida el 19 de febrero de 2014 para productos de la clase 9, y la núm. 1.357.029 NEDAP COWCONTROL, concedida el 21 de diciembre de 2017 para productos y servicios de las clases 9 y 42 (en adelante, “Marcas NEDAP”).
Asimismo, la Demandante es propietaria de diversos nombres de dominio que contienen la denominación “Nedap”, entre ellos, destacamos
El Nombre de Dominio se registró el 29 de marzo de 2019 y la página web a la que dirige no tiene contenido alojado.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado reviste un carácter especulativo por los siguientes motivos:
A. El Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a las Marcas Nedap.
La Demandante es titular de las Marcas Nedap y emplea un nombre de dominio que contiene el término “Nedap”.
La Demandante identifica su actividad empresarial bajo las Marcas NEDAP.
Las Marcas NEDAP se encuentran contenidas en su totalidad en el Nombre de Dominio, produciéndose intercambiabilidad y una falta de diferenciación que deben llevar a concluir a cualquier observador imparcial que existe identidad entre ambos y, en todo caso, una posibilidad de confusión entre los signos en cuestión.
B. El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio puesto que:
La Demandante alega que es la única y plena titular de los derechos de marca sobre el término “Nedap, término de fantasía que resulta de la apócope del nombre completo de la mercantil “N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek”, por lo que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo previo sobre dicho término. A mayor abundamiento, su filial española, Nedap Iberia S.A, contiene el término “Nedap” empleado en el Nombre de Dominio.
El Demandado no posee ninguna marca concedida sobre la denominación “Nedap”, ni dispone de ningún derecho que le permita el uso de la denominación “Nedap” en el Nombre de Dominio. La Demandante aporta, como Anexo 4 de su demanda, los resultados obtenidos de las búsquedas efectuadas en las bases de datos públicas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en las cuales se puede observar que el Demandado no es titular de ninguna solicitud o registro de marca y/o nombre comercial idéntico o similar, ni relacionado de alguna forma con NEDAP.
El Demandado no figura como distribuidor autorizado de la Demandante ni tampoco posee licencia para el uso de las Marcas NEDAP, ni autorización de ningún tipo. Tampoco puede existir interés legítimo por el mero hecho de asociar públicamente las Marcas Nedap con una empresa que no tiene relación, directa o indirecta, con la Demandante.
C. El Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, dado que:
La Demandante considera imposible que el Demandado no conociese – en el momento de registro – los derechos marcarios e intereses legítimos de la Demandante sobre la denominación “Nedap”. Y ello, por la amplia actividad mercantil y empresarial desarrollada por Nedap en España y en la Unión Europea, así como por el carácter notorio de las Marcas NEDAP.
La Demandante afirma que el Nombre de Dominio tiene alojado una web “parking”, por lo que no contiene una oferta propia de buena fe de productos o servicios.
La Demandante intentó ponerse en contacto con el agente registrador del Demandado para proceder a la compra del Nombre de Dominio o tratar de obtener información sobre el uso del Nombre de Dominio. Sin embargo, recibió una respuesta negativa a través de un chat automático que no se ha aportado con la Demanda y, por tanto, no ha podido examinarse.
La Demandante entiende que el uso de las Marcas NEDAP en el Nombre de Dominio busca atraer a usuarios y seguidores de la Demandante creando una falsa asociación.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosEn el caso que nos ocupa, la Demandante ha acreditado que posee Derechos Previos que protegen el término “Nedap”, referidos en la sección 4 de la presente Decisión, los cuales consisten en las Marcas NEDAP (en adelante, Derechos Previos).
Una vez ha sido constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, queda examinar si el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con las Marcas NEDAP sobre las cuales la Demandante ostenta Derechos Previos.
En primer lugar, la comparación debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” por resultar irrelevante al tratarse de un requisito técnico para el registro del Nombre de Dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en Automobiles Peugeot c. Wang Liqun,
Caso OMPI No. DES2018-0002 y Etude Corporation c. Miguel Ángel Grandia Ruiz,
Caso OMPI No. DES2018-0020.
La Experta considera que entre el Nombre de Dominio y las Marcas NEDAP, existe similitud hasta el punto de crear confusión porque existe una reproducción íntegra del término “Nedap”, elemento distintivo de las marcas registradas por la Demandante. Así, la inclusión completa de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión. En este sentido, puede señalarse la decisión Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov,
Caso OMPI No. D2011-14741 .
A la luz de lo anterior, la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos al demostrar que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con las Marcas NEDAP sobre las que la Demandante tiene Derechos Previos.
B. Derechos o intereses legítimosEl segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
La Demandante es quien tiene la carga de probar que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tienen a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.
En este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como el caso LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master,
Caso OMPI No. D2010-0138; AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr.,
Caso OMPI No. D2005-0485; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,
Caso OMPI No. D2003-0455; y Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,
Caso OMPI No. D2004-0110.
Atendiendo a las evidencias y alegaciones efectuadas por la Demandante, el Demandado no dispondría de derechos o intereses legítimos que le amparen en el uso de las Marcas Nedap en el Nombre de Dominio. No consta que el Demandado esté vinculado a la Demandante, ni que sea conocido en el mercado bajo el nombre de “Nedap” o el Nombre de Dominio. Tampoco consta que tenga autorización para el uso o explotación de las Marcas NEDAP de la Demandante, tal y como ha señalado la Demandante en su Demanda (vid. Anexo 4 de la demanda).
Por otro lado, el hecho de que el Demandado disponga de un Nombre de Dominio con el vocablo “Nedap” no supone per se la existencia de un derecho o interés legítimo. De esta manera lo han entendido expertos en decisiones anteriores como en el caso Compagnie Générale Des Etablissements Michelin c. Alberto Lopez Fernández,
Caso OMPI No. DES2014-0006, en el que se concluyó que “el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes”. Siendo el Nombre de Dominio confusamente similar a las Marcas NEDAP titularidad de la Demandante (al reproducir únicamente el principal elemento común de las mismas), no se puede calificar el posible uso del Nombre de Dominio como un uso del que se puedan derivar derechos o intereses legítimos, especialmente cuando el Nombre de Dominio es susceptible de producir en los usuarios de Internet confusión por asociación con la Demandante.
De este modo, la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Dado que el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, se tiene por acreditado el cumplimiento del segundo requisito.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
En primer lugar, la Experta nota, tal y como se analizó en el segundo elemento, que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las Marcas NEDAP titularidad de la Demandante al reproducir únicamente el principal elemento común de las mismas (y el más distintivo), esto es el término “Nedap”. En consecuencia, la Experta considera que dicha similitud con las Marcas NEDAP apunta a que el registro del Nombre de Dominio por el Demandado es de mala fe.
Según la Demandante, el Nombre de Dominio remite a una web “parking”. Ahora bien, analizando la prueba aportada como Anexo 5 de la Demanda, parece que la web alojada se encuentra inactiva pues, en la captura de pantalla aportada, puede leerse claramente un mensaje de error al cargar la página. No se ha aportado prueba que indique el contenido de alguna web alojada en el Nombre de Dominio ni tampoco que el mismo se ofrezca para la venta. La propia Demandante afirma que intentó comprarlo recibiendo una respuesta automática.
Por ello, debemos remitirnos a la doctrina de la tenencia pasiva, que encuentra su origen en Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,
Caso OMPI No. D2000-0003. En este caso, el experto entendió que el hecho de que un nombre de dominio “se emplee de mala fe” no se limita a la acción positiva, estando la inacción dentro del concepto. Por ello, en palabras del experto “es posible que, en determinadas circunstancias, la inactividad del demandado equivalga a que el nombre de dominio se utilice de mala fe.”
Así las cosas, la Experta debe examinar el resto de las circunstancias que rodean el caso a fin de determinar si el Demandado actúa de mala fe. En Rba Edipresse, S.L. c. Luis Rosety Fernández,
Caso OMPI No. D2009-1030, el experto concluyó que “el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca altamente reconocida, no puede ser considerado un uso de buena a los fines de la Política”.
En este caso concreto, la Experta considera que la tenencia pasiva del Nombre de Dominio por parte del Demandado no impide un fallo de mala fe. Las circunstancias particulares que llevan a esta conclusión son las siguientes: (i) Las Marcas NEDAP son ampliamente conocidas como lo demuestra su uso en España y otros países, así como el elevado número de empleados que tiene en la actualidad, y (ii) el Demandado no ha aportado prueba alguna de que haya hecho o esté previsto que vaya a hacer un uso de buena fe del Nombre de Dominio. Por todo ello, no es posible concebir un uso activo plausible, real o previsto, del Nombre de Dominio por parte del Demandado que no sea ilegítimo pues por la naturaleza del Nombre de Dominio, su uso podría llevar que exista confusión por asociación con las Marcas NEDAP o con la identidad de la Demandante.
A la luz de estas circunstancias particulares, se concluye que la titularidad pasiva del Nombre de Dominio reviste mala fe de acuerdo al artículo 2 del Reglamento.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio
Carolina Pina-Sánchez
Experta
Fecha: 16 de abril de 2020
1 La Experta nota las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP.