La Demandante es Omega SA, Suiza, representada internamente.
El Demandado es Jideofor Igbelina, Nigeria.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de febrero de 2020. El 28 de febrero de 2020, el Centro envió al Registro por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de marzo de 2020, el Registro envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de marzo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de abril de 2020. El 16 de marzo de 2020 el Demandado contactó al Centro sin contestar formalmente a la Demanda. El 20 de marzo de 2020 la Demandante informó al Centro de que las Partes habían llegado a un acuerdo y solicitó la suspensión del procedimiento. El 3 de julio de 2020 la Demandante solicitó la continuación del procedimiento. El Centro fijó el nuevo plazo para contestar a la Demanda el 8 de julio de 2020, sin que el Demandado presentara ninguna alegación. El 20 de julio de 2020 el Centro notificó a las Partes el inicio del nombramiento de Experto.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 24 de julio de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una filial de The Swatch Group Ltd., diseñador, fabricante, vendedor y minorista de relojes de pulsera.
La Demandante es titular de las siguientes marcas con efectos en España.
- Marca Internacional (“MI”) No. 132141, OMEGA, denominativa, para clases 4,8 y 14, registrada desde el 11 de agosto de 1947.
- MI No. 287840, OMEGA, mixta, para clases 4, 8, 9 y 14, registrada el 26 de agosto de 1964.
- MI No. 765501, OMEGA, denominativa, para clase 14, registrada el 24 de septiembre de 2001.
- Marca de la Unión Europea (“UE”), No. 7320229, OMEGA, denominativa, para clases 3, 14, 16, 25, 28, 37, 41 y 42, registrada el 16 de diciembre de 2008.
- Marca UE No. 008148892, OMEGA, mixta, para clases 3, 9, 14, 16, 25, 28, 35, 37, 38 y 41, registrada el 19 de junio de 2009.
El nombre de dominio en disputa es
La Demandante afirma ser una filial de The Swatch Group Ltd., diseñador, fabricante, vendedor y minorista, líder mundial de relojes de pulsera, titular de las marcas de relojes más conocidas.
Alega en su Demanda que el nombre de dominio en disputa incorpora totalmente su famosa marca OMEGA y, en estos casos, ha de considerarse, normalmente, que dicho nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, como se ha afirmado en la sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Además, continúa argumentando que la adición de la palabra inglesa “watch”, que significa “reloj”, al nombre de dominio en disputa no impide que sea confusamente similar a la marca de la Demandante. Tampoco la extensión “.es” supone diferenciación alguna ya que se trata de la designación del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés).
A estos efectos cita el caso Omega S.A. v. Domain Admin,
Caso OMPI No. DME2011-0001, semejante al actual.
La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos porque el nombre de dominio en disputa es dirigido a una página de parking en la que se ofrece en venta, lo cual no puede considerarse una oferta de buena fe de bienes o servicios. Alega también que la tenencia pasiva de un nombre de dominio es una conducta típica de cybersquatters que podría indicar mala fe. Además, el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa ni ha sido autorizado por la Demandante para el uso de su marca.
La Demandante alega que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el fin de venderlo a la Demandante que posee Derechos Previos. Así, el Demandado, en correo de 24 de febrero de 2020, ofreció al CEO del Grupo al que pertenece la Demandante la venta del nombre de dominio en disputa.
Añade la Demandante que gracias a la reputación mundial de su marca OMEGA, ésta goza de alto renombre reconocido en decisiones del Centro. Por ello afirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe ya que no puede creerse que el Demandado no lo conociese y su elección fuese fruto de la casualidad.
Por último, solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.
B. DemandadoEl Demandado contactó con el Centro por correo electrónico el 16 de marzo de 2020, tres días después de la Notificación de la Demanda, sin contestar formalmente a ésta. Habiéndose suspendido el procedimiento a petición de la Demandante por estar acordando con el Demandado la transferencia del nombre de dominio en disputa, sin embargo, la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento, dándose nuevo plazo al Demandado para contestar la Demanda sin que éste presentara ninguna alegación.
6. Debate y conclusionesDe acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.,
Caso OMPI No. DES2006-0005; Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.,
Caso OMPI No. DES2006-0003; y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.,
Caso OMPI No. DES2006-0014).
Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosEl Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.
La Demandante es titular de tres Marcas Internacionales que designan España, entre otros países, así como dos marcas con protección en la Unión Europea y por tanto, con efectos en España, como se ha relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dichas marcas consisten en la denominación OMEGA. Todas las marcas de la Demandante son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.
Siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.
En este caso, la marca de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo. Siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.8, el hecho de que en el nombre de dominio en disputa se haya añadido el término “watch” no evita que éste sea confusamente similar a la marca de la Demandante.
Por otra parte, la inclusión del ccTLD “.es” no puede considerarse como relevante ya que es el indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman,
Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.,
Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini,
Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño,
Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.,
Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosLa Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último.
Es muy importante reseñar que el Demandado tiene alojado el nombre de dominio en disputa en una página de parking y venta de nombres de dominio y poco antes de presentarse la Demanda, el CEO de la matriz de la Demandante recibió una oferta de venta del nombre de dominio en disputa, cuyo origen parece ser de la página de parking en la que está alojado el nombre de dominio en disputa, aunque no resulta claramente de la oferta recibida. En esta oferta se hacía clara alusión a que el nombre de dominio en disputa estaba en relación con la filial, hoy Demandante, y sus actividades y servicios y se manifestaba que si no les interesaba la compra del nombre de dominio en disputa, buscarían otra compañía para su venta. Lo cierto es que, después de esto y tras el inicio del procedimiento, las Partes debieron entrar en contacto y llegaron a un acuerdo de transferencia hasta el punto de que la Demandante solicitó la suspensión del procedimiento para poder llevar a cabo dicha transferencia que el Demandado reconoció que estaba dispuesto a hacer. Finalmente, la transferencia no pudo concluirse aparentemente por cuestiones técnicas y la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento. El Centro concedió nuevo plazo al Demandado para contestar a la Demanda pero éste ya no envió sus alegaciones. Todo ello permite concluir que éste carece de derechos e intereses legítimos.
Por otra parte, la Demandante afirma que el Demandado no ha sido autorizado para usar la marca de la Demandante como nombre de dominio ni es conocido por el nombre de dominio en disputa. A falta de autorización o licencia de la Demandante, no puede considerarse como una oferta de bienes o servicios de buena fe, la que hace el Demandado al mantener el nombre de dominio en disputa en una página de parking y venta de nombres de dominio.
Por último, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícito. Así se explica en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEn el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.
Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.
Como ya se ha apuntado, los Derechos Previos de la Demandante datan de 1947 mientras que el registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa es de 12 de enero de 2020. Además, la marca de la Demandante goza de alto renombre.
Por otra parte, el término “watch” en el nombre de dominio en disputa es una palabra inglesa que significa “reloj” y que se refiere, precisamente, a la actividad de la Demandante, y no parece deberse al azar que el Demandado haya escogido el nombre de dominio en disputa.
Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa. No en vano, la oferta de venta que recibió el CEO del Grupo al que pertenece la Demandante pone de manifiesto que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con la finalidad de venderlo a quien resultaba más perjudicada por este registro.
Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa, al que se le ha añadido el término “watch” (“reloj” en inglés). También se pueden citar las decisiones The Gap, Inc. v. Deng Youqian,
Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot,
Caso OMPI No. D2009-0320.
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la marca de la Demandante. Por otra parte, el nombre de dominio en disputa jamás ha sido usado sino que siempre se ha encontrado alojado en una página de parking y venta de nombres de domino.
Estas circunstancias permiten al Experto, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita al Experto concluir de otra manera.
Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que, aunque la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no es base suficiente para afirmar un uso de mala fe, el hecho de que se haya mantenido en una página de parking y venta de nombres de dominio y haya sido, efectivamente, ofrecido en venta, permite concluir que su uso es también de mala fe.
De todo lo anterior que el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 8 de agosto de 2020