La Demandante es The North Face Apparel Corp., Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es Kristin Trommler, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de marzo de 2020. En la misma fecha, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de marzo de 2020, Red.es envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de las personas de contacto administrativo, técnico y financiero.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 18 de marzo de 2020. De acuerdo con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 7 de abril de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda en fecha 8 de abril de 2020.
El día 22 de abril de 2020, el Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hechoa) La Demandante posee los derechos sobre las siguientes marcas registradas con efectos en España:
- Marca española nº 957016 THE NORTH FACE, denominativa, solicitada el 4 de noviembre de 1980 y registrada el 5 de junio de 1981, para productos de la clase 25;
- Marca de la Unión Europea nº 1190693 THE NORTH FACE, denominativa, solicitada el 25 de mayo de 1999 y registrada el 27 de noviembre de 2000, para productos de las clases 18, 20, 22 y 25;
- Marca de la Unión Europea nº 3731502 THE NORTH FACE, denominativa, solicitada el 26 de marzo de 2004 y registrada el 22 de junio de 2005, para productos y servicios de las clases 35, 37 y41;
- Marca de la Unión Europea nº 5002746 THE NORTH FACE, figurativa, solicitada el 21 de marzo de 2006 y registrada el 15 de junio de 2007, para productos y servicios de las clases 9, 12, 18, 20, 22, 25 y 35.
b) La Demandante es una compañía norteamericana que fabrica y comercializa ropa, calzado y otros artículos deportivos de montaña y del sector del deporte, en general, que goza de una gran difusión y reputación entre el público consumidor.
c) La Demandada es la titular del nombre de dominio en disputa
A.1. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con sus Derechos Previos, por los siguientes motivos:
- La Demandante alega la importancia y difusión de los sus artículos deportivos en el mercado, así como su reputación entre el público consumidor. La Demandante acredita la reputación de sus productos a través de la información contenida en Wikipedia, en diversos artículos de prensa en España, y de los resultados de una consulta efectuada en Google sobre la denominación “North Face”, y que se refieren todos ellos a la Demandante (Anexo nº 2).
- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre la locución que forma parte del nombre de dominio en disputa, por ser titular de una pluralidad de marcas tanto españolas como comunitarias registradas bajo la denominación “The North Face”, que alega que representan signos notorios en el mercado entre el público consumidor. Estos Derechos Previos se basan, entre otros, en la titularidad de los signos distintivos descritos en los antecedentes de hecho. La Demandante acredita su titularidad sobre todas las referidas marcas, aportando las fichas de registro extraídas de los sitios web de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Anexo nº 3).
- La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca THE NORTH FACE de su titularidad, con excepción de la inclusión de la terminación “es”, que considera que hace referencia a la abreviatura internacional del país donde la Demandada promociona y comercializa artículos deportivos de la marca THE NORTH FACE – esto es, España –. Aporta para ello Decisiones anteriores dictadas por expertos bajo el Reglamento, en materia de riesgo de confusión, por las que se ha venido reconociendo con carácter general que el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria es constitutivo o su uso se realiza de mala fe.
A.2. La Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por los siguientes motivos:
- La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio nombre de la Demandada – esto es, Kristin Trommler –, ni es comúnmente conocido bajo la denominación “northfacees”, por lo que carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
- La Demandante afirma que la Demandada carece de derechos marcarios sobre la denominación “North Face”, lo que acredita aportando los resultados de una consulta realizada en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de todos los registros de marcas cuya denominación contenga la locución “North Face”, y que refleja que los únicos registros detectados son las marcas titularidad de la Demandante (Anexo nº 4).
- La Demandante alega que la documentación aportada demuestra la notoriedad de la marca THE NORTH FACE y que, por lo tanto, es absolutamente improbable que la Demandada pueda alegar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre dicha denominación.
- La Demandante afirma que la Demandada trata de hacerse pasar por ella al identificar su página web como “The North Face Spain Shop”, “Powered by The North Face Spain Shop” o “Outlet The North Face Madrid – Ofertas Sudadera, Pantalones, Chaquetas North Face”, además de utilizar los signos gráficos de la Demandante, lo que no puede considerarse un uso de buena fe ni supone otorgarle a la Demandada un derecho o interés legítimo.
A.3. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, con carácter principalpor el siguiente motivo:
- La Demandante alega que, dado el carácter notorio de la marca THE NORTH FACE y su importante proyección internacional, con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa por la Demandada, es posible afirmar que la Demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa
La Demandada no contestó a las alegaciones formuladas por la Demandante, por lo que, con arreglo al artículo 16 e) del Reglamento, la controversia ha de ser resuelta con base en la Demanda.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el Código de País correspondiente a España (“.ES”), para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencia de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosPara apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa, en este caso
En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de, al menos, una marca española y tres marcas de la Unión Europea, que comprenden la denominación “North Face”, con efectos de protección vigentes en España, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre la marca THE NORTH FACE a favor de la Demandante.
De la comparativa realizada entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos probados por la Demandante, el Experto concluye que existe casi una práctica identidad, al reproducirse íntegramente la denominación “North Face” añadiéndole a tal denominación el vocablo “es” antes del ccTLD correspondiente a España. La terminación “es” es un elemento que simplemente hace referencia a la abreviatura internacional del país donde la Demandante promociona y comercializa artículos deportivos de la marca THE NORTH FACE – esto es, España – y que en ningún caso impide una conclusión de similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante.
Resulta por lo tanto evidente que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante.
Así pues, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosLa segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo o probatio diabolica, – como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos–, en el supuesto que nos ocupa, la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa.
Cabe observar que, si por un lado la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del titular del nombre de dominio en disputa, resulta que, por otro lado, la posición de la Demandada se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.
En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que la Demandada desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y este último no demuestra pruebas de lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.
En particular, La Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en los siguientes elementos, a saber:
- La Demandada no es comúnmente conocida bajo la denominación “NORTHFACEES” en el mercado;
- La Demandada carece de derecho marcario alguno sobre la denominación “North Face”, al no ser titular de ningún registro vigente a su favor;
- La Demandante alega que la documentación aportada demuestra la notoriedad de la marca THE NORTH FACE y que, por lo tanto, es absolutamente improbable que la Demandada pueda alegar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre dicha denominación.
- La Demandante afirma que la Demandada trata de hacerse pasar por ella al identificar su página web como “The North Face Spain Shop” o “Outlet The North Face Madrid – Ofertas Sudadera, Pantalones, Chaquetas North Face”, además de utilizar los signos gráficos de la Demandante, lo que no puede considerarse un uso de buena fe ni supone otorgarle a la Demandada un derecho o interés legítimo.
Por todo lo anterior, el Experto infiere que, de la calificación por la Demandante de la conducta de la Demandada como parasitaria, la Demandante nunca ha autorizado a la Demandada a explotar sus productos y, en consecuencia, sus Derechos Previos, el haber indicado que la Demandada “da a entender falsamente que se trata de la filial española de la Demandante” y el propio hecho de activar el presente procedimiento para la recuperación del nombre de dominio en disputa. Asimismo, la composición del nombre de dominio en disputa, junto con las argumentaciones esgrimidas y los documentos que acompaña (incluyendo el uso del nombre de dominio en disputa), confirman un riesgo creado por la Demandada que lleva a confusión ya que el nombre de dominio en disputa (y su web) se asocia con la marca de la Demandante y por tanto la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
El Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la segunda de las circunstancias exigidas en el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feLa tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
a) Que la Demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
b) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
c) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
d) Que la Demandada, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
e) Que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.
La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas con efectos en España registradas como THE NORTH FACE, así como de su notoriedad entre el público consumidor en el mercado. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de THE NORTH FACE, hubiera podido escapar al conocimiento de la Demandada.
La mala fe en el registro o en el uso de un dominio confusamente similar con los Derechos Previos alegados por la Demandante se puede fundamentar en el conocimiento por la Demandada de la existencia de dichos Derechos Previos de la Demandante.
De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones sobre la notoriedad de su marca tanto en España como a nivel internacional, se deduce la existencia de indicios más que suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del nombre de dominio disputado, la Demandada tenía conocimiento de la marca THE NORTH FACE de la Demandante, habiendo registrado el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de su similitud con los Derechos Previos. Como señalábamos, una coincidencia fruto de la casualidad habría sido altamente improbable.
Asimismo, el uso de las marcas de la Demandante en la página web explotada bajo el nombre de dominio en disputa, cuya actividad es precisamente la de comercializar sudaderas, pantalones, chaquetas y otros artículos deportivos que aparentemente se corresponden con los productos fabricados y comercializados por la Demandante, demuestra que la Demandada tenía perfecto conocimiento de la existencia de Derechos Previos. En este sentido, el Experto ha podido observar que la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para comercializar supuestamente productos de la Demandante. En efecto, la página web contenida incluye en su encabezado y en su parte inferior una de las marcas THE NORTH FACE en su combinación gráfica, pudiendo el usuario de dicho sitio web supuestamente acceder a los distintos modelos de prendas y accesorios deportivos para su compra, siendo evidente que quien explota el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa quiere hacerse pasar por una filial de la Demandante (dada la leyenda “The North Face Spain Shop” o un distribuidor oficial y/o autorizado. Pues bien, el hecho de utilizar el sitio web perteneciente al nombre de dominio en disputa, reproduciendo el logo de la Demandante, no hace sino reforzar que la Demandada conocía las marcas de la Demandante a la hora de registrarlo buscando aprovecharse de su similitud y confusión con la marca THE NORTH FACE.
Al respecto, son diversas las decisiones que han reconocido que el uso de las marcas de la parte demandante en la página web contenida en el nombre de dominio, mediante la explotación de los productos identificados con los derechos previos de la misma, y sin expresar qué relación mercantil mantiene el demandado con la demandante, puede acreditar la mala fe del titular del nombre de dominio en disputa. En este sentido, se pueden citar la Decisión emitida por este Experto en el Skechers U.S.A., INC. II v. S.S.,
Caso OMPI No. DES2018-0048 , además de las siguientes Decisiones: Nite Ize, Inc. c. Colconcuba, Jair Meza Blanco,
Caso OMPI No. DES2016-0026; Xiaomi, Inc. v. Hongrong Yang,
Caso OMPI No. DES2018-0036; Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Societé en commandite par action v. José Antonio Muñoz Gallardo / Neumáticos Online, S.L. / TODONEUMATICO ONLINE SL,
Caso OMPI No. DES2013-0027.
A mayor abundamiento, la ausencia de contestación por parte de la Demandada, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar, necesariamente deben llevar a concluir que la finalidad pretendida al registrar el nombre de dominio en disputa es la de lucrarse, atrayendo usuarios de Internet a su sitio web por la manifiesta confusión que esta produce con los Derechos Previos de la Demandante.
Por consiguiente, la ausencia de contestación y de prueba en contrario llevan a este Experto a considerar que el registro del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe, concurriendo por tanto el tercero de los elementos previstos en el Reglamento.
En conclusión, la Demandada utiliza de forma ilegítima los Derechos Previos de la Demandante, con la voluntad de captar la atención de los consumidores y atraer tráfico comercial a su página web, con ánimo de lucro y, como define el apartado c) del artículo 2 del Reglamento, generando confusión entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, pues se identifica como si fuera la verdadera THE NORTH FACE y presenta un catálogo de artículos deportivos designados bajo la marca de la Demandante con ánimo de comercializarlas en base a dicha confusión.
A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que la Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Dr. Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 6 de mayo de 2020