La Demandante es Instagram, LLC., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, Francia.
El Demandado es Igor’ Munizca, Ucrania.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de marzo de 2020. El 19 de marzo de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de marzo de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de abril de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de abril de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de abril de 2020.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 13 de mayo de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una empresa dedicada a comercializar una aplicación informática perteneciente a lo que, comúnmente, se denomina redes sociales. La característica intrínseca de esta aplicación es que permite subir y compartir en línea fotografías y vídeos.
La Demandante comenzó su actividad comercial en 2010 y, en la actualidad, cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales.
La Demandante es comúnmente denominada por el público en general “Instagram”, y es una de las aplicaciones más visitadas del mundo, estimándose que ocupa el puesto vigésimo noveno por número de visitas.
La Demandante cuenta con numerosos nombres de dominio formados por la palabra “Instagram”, entre los que se citan
La Demandante es titular, además, de varios registros marcarios sobre el término “Instagram” en distintos países del mundo, entre los que se citan los siguientes:
- Marca de los Estados Unidos núm. 4146057, INSTAGRAM, registrada el 22 de mayo de 2012;
- Marca de los Estados Unidos núm. 4795634, INSTAGRAM (figurativa) registrada el 18 de agosto de 2015;
- Marca de la Unión Europea núm. 014493886, INSTAGRAM, registrada el 24 de diciembre de 2015; y
- Marca internacional Núm. 1129314, INSTAGRAM, registrada el 15 de marzo de 2012, designando entre otros la Unión Europea;
La marca INSTAGRAM tiene un carácter renombrado.
El nombre de dominio en disputa se registró el 30 de mayo de 2019.
El nombre de dominio en disputa redireccionaba a un sitio web en español (
La Demandante envió un requerimiento al Demandado el 4 de diciembre de 2019, en el que le conminaba a cesar en el uso del nombre de dominio en disputa, alegando los derechos de la Demandante sobre la marca INSTAGRAM, y solicitándole la transmisión del mismo. A raíz del citado requerimiento, el Demandado redireccionó el nombre de dominio en disputa al sitio web “https://smmus.es”, donde se puede observar el mismo logotipo , e incluso se puede observar lo siguiente: “Comprar Instagram”, seguido de las palabras “Seguidores”, “Likes”, “Vistas” y “Comentarios”.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante señala que es titular de Derechos Previos en el sentido establecido en el Reglamento. En este sentido, alega la titularidad de diversas marcas que incluyen el término “Instagram”, destacando la marca internacional núm. 1129314 INSTAGRAM, registrada con efectos desde el 15 de marzo de 2012, designando la Unión Europea, siendo que el nombre de dominio en disputa se registró el 30 de mayo de 2019.
Asimismo, señala la Demandante que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas INSTAGRAM de su titularidad, sin que en ese análisis deba tenerse en cuenta el código de país correspondiente (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.com.es”.
Además, señala la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el Demandado no reúne ninguno de los requisitos previstos en el artículo 4(c) de la Política uniforme de la ICANN para la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas. Así, el Demandado no es licenciatario de la Demandante, ni se le ha autorizado de ningún modo a utilizar la marca INSTAGRAM de la Demandante, ni ha hecho uso del nombre de dominio vinculado a una oferta de buena fe de servicios o bienes. De hecho, en la actualidad el nombre de dominio en disputa se redirige al sitio web “https://smmus.es” que ofrece la venta de “seguidores”, “me gusta”, “visualizaciones” y “comentarios” de Instagram, habiéndose generado cantidades tan elevadas que no es factible que se hayan hecho de forma no fraudulenta. Además, la sección “Términos y Privacidad” del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa contiene un aviso en el que se indica que “smmus.es” no está afiliado a la Demandante, a Facebook (empresa matriz de la Demandante) ni a ningún tercero de la Demandante de “ninguna manera”.
Tampoco puede el Demandado, señala la Demandante, defender que es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.
Finalmente, indica la Demandante que el nombre de dominio en disputa se registró o está siendo usado de mala fe. Se apoya en que la marca INSTAGRAM es intrínsecamente distintiva y muy conocida en todo el mundo en relación con una red social de intercambio de fotografías en línea. Dado ese carácter mundialmente conocido es difícil argumentar que el Demandado no tenía conocimiento de aquella marca en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.
Respecto del uso, señala la Demandante que el Demandado ha intentado deliberadamente atraer, para obtener una ganancia comercial, a usuarios de internet al sitio web del nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión con la identidad de la Demandante en cuanto al origen, el patrocinio, la vinculación o el respaldo de su sitio web, tal y como establece el Reglamento (artículo 2). Ello se demuestra por el hecho de que el Demandado redirige aquel sitio web a otro que ofrece la venta de “me gusta” o “seguidores”, sirviéndose así de la marca INSTAGRAM de la Demandante para aumentar el tráfico de su otro sitio web (“https://smmus.es”).
En cualquier caso, dado el amplio conocimiento de la marca INSTAGRAM en el mundo, simplemente no puede haber un uso de buena fe real, ya que invariablemente llevaría a un desvío engañoso y un aprovechamiento indebido de los derechos de la Demandante sobre sus marcas. Este carácter de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado está probado, igualmente, por el hecho de no contestar el requerimiento recibido.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones A. Identidad o similitud confusaLa Demandante es titular de diversos registros marcarios que incorporan el término “Instagram” en diferentes países. En particular, es titular de la marca de la Unión Europea núm. 014493886 INSTAGRAM, la cual fue registrada el 24 de diciembre de 2015, la cual tiene efectos plenos en España, como Estado miembro de la Unión Europea que es. Dado que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 30 de mayo de 2019 es evidente que la Demandante ostenta Derechos Previos sobre el término “Instagram”.
Por otra parte, este término “Instagram” es el que constituye la parte fundamental del nombre de dominio en disputa, coincidiendo literalmente con las marcas de la Demandante (Derechos Previos). No puede haber duda sobre esta cuestión.
Por consiguiente, dada la palmaria identidad entre los Derechos Previos y el nombre de dominio en disputa, entiende el Experto que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento (artículo 2).
B. Derechos o intereses legítimosEl Reglamento no contiene una definición de qué debe entenderse por derecho o interés legítimo, ni tampoco un listado enunciativo de circunstancias que se demostrarían derechos o intereses legítimos como sí lo tiene la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”).
Debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política, resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en la aplicación de la Política se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba por ejemplo en Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.,
Caso OMPI No. DES2006-0005; en Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.,
Caso OMPI No. DES2007-0006; o en Smarkets Limited c. Ioanis Zisis,
Caso OMPI No. DES2017-0030.
Tanto los expertos en la aplicación del Reglamento como de la Política, consideran que bajo el requisito de derechos o intereses legítimos, si bien la carga de la prueba recae en la Demandante, una vez que el Demandante satisface un caso prima facie deausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, ha de corresponder más bien al Demandado aportar evidencias, quien estará en mejor posición de aportar dichas evidencias de sus derechos o intereses legítimos que la Demandante. De entre las numerosas resoluciones del Centro que defienden esta interpretación, citamos a título de ejemplo Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited,
Caso OMPI No. D2004-0753.
En el presente caso, el Demandado no ha contestado la Demanda. La Demandante alude al hecho de que expertos en el análisis del segundo elemento bajo el Reglamento han hecho referencia a los criterios que emanan de la Política. A su vez, la Demandante señala que el Demandado no reúne ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4(c) de la Política, es decir, ni el Demandado es licenciatario de la Demandante, ni ha sido autorizado de ningún modo a utilizar sus marcas INSTAGRAM, ni ha hecho uso alguno del nombre de dominio en disputa vinculado a una oferta de buena fe de bienes o servicios.
La ausencia de argumentos defensivos por parte del Demandado, la composición del nombre de dominio en disputa, unido al hecho incontestable del caso prima facie establecido por la Demandante, respecto de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado con respecto al nombre de dominio en disputa, llevan al Experto a considerar probado el segundo de los requisitos previstos en el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEn lo que respecta al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y basándonos en los comportamientos descritos en el artículo 2 del Reglamento, la Demandante ostenta marcas (Derechos Previos) de indudable carácter renombrado, cuyo término es INSTAGRAM, servicio de alojamiento de fotografías en línea mundialmente conocido.
Dado este carácter, considera el Experto que resulta altamente inverosímil que el Demandado desconociera la existencia de los Derechos Previos en el momento de registro del nombre de dominio en disputa. El solo hecho de registrar como nombre de dominio uno que coincide literalmente (excluido el ccTLD correspondiente) con la marca INSTAGRAM permite concluir que el registro no obedece a ninguna causa que se apoye en la buena fe, dado el riesgo de confusión por asociación que conlleva. Cualquier persona que accediera al nombre de dominio en cuestión puede confundirse respecto del origen empresarial del sitio web correspondiente a aquel nombre de dominio, y pensar que el mismo está regentado o gestionado por la Demandante.
Numerosas resoluciones del Centro establecen que el registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida permite inferir un registro de mala fe (Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center,
Caso OMPI No. D2000-0522; Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol,
Caso OMPI No. D2001-0489).
Finalmente, y en relación con el uso actual, considera el Experto probado que, efectivamente, el sitio web del nombre de dominio en disputa se redirige a otro sitio web (“http://smmus.es”) donde se mercadea con comportamientos laudatorios tipo “me gusta” o “seguidores”, cuyo número es decisivo para la toma de decisiones relacionadas con el tipo de negocio al que se dedica la Demandante (por ejemplo, comprando esos “me gusta” o “seguidores” el titular de una fotografía colgada en la red social oficial de la Demandante podría obtener mayores beneficios, puesto que las decisiones de potenciales anunciantes pueden basarse, y de hecho, se basan en el número total que acapara dicho titular). Este comportamiento o conducta puede identificarse con el desvío intencionado de tráfico de usuarios de internet a la página web del nombre de dominio “o a cualquier otra”, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web, lo que constituye un supuesto de uso de mala fe proscrito por el Reglamento.
Se da, por tanto, por cumplido el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 28 de mayo de 2020