La Demandante es Intesa Sanpaolo S.p.A., Italia, representada por Abogados Dauden SLP, España.
El Demandado es Moore Coulombe, España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2020. El 29 de abril de 2020, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de abril de 2020, Red.es envió al Centro vía correo electrónico su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de mayo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de mayo de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de junio de 2020.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 7 de junio de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es un grupo bancario con sede en la ciudad de Turín, Italia, resultado de la fusión entre las mercantiles Banca Intesa S.p.A. y Sanpaolo IMI S.p.A., el cual tiene un claro liderazgo en el mercado bancario italiano y fuerte presencia internacional, especialmente en Europa.
La Demandante es titular de distintas marcas con efectos en España contenedoras del término “Intesa Sanpaolo” registradas por la Demandante con carácter previo al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, a saber:
- Marca de la Unión Europea, no. 005301999 INTESA SANPAOLO, solicitada el 8 de septiembre 2006, registrada el 18 de junio, 2007 y actualmente en vigor para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 38.
- Marca de la Unión Europea, no. 005421177 INTESA SANPAOLO, solicitada el 27 de octubre de 2006, registrada el 5 de noviembre de 2007 y actualmente en vigor para distinguir productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42.
- Marca Internacional no. 920896 INTESA SANPAOLO, registrada el 7 de marzo de 2007 y actualmente en vigor para distinguir productos y servicios de las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42.
Igualmente, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que incluyen la marca INTESA SANPAOLO y que redirigen al sitio web oficial “www.intesasanpaolo.com”, a saber:
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El nombre de dominio en disputa
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante tiene un importante reconocimiento en el sector bancario, siendo uno de los principales grupos bancarios de la eurozona;
- La Demandante es titular, entre otras, de dos marcas de la Unión Europea INTESA SANPAOLO, registradas ambas más de trece años antes de la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa
- De una comparación del nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante INTESA SANPAOLO, se considera que existe identidad o, en todo caso, una extrema similitud claramente suficiente para generar confusión. Y ello, porque en el nombre de dominio en disputa se reproduce íntegramente la marca INTESA SANPAOLO, sin que la inclusión del elemento “-es” en el nombre de dominio en disputa dote a éste de relevancia a la hora de valorar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre el mismo y las marcas anteriores de la Demandante.
- El nombre de dominio en disputa se encuentra actualmente inactivo. Lo que es más, no hay constancia de que el Demandado haya usado nunca el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, este mantenimiento pasivo del nombre de dominio en disputa no significa que el nombre de dominio en disputa no esté siendo usado, sino que debamos hablar de una tenencia pasiva. En este sentido, el hecho de que la Demandante opere en el sector bancario, sumada a la clara identidad con los signos distintivos de la Demandante, invitan a pensar que la voluntad del Demandado no es otra que la de usar el nombre de dominio en disputa en el futuro para una actividad de phishing, directamente o a través de terceros potenciales adquirentes del mismo.
- La identidad existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no suponga una infracción de los derechos de aquélla.
- No cabe pensar que el Demandado no fuese conocedor de la marca notoria de la Demandante. Una simple búsqueda en Internet a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa habría facilitado al Demandado numerosas referencias a las marcas de la Demandante.
- En fecha 3 de abril del 2020 la Demandante envió una carta de cese y desistimiento al Demandado, a la cual el Demandado nunca respondió, lo que ha de ser considerado como un indicio de la existencia de mala fe.
Por todo lo anterior, entiende la Demandante que el nombre de dominio en disputa ha de ser transferido a su favor.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesLa presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosLa primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
En el presente procedimiento, la Demandante ha acreditado ser titular de la marca INTESA SANPAOLO con efectos en España, la cual se reproduce íntegramente en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior determina, en opinión del Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “intesa sanpaolo”.
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, procede examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término “intesa sanpaolo” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
En opinión del Experto el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca INTESA SANPAOLO sobre la cual la Demandante ostenta Derechos Previos, en tanto que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca en su integridad y esta es claramente reconocible en el mismo. El dominio de primer nivel correspondiente al código de país “.es” es un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio, y por lo general no es tomado en consideración en este análisis tal y como han afirmado de manera reiterada otros expertos.
Por todo lo anterior, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela similar hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosLa segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
A tal efecto, resulta necesario, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento, que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Así, en el marco de la Política UDRP se han venido identificando una serie de supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. Entre tales supuestos se lista la circunstancia de que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en disputa o haya efectuado preparativos demostrables para su utilización, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Pues bien, en el presente supuesto, la Demandante ha expuesto que el nombre de dominio en disputa no ha sido usado nunca por el Demandado, lo que sumado al carácter notorio de su marca invita a pensar que no puede haber otro interés en el Demandado en el registro del nombre de dominio en disputa que impedir el legítimo uso de la Demandante de su marca en el entorno digital a través de dicho nombre de dominio. Asimismo, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de asociación implícita con la Demandante.
A mayor abundamiento, el Demandado jamás respondió a la intimación de cese y transmisión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, ni tampoco ha contestado a la Demanda interpuesta de contrario, desaprovechando ambas ocasiones para exponer, de haberlos, sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, sobre la base de todo lo anterior, que no concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feLa tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
En el presente procedimiento concurren circunstancias que invitan claramente a pensar que el Demandado registró de mala fe el nombre de dominio en disputa en tanto que la marca INTESA SANPAOLO goza de carácter notorio, tal y como han reconocido numerosas decisiones previas del Centro, y no se entiende justificación a tal registro si no es con el fin de obtener un rédito posterior del mismo, bien mediante la transmisión onerosa a la Demandante, bien a través de la realización de cualquier práctica fraudulenta que pueda tener como objetivo la atracción de usuarios de internet a su sitio web de manera engañosa.
Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Además, como ya se señaló, el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de asociación implícita con la Demandante.
A la vista de estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo.
Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, el hecho de que no exista entre la Demandante y el Demandado ningún tipo de relación comercial, el hecho que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de asociación implícita con la Demandante, y que el Demandado se limite a una tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa son a juicio de este Experto circunstancias que revelan claramente la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 22 de junio de 2020