La Demandante es Innovation Fabrication Commercialisation Infaco, Francia, representada por DBK – Société d’avocats, Francia.
La Demandada es Summa Artis Comunicación S.L., España, representada internamente.
2. Los Nombres de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto los nombres de dominio
El Registro de los citados nombres de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es 1&1 IONOS.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de mayo de 2020. El 21 de mayo de 2020, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 22 de mayo de 2020, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 9 de junio de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de junio de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 26 de junio de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 7 de julio de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 10 de julio de 2020, tras analizar la documentación presentada por las Partes y notar que dos de los nombres de dominio en disputa redirigen a la página web de la Demandante, el Experto emitió una Orden de Procedimiento (número 1) solicitando a las Partes que, antes del 15 de julio de 2020, se pronunciaran sobre los siguientes extremos: (i) si ha existido o existe relación entre las Partes y, en su caso, los términos de dicha relación; (ii) si se ha llegado a algún tipo de acuerdo entre las Partes respecto a la titularidad o el uso de alguno o todos los nombres de dominio en disputa y, en su caso, los términos de dicho acuerdo; y (iii) si la redirección de los nombres de dominio en disputa
La Demandante es una empresa francesa, que opera a nivel internacional en el sector de la fabricación y venta de herramientas eléctricas o electro portátiles, principalmente podadoras, tijeras, atadoras y motosierras eléctricas, bajo las marcas ELECTROCOUP e INFACO. La Demandante opera en el mercado desde 1984 y actualmente distribuye sus productos en más de 45 países. En España, la Demandante no opera directamente sino a través de distribuidores exclusivos autorizados.
La Demandante es titular de varias marcas que contienen o consisten en las denominaciones “electrocoup” o “infaco”, de las que son suficientemente representativas para el presente procedimiento las Marcas de la Unión Europea Nos. 013453261 ELECTROCOUP, denominativa, registrada el 13 de abril de 2015 en la clase 7; y 01233442 INFACO, denominativa, registrada el 26 de noviembre de 2014, en la clase 7. Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que incorporan su marca INFACO, que albergan su página web oficial, través de la cual promociona sus productos, actividades y distribuidores oficiales en los diversos países en los que opera, en concreto
El nombre de dominio en disputa
El nombre de dominio en disputa
El nombre de dominio en disputa
Con arreglo a la documentación presentada por la Demandante, con anterioridad a la presentación de la Demanda, los nombres de dominio en disputa se encontraban ligados a una misma página web, en idioma español, en la que, bajo un encabezamiento que incluía en su parte izquierda la denominación “electrogroup” (incluyendo el término “electro” en letras mayúsculas y el término “group” con la letra inicial “g” en mayúscula y el resto en minúsculas) y un logo que representaba un triángulo formado por flechas en color verde, se vendían productos de las marcas de la Demandante INFACO y ELECTROCOUP. Esta página web reproducía fotografías de los productos contenidas en el sitio oficial de la Demandante y ofertaba una “revisión oficial” del “servicio oficial INFACO”, señalando que tal revisión prolongaba la garantía de los productos 3 años, consistiendo en la revisión de todas las piezas y puesta a punto completa, incluyendo “recogida por mensajero y entrega una vez revisada”.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante sostiene en la Demanda:
- Que, gracias a la inversión en promoción y desarrollo de productos, así como su presencia en el mercado desde 1984, siendo creadora de la primera podadora eléctrica en el mundo, las marcas INFACO y ELECTROCOUP son conocidas en todo el mundo.
- Que existe riesgo de confusión entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante. Los nombres de dominio en disputa 1 y 2 reproducen íntegramente las marcas ELECTROCOUP e INFACO, respectivamente, y el nombre de dominio en disputa 3 es casi idéntico a la marca ELECTROCOUP, solo varía una de sus letras, siendo un caso de typosquatting.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya no es licenciataria ni se encuentra autorizada para utilizar sus marcas INFACO y ELECTROCOUP. Los nombres de dominio en disputa están siendo utilizados para atraer a los usuarios de Internet a visitar el sitio web de la Demandada, que ofrece la venta de supuestos productos de las marcas de la Demandante.
- Que los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe. Dada la notoriedad de las marcas INFACO y ELECTROCOUP, la elección de los nombres de dominio en disputa no es fruto de mera coincidencia, sino que se realizó a propósito para generar riesgos de confusión y aprovechar la reputación de las marcas. La página web ligada a los nombres de dominio en disputa mantiene esta confusión, ya que oferta supuestamente los productos fabricados por la Demandante, pero su origen y autenticidad son cuestionables. Además, aumenta el riesgo de confusión la inclusión en dicha página web de fotografías de productos provenientes de la página web oficial de la Demandante, así como la oferta de servicios técnicos como una “revisión oficial” con una garantía, que parece dar a entender que se trata del sitio oficial de la marca.
- Que la Demandante remitió varios requerimientos a la Demandada (el 7, 17 y 24 de abril de 2020) relativos a los nombres de dominio en disputa 1 y 2, para que éstos fueran transferidos a su favor, no obteniendo contestación. Sin embargo, la Demandada anunció en su página de Facebook que los nombres de dominio en disputa 1 y 2 serían reenviados al nombre de dominio en disputa 3, lo que demuestra que la Demandada era consciente de que sus actos eran reprensibles.
La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política”) que considera aplicables al caso y solicita la transferencia de los nombres de dominio en disputa.
En contestación a la Orden Procedimental número 1, la Demandante manifiesta:
- Que no existe ninguna relación entre las Partes. La Demandada parece ser cliente de su distribuidor oficial en España, pero su distribuidor oficial que no representa a la Demandante, ni éste es titular de las marcas INFACO y ELECTROCOUP, por lo que no puede autorizar a un tercero el uso de estas marcas. Se aporta un extracto de la página web oficial de la Demandante relativo a sus distribuidores oficiales.
- Que no existe ningún acuerdo entre las Partes, tácito ni explícito, no habiendo concedido nunca ninguna licencia de uso de sus marcas en favor de la Demandada, prueba de ello son los requerimientos efectuados a la Demandada y las comunicaciones entre la Demandante y su distribuidor en España, ya aportados al procedimiento. Igualmente, la Demandada registró a su favor sin autorización el nombre de dominio
- Que la redirección de los nombres de dominio en disputa 1 y 2 a la página web de la Demandante es reciente y posterior a la presentación de la Demanda, no debiéndose a ningún acuerdo entre las Partes. Probablemente se efectuó para dar la impresión de actuar de buena fe, siendo consciente la Demandada de que el uso de tales nombres de dominio es litigioso.
B. DemandadaLa Demandada sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:
- Que las alegaciones de la Demanda son incompletas. Con anterioridad al requerimiento de la Demandante (de 7 de abril de 2020), ésta, a través de uno de sus distribuidores oficiales en España, ya había contactado con la Demandada. La Demandada negoció con dicho distribuidor oficial el cese en el uso y transferencia en favor de la Demandante de los nombres de dominio en disputa 1 y 2, permitiendo que continuara en el uso del nombre de dominio en disputa 3 así como la continuación de su actividad, que, hasta ese momento, se encontraba referida a la venta de productos y servicios únicamente de las marcas de la Demandante. En cumplimiento de este acuerdo verbal, la Demandada cesó en el uso de los nombres de dominio en disputa 1 y 2. La Demandante a través de su distribuidor oficial en España estuvo conforme con estos extremos, sin embargo, cambió de opinión incumpliendo tal acuerdo e instó el presente procedimiento.
- Que los nombres de dominio en disputa 1 y 2 no son utilizados por la Demandada, si bien se adquirieron legalmente y fueron utilizados de buena fe, pues siempre apuntaron a un comercio electrónico referido exclusivamente a productos y servicios de la Demandante adquiridos de sus distribuidores oficiales.
- Que el nombre de dominio en disputa 3 es la suma de dos palabras genéricas, “electro” y “group”, que se encuentran referidas a los productos comercializados, productos eléctricos o electrónicos de amplia tipología. No se trata de un caso de typosquatting pues no varía una sino dos letras, respecto a la marca ELECTROCOUP, siendo exagerado que esta marca abarque todas las posibles denominaciones en las que varíen dos de sus letras.
- Que la Demandada fue autorizada tácitamente para el uso de los nombres de dominio en disputa 1 y 2, durante los aproximadamente 2 años en los que éstos han sido utilizados. La Demandante era consciente de este uso ya que ha suministrado y cobrado los productos y servicios del comercio electrónico de la Demandada, a través de sus distribuidores oficiales, obteniendo los beneficios correspondientes. Todos los productos y servicios comercializados a través de la página web de la Demandada son originales, con trazabilidad, números de serie, sus correspondientes facturas y albaranes.
- Que la Demandada nunca ha actuado de mala fe ni ha pretendido perjudicar a la Demandante o hacerse pasar por ella, sino potenciar sus ventas y notoriedad en España, como así ha conseguido gracias a su esfuerzo. Todos los productos vendidos de las marcas de la Demandante y los servicios relativos a éstos han sido siempre originales, realizando servicios de recogida y entrega de maquinaria para su revisión en servicios oficiales, contando con las correspondientes facturas. Evidencia la buena fe de la Demandada que ésta dejara de utilizar los nombres de dominio en disputa 1 y 2, cuando así se lo requirió la Demandante a través de su distribuidor oficial en España, fruto del mencionado acuerdo verbal.
La Demandada solicita que se desestime la solicitud de transferencia de los nombres de dominio en disputa.
En contestación a la Orden Procedimental número 1, la Demandada manifiesta:
- Que existe una relación comercial entre las Partes a través de los distribuidores oficiales de la Demandante, ya que la Demandante no opera directamente en España. La Demandada ha adquirido y comercializado los productos y servicios de la Demandante, siendo ésta plenamente consciente de ello. Además, se trata de un sector pequeño y muy específico, con canales de distribución muy estrechos.
- Que existió un acuerdo verbal entre las Partes, negociado con uno de los distribuidores de la Demandante, si bien la Demandante cambió de opinión a pesar de lo negociado por su distribuidor e inició este procedimiento.
- Que la redirección de los nombres de dominio en disputa 1 y 2 a la página web de la Demandante, se ha realizado a exclusiva iniciativa de la Demandada, como culminación de los trabajos de migración de su página web al nombre de dominio en disputa 3, como muestra de generosidad y de buena voluntad, para que las Partes puedan continuar sus provechosas relaciones comerciales. La Demandada muestra además su voluntad de transferir los nombres de dominio en disputa 1 y 2 a la Demandante.
6. Debate y conclusionesLa resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otros términos sobre los que la Demandante alega poseer Derechos PreviosEn primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas europeas que consisten en las denominaciones “electrocoup” e “infaco”, que se encuentran protegidas y son válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento.
Respecto al análisis de la concurrencia del primer presupuesto o elemento de la Política, extrapolable al primer requisito del Reglamento, es importante destacar que en los casos en los que se incorpora íntegramente la marca relevante o al menos un elemento preponderante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, normalmente se considera que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a dicha marca relevante, a los efectos de la Política o del Reglamento. Además, en casos limitados específicos, un contexto más amplio del caso, como el contenido del sitio web que se aproveche de la reputación del demandante o un patrón de múltiples nombres de dominio que apunten a la marca del demandante en el mismo procedimiento, puede respaldar la consideración de que existe similitud confusa. También se ha destacado que el dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLDs”), y el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”), por su carácter técnico, generalmente carecen de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenidos en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política o del Reglamento. Véase en este sentido las secciones 1.7, 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Los distintivos usados como marcas por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar sus productos, se reproducen de forma idéntica e integra en los nombres de dominio en disputa 1 y 2, siendo las marcas ELECTROCOUP e INFACO directamente reconocibles en tales nombres de dominio en disputa. Estos nombres de dominio en disputa (1 y 2) añaden únicamente el ccTLD “.es”, que por su carácter técnico carece de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. Por tanto, el Experto concluye que los nombres de dominio en disputa 1 y 2 (
En relación al nombre de dominio en disputa 3 (
El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto ésta no se encuentra autorizada para el uso de las marcas de la Demandante, no siendo licenciataria ni distribuidora autorizada de la Demandante.
El Experto considera que el hecho de que la Demandada parezca ser cliente de un distribuidor oficial de la Demandante, no autoriza a la Demandada para usar las marcas de la Demandante ELECTROCOUP e INFACO, ni le otorgar derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa que reproducen estas marcas.
El Experto nota además que no se ha acreditado por la Demandada que ésta sea comúnmente conocida por los términos “electrocoup” e “infaco”, ni que sea titular de ninguna marca que consista o contenga estos términos o denominaciones.
La Demandada ha manifestado que registró y utilizó los nombres de dominio en disputa 1 y 2 en relación a un negocio de venta online de productos y servicios originales de la Demandante, adquiridos de sus distribuidores oficiales en España y limitados a tales productos o servicios originales, sin intención alguna de dañar a la Demandante o hacerse pasar por ella.
Sin embargo, un factor fundamental para considerar el uso de los nombres de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio del Experto, la propia naturaleza de los nombres de dominio en disputa 1 y 2, que incluyen, respectivamente, las marcas ELECTROCOUP y INFACO de la Demandante de forma íntegra e idéntica, crea un alto riesgo de confusión y de asociación implícito. Por lo que es difícil concebir la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto a los mismos, ya que, incluso aunque los mismos fueran utilizados de buena fe, sin ánimo de crear confusión, cumpliendo todos los requisitos cumulativos que para casos similares, en los que se alega un uso nominativo legitimo por parte de distribuidores o revendedores de productos o prestadores de servicios relativos a la marca relevante establece la doctrina derivada del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,
Caso OMPI No. D2001-0903 (el llamado “Oki Data test”), la confusión o riesgo de asociación se encuentra implícito en los propios nombres de dominio en disputa 1 y 2, al ser éstos idénticos a las marcas de la Demandante. Véase en este sentido la sección 2.8. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Es además relevante la conducta de la Demandada en relación a los referidos nombres de dominio en disputa 1 y 2, cesando voluntariamente en su uso, redireccionándolos a la página web de la Demandante y ofreciendo, en última instancia, su transferencia a favor de la Demandante.
Las referidas circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que la Demandada haya refutado la prueba prima facie presentada por la Demandante en relación a los nombres de dominio en disputa 1 y 2, no pudiendo entender que la Demandada ostente derechos o intereses legítimos respecto los mismos, estimando cumplido en cuanto a ellos el segundo requisito contenido el artículo 2 del Reglamento.
Respecto al nombre de dominio en disputa 3 (
Es también destacable que la página web de la Demandada (ligada al nombre de dominio en disputa 3) incluye su identidad en la nota de derechos de autor o copyright y no alude a ningún servicio de reparación calificado como “oficial”, sino que indica unidamente que la Demandada es especialista en reparaciones de productos de la marca INFACO. Por tanto, a juicio del Experto, no parece que esta página web induzca a error o confusión en los usuarios de Internet, ni parece que se haya buscado al registrar el nombre de dominio en disputa 3 la similitud o confusión con la marca de la Demandante ELECTROCOUP, sino simplemente el registro, como nombre de domino, de la denominación que constituye e identifica la tienda virtual y física de la Demandada.
Además, la referida denominación “electrogroup” no resulta idéntica a ninguna de las marcas de la Demandante y aunque guarda cierta similitud con la marca ELECTROCOUP, es conceptualmente diferente, estando compuesta por términos comunes dentro del sector de productos y servicios a los que se refiere el negocio de la Demandada.
Todas estas circunstancias determinan a juicio del Experto, que la Demandante no ha logrado establecer que la Demandada no ostente derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa 3 en el sentido del Reglamento, estimando no cumplido en cuanto a este nombre de dominio en disputa el segundo requisito contenido el artículo 2 del Reglamento.
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala feEl tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El estándar de prueba aplicable en los casos de la Política y del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La Demandada ha reconocido que registró los nombres de dominio en disputa 1 y 2, ya que los mismos se encontraban disponibles, aun teniendo conocimiento de la existencia de las marcas de la Demandante ELECTROCOUP e INFACO. Dada la identidad de estos nombres de dominio en disputa 1 y 2 con las marcas respectivas de la Demandante, la confusión o afiliación resulta implícita por la propia naturaleza de estos nombres de dominio, por lo que, en un balance de probabilidades, resulta probable que el registro de los mismos buscara, una asociación con las referidas marcas y el potencial riesgo de confusión.
También es destacable la reacción de la Demandada ante el requerimiento previo a la Demanda y ante la notificación de la Demanda, no ofreciendo justificación alguna de su actuación respecto a los nombres de dominio en disputa 1 y 2, sino, simplemente dejando sin contenido estos nombres de dominio en disputa, para proceder, posteriormente a la notificación de la Demanda, a redireccionarlos a la página web de la Demandante, e incluso anunciar su voluntad de transferir éstos en favor de la Demandante. Esta actitud parece revelar la conciencia de la Demandada respecto a su falta de derechos o intereses legítimos en relación a estos nombres de dominio en disputa, no refutando las alegaciones de la Demandante.
Es importante destacar que la tenencia pasiva de un nombre de dominio en disputa o passive holding no impide considerar la existencia de mala fe cuando, como en el caso que nos ocupa, concurren circunstancias que apuntan a la misma. Véase en este sentido la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todas estas circunstancias, llevan al Experto a concluir que la Demandada, registró intencionadamente los nombres de dominio en disputa 1 y 2 por su identidad con las marcas de la Demandante, con la intención de obtener un beneficio económico, derivado de su confusión o afiliación con las marcas de la Demandante, creando una falsa asociación y confusión implícita con las marcas y derechos de propiedad industrial de la Demandante, por lo que el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento respecto a estos nombres de dominio en disputa.
Dado que no se estima cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento en relación al nombre de dominio en disputa 3, no sería necesario analizar el cumplimiento del tercer elemento o requisito en relación al mismo.
No obstante, el Experto desea dejar constancia, en relación al nombre de dominio en disputa 3, que, de la documentación que obra en el expediente y alegaciones de las Partes, se desprende que, en un balance de probabilidades, es probable que la Demandada procediera a su registro de buena fe, para plasmar en el mismo la denominación que identifica su tienda online y física desde al menos varios años, amparada, además, por un intercambio de correspondencia con el distribuidor oficial de la Demandante, que autorizaba dicho registro, y, por tanto, siendo probable que la Demandada creyera que dicho registro había sido comunicado a la Demandante y era consentido por ésta.
En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa 3, a juicio del Experto, el contenido de la página web ligada al mismo no revela una intención de buscar la confusión con la Demandante y/o sus marcas, sino una oferta de buena fe de productos y servicios. Además, no se ha aportado al procedimiento ninguna evidencia que revele que los productos y servicios comercializados en la página web de la Demandada no sean originales. Al contrario, las comunicaciones entre la Demandada y el distribuidor oficial de la Demandante sustentan que tales productos y servicios fueron adquiridos legalmente de sus cauces oficiales en España.
Por tanto, en conclusión, no existen suficientes pruebas en el expediente que revelen un registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa 3.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 27 de julio de 2020