La Demandante es Patreon, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por TMI Abogados, S.C. (Tsuru Morales Isla Abogados, S.C.), México.
La Demandada es Annie Young, China.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es PDR LTD.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de julio de 2020. El 30 de julio de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de julio de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de agosto de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de agosto de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de septiembre de 2020.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 21 de septiembre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante, Patreon Inc., es una compañía constituida en mayo de 2013 y registrada en julio de 2013 de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware (Estados Unidos). Su actividad va dirigida a crear una plataforma en línea de membresía para los creadores de contenido digital.
La Demandante es titular de las siguientes marcas registradas en la Unión Europea (EUIPO) y, por tanto, con protección en España:
- Marca de la Unión Europea (“UE”) Num. 014198337, denominada PATREON, solicitada el 05 de junio de 2015 y registrada el 05 de octubre de 2015, para productos y servicios de las clases 9 y 42.
- Marca UE Num. 014730361, denominada PATREON, solicitada el 26 de octubre de 2015 y registrada el 26 de febrero de 2016, para servicios de las clases 35 y 36.
Es además titular de otras marcas registradas en Estados Unidos y Brasil.
Tiene registrado el nombre de dominio
El nombre de dominio en disputa
La Demandante, constituida en mayo y registrada en julio de 2013 en Estados Unidos, se presenta como creadora de una plataforma en línea para los creadores de contenido digital a los que proporciona herramientas comerciales para que éstos ejecuten un servicio de suscripción que les permite obtener un ingreso mensual al poder recibir beneficios exclusivos a sus suscriptores. Esta plataforma es utilizada por videógrafos de YouTube, escritores, músicos, etc. que publican regularmente en línea. En los primeros 18 meses de su creación ya contaba con 125.000 suscriptores. Actualmente cuenta con más de 4 millones de usuarios. También está presente en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter.
La Demandante relaciona las marcas de las que es titular que, a los efectos que interesan a este procedimiento, han sido reseñadas en los Antecedentes de hecho de esta decisión.
Refleja el contenido del artículo 2 del Reglamento y añade que éste establece como Derechos Previos un concepto más amplio que el determinado en la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) en la que se inspira el Reglamento. También afirma que el hecho de que las marcas de la Demandante sean de fecha posterior al nombre de dominio en disputa no afecta al análisis comparativo del primer elemento ya que no es determinante de la falta de protección en España. Por el contrario, para conocer el alcance de los Derechos Previos han de tenerse en cuenta los demás supuestos del artículo 2 del Reglamento, como así lo han recogido diversas decisiones del Centro.
En cuanto a la comparación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, concluye que aquél reproduce e incluye totalmente la maca de la Demandante.
Y respecto al sufijo de nivel superior de código de país (ccTLD por sus siglas en inglés), afirma que carece de relevancia al corresponder a la configuración técnica del sistema de nombres de dominio.
De todo ello, concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico a sus marcas.
La Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa porque no existe relación alguna entre ambas, ni la Demandante ha autorizado ni licenciado a la Demandada para que registre el nombre de dominio en disputa. Tampoco hay indicio de que la Demandada posea un derecho protegido sobre el término “Patreon” ni se la conozca por esa denominación. La Demandada no puede ampararse en que el término “Patreon” sea un nombre genérico pues carece de significado tanto en inglés como en español sino que se trata de un vocablo siempre ligado a la Demandante, como lo prueba el resultado del propio motor de búsqueda Google.
Por otra parte, la Demandada no está utilizando el nombre de domino en disputa para hacer una oferta de buena fe de bienes o servicios sino que la página web a la que resuelve despliega unos hipervínculos de pago-por-click que dirigen a los usuarios que buscan a la Demandante, a sitios de terceros.
Por tanto, la Demandada no tiene derecho o título para registrar el nombre de dominio en disputa ya que el mero registro no otorga derecho alguno.
Respecto a la mala fe en el registro, la Demandante alega que, aunque sus marcas sean posteriores al registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada conocía ya la existencia de aquella ya que sus servicios de Internet tuvieron una significativa atención en los medios de comunicación masiva antes de dicho registro, razón por la cual - entiende la Demandante - la Demandada se sintió atraída para registrar el nombre de dominio en disputa y capitalizar así los derechos de marca de la Demandante, aún no registrados. Ya la revista Forbes el 10 de abril de 2014 - 3 días antes del registro del nombre de dominio en disputa - publicó en su edición en línea un artículo sobre la Demandante, su historia, modelo de negocio y popularidad.
Además, acredita la Demandante que no es la primera vez que la Demandada se ve involucrada en un caso de ciberocupación. En efecto, existen dos casos examinados bajo el Reglamento en los que, al igual que en éste, la Demandada tomaba marcas de terceros para registrar nombres de dominio que resolvían a sitios web de terceros con enlaces de pago-por-clic, habiendo ofrecido tales nombres de dominio por una cantidad superior a los costes de registro. También acredita la Demandante que la Demandada participó en un procedimiento de arbitraje de conformidad con la política de resolución de disputas de nombres de dominio (INDRP) “.IN” en India. En esta ocasión la Demandada registró el nombre de dominio y lo ofreció a la venta por USD 50.000, habiéndolo registrado también antes de que el Demandante inscribiera sus marcas.
Argumenta la Demandante que intentó contactar con la Demandada para expresarle su disposición a comprar el nombre de dominio en disputa, contestando un tercero solicitando la exagerada cifra de USD 30.000, lo cual puede considerarse como indicio de mala fe.
En definitiva, afirma la Demandante que la Demandada viene observando un patrón de conducta de ciberocupación y determina la mala fe de ésta y su intención de sacar provecho del prestigio de la Demandante.
Respecto al uso del nombre de dominio en disputa, alega la Demandante que la Demandada sigue utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe, para su beneficio comercial, atrayendo intencionadamente a usuarios de Internet para establecer una confusión con la marca de la Demandante y dar a entender un posible patrocinio o afiliación entre ambas con el fin de perjudicar a la Demandante y obtener un beneficio ilícito.
B. DemandadaLa Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesEl artículo 2 del Reglamento establece que para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política.
Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.
La Demandante es titular de dos Marcas UE y por tanto, con efectos en España, como se ha relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dichas marcas consisten en la denominación PATREON.
Ambas marcas son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa, lo cual no es obstáculo para considerar si se cumple este primer requisito. Así lo han declarado decisiones de la OMPI como WGCZ S.R.O. c. E.A.G.,
Caso OMPI No. DES2016-0022; TOI TOI Sanitarios Moviles, S.A. v. Iñaki Chong Fernández,
Caso OMPI No. DES2017-0014; y Confederación Sudamericana de Futbol v. PAPA 4D SA,
Caso OMPI No. DES2020-0035.
En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.
En este caso, la marca de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo. Numerosas decisiones bajo el Reglamento han considerado que existe una identidad esencial cuando se reproduce íntegramente la marca y que esta circunstancia es suficiente para considerar cumplido este requisito.
Por otra parte, la inclusión del ccTLD “.es” no suele considerarse como relevante ya que es el indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman,
Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.,
Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini,
Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño,
Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.,
Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
De los argumentos expuestos en el escrito de Demanda, se deduce que no existe relación alguna entre Demandante y Demandada, tampoco que la Demandante haya autorizado ni licenciado a la Demandada para que registre el nombre de dominio en disputa. Ni hay indicio alguno de que la Demandada posea un derecho protegido sobre el término “Patreon” ni se le conozca por esa denominación.
Expone la Demandante que la Demandada no puede ampararse en que el término “Patreon” sea un nombre genérico pues carece de significado tanto en inglés como en español sino que se trata de un vocablo siempre ligado a la denominación social de la Demandante, como lo prueba el resultado del propio motor de búsqueda Google.
Por otra parte, afirma que la Demandada no está utilizando el nombre de domino en disputa para hacer una oferta de buena fe de bienes o servicios sino que la página web a la que resuelve despliega unos hipervínculos de pago-por-clic que dirigen a los usuarios que buscan a la Demandante a sitios de terceros.
Con estos indicios se puede concluir que la Demandante ha probado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. Siguiendo a la mayoritaria doctrina, cuando la Demandante haya establecido esta prueba prima facie es la Demandada la que ha de presentar las pruebas y argumentos que acrediten sus pretendidos derechos o intereses legítimos. Así lo establece la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1.
Sin embargo, la Demandada no se ha personado en este procedimiento en el que tenía la oportunidad de acreditar sus derechos o intereses legítimos al contestar a la Demanda.
Por ello el Experto considera probado que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa sin autorización ni licencia de la Demandante y que carece de relación con ésta ni ostenta un derecho marcario sobre dicho nombre de dominio en disputa.
A mayor abundamiento, el Experto entiende que no se puede considerar como legítimo el uso comercial que la Demandada hace del nombre de dominio en disputa pues el usuario de Internet se encontrará ante una página web que no se refiere a las actividades de la Demandante sino que remite a sitios de terceros, a través de hipervínculos de pago-por-clic, beneficiándose económicamente la Demandada de la reputación y prestigio de la Demandante, creando confusión y dando a entender que existe algún tipo de afiliación implícito fruto de la composición del nombre de dominio en disputa. Así se explica en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento se refiere al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. Lo establece de manera alternativa, a diferencia de la Política.
Para examinar si concurre este requisito es importante determinar si la Demandada conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante.
Como antes se ha indicado, las marcas de la Demandante son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Entonces habrá que ver si las circunstancias del caso permiten, a pesar de ello, concluir si la Demandada tenía o podía tener conocimiento de la Demandante y sus actividades antes del registro del nombre de dominio en disputa y, por tanto, era consciente de que vulneraba derechos de terceros.
La Demandante alega que, aunque sus marcas sean posteriores al registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada conocía ya la existencia de aquélla ya que sus servicios de Internet tuvieron una significativa atención en los medios de comunicación masiva antes de dicho registro, razón por la cual - entiende la Demandante - la Demandada se sintió atraída para registrar el nombre de dominio en disputa y capitalizar así los derechos de marca de la Demandante, aún no registrados. Ya la revista FORBES el 10 de abril de 2014 - 3 días antes del registro del nombre de dominio en disputa - publicó en su edición en línea un artículo sobre la Demandante, su historia, modelo de negocio y popularidad.
Además, acredita la Demandante que no es la primera vez que la Demandada se ve involucrada en un caso de ciberocupación. En efecto, existen dos casos examinados bajo el Reglamento en los que, al igual que en éste, la Demandada tomaba marcas de terceros para registrar nombres de dominio que resolvían a sitios web de terceros con enlaces de pago-por-clic, habiendo ofrecido tales nombres de dominio por una cantidad superior a los costes de registro. También acredita la Demandante que la Demandada participó en otro procedimiento de conformidad con la política de resolución de disputas de nombres de dominio (INDRP) “.IN” en India. En esta ocasión la Demandada registró el nombre de dominio y lo ofreció a la venta por USD 50.000, habiéndolo registrado también antes de que el Demandante inscribiera sus marcas.
Igualmente, en este caso, la Demandante intentó contactar con la Demandada para expresarle su disposición de comprar el nombre de dominio en disputa, contestando un tercero solicitando la exagerada cifra de USD 30.000, lo cual puede considerarse como indicio de mala fe.
En definitiva, afirma la Demandante que la Demandada viene observando un patrón de conducta de ciberocupación y determina la mala fe de ésta y su intención de sacar provecho del prestigio de la Demandante.
Respecto al uso del nombre de dominio en disputa, argumenta la Demandante que la Demandada sigue utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe, para su beneficio comercial, atrayendo intencionadamente a usuarios de Internet para establecer una confusión con la marca de la Demandante y dar a entender un posible patrocinio o afiliación entre ambas con el fin de perjudicar a la Demandante y obtener un beneficio ilícito.
Teniendo en cuenta estas circunstancias que ha probado la Demandante, el Experto considera de gran importancia lo siguiente:
- Es cierto que la actividad de la Demandante fue difundida en medios de comunicación en fechas anteriores al registro del nombre de dominio en disputa y, en especial, en la revista FORBES.
- También es cierto que se pretendió una compensación económica de USD 30.000 por la transferencia a la Demandante del nombre de dominio en disputa; cantidad muy superior a los costes de registro y mantenimiento del nombre de dominio en disputa.
- La Demandada tiene unos antecedentes de comportamiento de ciberocupación por los que se ha visto involucrada en dos procedimientos bajo el Reglamento y en un procedimiento en la India, observando una conducta muy semejante en el caso actual.
- La Demandada no ha probado que posea derechos o intereses legítimos. No se ha personado en este procedimiento donde bien hubiera podido demostrarlos.
- La Demandante registro el nombre de dominio
Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que la Demandada conocía a la Demandante antes del registro del nombre de dominio en disputa, y que lo habría registrado para aprovecharse de la confusión por la asociación (implícita) con la Demandante que la composición del nombre de dominio en disputa causaría en los usuarios de Internet. En consecuencia, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante.
Por otra parte, el uso que la Demandada hace del nombre de dominio en disputa no representa una oferta de buena fe. Por el contrario, ofrece una web en la que aparece el nombre de diversos bienes o servicios a los que se accede a través de hipervínculos con enlaces de pago-por-clic que previsiblemente benefician a la Demandada y confunden al usuario que desea contactar con la Demandante al visitar el nombre de dominio en disputa. Puede citarse, entre otros, los siguientes casos bajo el Reglamento: Škoda Auto A.S. c. ETS François Sprl (Sprl Etablissements François A Rochefort),
Caso OMPI No. DES2019-0039, o C.C.V Beaumanoir c. Condonia, SL, Carlos Martinez Feliu,
Caso OMPI No. DES2019-0041.
En definitiva, el Experto, en el balance de posibilidades, se inclina a entender que la Demandada registró y utiliza de mala fe el nombre de dominio en disputa.
Por tanto, el Experto considera que la Demandante ha cumplido con el tercer requisito del artículo 2 del Reglamento
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 2 de octubre de 2020