La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
La Demandada es Mar Alsius, España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GODADDY.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de octubre de 2020. El 16 de octubre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de octubre de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 22 de octubre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de noviembre de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 16 de noviembre de 2020.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 18 de noviembre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una multinacional estadounidense titular del motor de búsqueda Google.
La Demandante es titular de numerosos registros marcarios en diferentes jurisdicciones. Entre otros y en relación a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO):
Marca de la Unión Europea Nº 001104306, GOOGLE, en clases 9, 35, 38 and 42. Fecha de solicitud: 12 de marzo de 1999. Fecha de registro: 7 de octubre de 2005.
Marca de la Unión Europea Nº 004316642, GOOGLE, en clases 16, 25 y 35. Fecha de solicitud: 29 de marzo de 2005. Fecha de registro: 18 de abril de 2006.
El nombre de dominio en disputa
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa incorpora completamente la marca GOOGLE de su propiedad. La adición del término “support” al nombre de dominio en disputa aumenta el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante y sus marcas pues los usuarios considerarán que se encuentran ante el servicio de ayuda oficial de la Demandante.
Por lo que se refiere al “.es” considera que no tiene importancia al no conferir carácter distintivo al nombre de dominio en disputa.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, mantiene la Demandante que la Demandada no ha obtenido licencia o autorización de uso de la marca GOOGLE. Es más, mantiene que nunca ha existido relación alguna entre las partes.
Tampoco existen indicios de que la Demandada sea comúnmente conocida por esa marca. Las búsquedas de marcas realizadas en bases de datos de marcas revelan que la Demandada carece de registro marcario alguno según aporta los resultados la Demandante en la base de datos de la EUIPO.
Niega que la Demandada pueda alegar preparativos demostrables para usar el nombre de dominio en disputa en relación a una posible oferta de servicios de buena fe.
E igualmente considera la Demandante que la reputación de sus marcas constituye evidencia inequívoca de falta de legitimidad de la Demandada.
Finalmente, mantiene la Demandante que existía un conocimiento previo de la Demandada de sus marcas y que fue ese conocimiento el que le llevó a realizar el registro del nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, destaca que habida cuenta de la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada debe concluirse que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó en base a dicho conocimiento previo con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio, tratando de atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en relación al origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web de la Demandada.
Por lo demás, destaca la Demandante que el nombre de dominio en disputa no soporta sitio web alguno. En estos casos y habida cuenta del renombre de su marca GOOGLE, la probable falta de respuesta de la Demandada así como la ausencia de derechos o intereses legítimos, deberían llevar al Experto a concluir que el uso no es de buena fe.
B. DemandadaLa Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesConforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos PreviosComo queda reflejado, la Demandante ha probado la titularidad de derechos marcarios sobre el signo GOOGLE. Partiendo de esta demostración el primer requisito del test implica la comparación del nombre de dominio en disputa con los componentes textuales de la marca registrada, a los efectos de poder valorar si la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa. Cuando resulta que la marca es reconocible, por ejemplo porque el nombre de dominio incorpora la totalidad de una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca para los fines del Reglamento. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7.
Hacemos notar que los dominios de nivel superior de código de país (“ccTLD”) son normalmente irrelevantes a los efectos de este primer requisito de identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre los Derechos Previos y los nombres de dominio en disputa.
Con cuanto antecede es evidente la reproducción de la marca GOOGLE y por ende el cumplimiento de este primer requisito conforme a las exigencias del artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosEl Reglamento impone a la Demandante la demostración de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En este sentido tenemos en cuenta la opinión mayoritaria de los Expertos que se recoge en la Sinopsis OMPI 3.0, sección 2.11, según el cual es criterio mayoritario que: “[…] se entiende que cuando un demandante ha demostrado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio”.
En el presente caso la Demandante aporta indicios suficientes para considerar probado este segundo requisito del test en base a lo siguiente. La Demadante ha demostrado que la Demandada carece de licencia sobre la marca GOOGLE así como la falta de relación anterior entre las partes. También ha quedado probado la ausencia de indicios que permitan considerar a la Demandada comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa. Igualmente, ha quedado probado que la Demandada carece de registro alguno en la base de datos de la EUIPO.
Por otra parte, la reproducción de la marca GOOGLE junto con el término “support” (“soporte” o “apoyo” en español) constituye una práctica que aboca a confusión en la medida que el usuario o internauta podrá, cabalmente, entender que se encuentra en un sitio oficial o cuanto menos que tiene autorización de la Demandante. Sin embargo, ha quedado probado que la Demandante no le ha concedido autorización para tal uso. Sin embargo, por carecer de esa titularidad marcaria o autorización, no cabe considerar legítimo este uso. Ver sección 2.5.1. Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En fin, considera el Experto que se cumple el segundo de los requisitos del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl Reglamento establece la obligación a la Demandante de demostrar, con carácter alternativo, que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa ha sido de mala fe.
Generalmente se entiende que el registro de un nombre idéntico o confusamente similar con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe. En este sentido, Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre,
Caso OMPI No. DES2006-0008. En estas circunstancias y sobre las pruebas presentadas, considera el Experto que la Demandada al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, tenía en mente la marca GOOGLE.
Adicionalmente, el Experto nota las situaciones descritas en el artículo 2 del Reglamento cuando dice: “El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”. En el presente caso, la única explicación razonable sería el intento de suplantación para obtener algún tipo de beneficio ilegítimo.
Finalmente y, habida cuenta de la falta de uso del nombre de dominio en disputa cabe aplicar la doctrina del uso pasivo. Véase Telstra Corporation Limited contra Nuclear Marshmallows,
Caso OMPI No. D2000-0003. En el presente caso, constituye un uso de mala fe por las siguientes razones: (i) el grado de carácter distintivo o reputación de la marca del Demandante, (ii) el hecho de que la Demandada no haya presentado una respuesta o no haya proporcionado ninguna prueba de uso conforme a la buena fe, (iii) la confusión generada por la propia composición del nombre de dominio en disputa y (iv) la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada.
En consecuencia, entiende el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 24 de noviembre de 2020