La Demandante es Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi con domicilio en Turquía, representada por GUELL INTELLECTUAL PROPERTY, S.L.P., España.
El Demandado es Angel Barajas (en adelante Ángel Barajas o el Demandado), con domicilio en España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es ACENS TECHNOLOGIES.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2020. El 2 de noviembre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de noviembre, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y financiero. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado dando comienzo al procedimiento el 13 de noviembre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de diciembre de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de diciembre de 2020. También, ese mismo día, fue presentado un Escrito de Contestación por la empresa Star Moda S.L., considerándose parte interesada del procedimiento como usuaria del nombre de dominio en disputa.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 16 de diciembre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, (en adelante Koton Magazacilik) es una compañía turca fundada en 1988, fecha en la que abrió su primera tienda en Estambul, iniciando su expansión en Europa en Munich (Alemania) donde constituyó su filial en la Unión Europea, bajo la denominación Koton Textil Group GmbH. Su actividad va dirigida a la fabricación y distribución de prendas de vestir, textil y complementos. Ha sido galardonada en 2008 en Cannes con el Premio de la historia del éxito de venta al por menor de MAPIC (mercado de profesionales de la implantación comercial y la distribución).
La Demandante es titular de la Marca Internacional (MI) No. 1171878, KOTON, figurativa, solicitada el 13 de marzo de 2013, con protección en España, para productos y servicios de las clases 18, 25 y 35.
Tiene registrado el nombre de dominio
El nombre de dominio en disputa
La Demandante se presenta en la forma indicada en los Antecedentes de esta Decisión.
En cuanto al hecho de que su marca sea posterior al nombre de dominio en disputa alega que, de acuerdo con la sección 1.4 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) ello no impide que pueda concurrir el primer requisito del Reglamento, como han resuelto también decisiones de la OMPI.
Igualmente añade que los Tribunales españoles han establecido que el Demandado conocía la existencia de la marca de la Demandante al ser cliente de ésta y conocedor del desarrollo del proyecto empresarial de la misma en España, bajo su marca KOTON.
Alude también a que el concepto de “Derechos Previos” contenido en el Reglamento es un concepto amplio que contempla no sólo marcas registradas sino nombres comerciales y otros derechos de propiedad industrial protegidos en España como es la marca notoria no registrada.
Respecto a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa afirma que éste incorpora en su totalidad la marca de la Demandante, agregando el término geográfico “spain” (España) que no aporta diferenciación, como señala la sección 1.8 de la referida Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, citando en este sentido decisiones de la OMPI. Asegura que incluso dicho término aumenta, si cabe, el riesgo de confusión al dar entender a los usuarios que se trata de la web española de la Demandante.
Por todo ello, considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante.
La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos por no estar autorizado por aquélla para usar o registrar su marca KOTON ni registrarla como nombre de dominio y tampoco es titular de una marca Koton para distinguir productos de clase 25 ni para ninguna actividad de venta de vestimenta.
Alude a un tercero llamado Joaquín Nadal, con quien la Demandante mantuvo un litigio en España por haber registrado la marca Koton de mala fe y parece estar detrás del registro del nombre de dominio en disputa, afirmando que la existencia de dicha marca es irrelevante para el caso ya que no se refiere al sector de la moda; ha sido impugnada por la Demandante mediante una acción de nulidad que ha sido estimada por la Audiencia Provincial de Madrid, mediante sentencia firme dictada el 30 de octubre de 2018 y tampoco está a nombre del Demandado.
Respecto a la mala fe en el registro o en el uso, se refiere a una decisión de un experto nombrado por la OMPI contra el actual Demandado, en la que se acogían las pretensiones de la Demandante por considerarse que el nombre de dominio
Caso OMPI No. D2020-1841.
Añade la Demandante que la usuaria del nombre de dominio en disputa es la empresa Star Moda S.L. como puede comprobarse en la web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa. El administrador de esta empresa es D. Joaquín Nadal Esteban y después D. Joaquín Nada Villar. Dicha empresa era cliente de los productos de la Demandante ya desde el año 2003 con cuya filial europea intercambió relaciones comerciales para el suministro de sus productos. También alude a las facturas giradas a la empresa Star Donna S.L. por productos de la Demandante con los mismos administradores ya citados.
En conclusión, termina solicitando que el nombre de dominio en disputa
En el presente caso se recibieron dos Contestaciones a la Demanda; una por parte del propio Demandado, Ángel Barajas y la otra de la usuaria del nombre de dominio en disputa, la empresa Star Moda S.L.
El Demandado, Ángel Barajas, no se pronuncia sobre la existencia o no de similitud entre la marca de la Demandante y el nombre de domino en disputa por considerar que si no se dan los demás requisitos exigidos por el Reglamento no es necesario realizar el análisis comparativo.
Argumenta que la actividad del Demandado se refiere al ofrecimiento de servicios en materia de nombres de dominio, páginas web y redes sociales a través de su página web “http://produccionesabn.com” cuyo nombre de dominio registro en noviembre de 2003.
Alega que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de noviembre de 2010 en virtud de un contrato de prestación de servicios con Star Moda S.L. en el que se acordó que el titular del mismo sería el propio Demandado para garantizar la privacidad de dicha empresa. Concluye que, por tanto, el Demandado es un mero prestador de servicios que elaboró el sitio web sin que tenga nada que ver con la actividad de aquella empresa que es la que opera con el nombre de dominio en disputa
Por todo ello, afirma que no tiene relación con la Demandante, no conoce su existencia y servicios ni ha registrado el nombre de dominio en disputa para alquilar, ceder o venderlo a un competidor de la Demandante. Tampoco lo ha registrado con la intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante ni para atraer usuarios a su web.
La Contestación de Star Moda S.L. alega que la Demandante no ha acreditado su presencia en España, ni su marca es conocida por el público español por lo que éste no confundiría el nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante que asociaría el término Koton con la empresa Star Moda S.L. y no con la Demandante. Incluso alude a una sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid que declara la caducidad de una marca española de la Demandante por falta de uso en España; sentencia que está apelada por la Demandante.
Añade que el vocablo “koton” es de fantasía que recuerda a la voz inglesa “cotton” que significa “algodón” que es un término genérico en el sector de la moda y que podría asociarse al nombre del perro pastor alemán protagonista de la comedia de acción de 1989 “Superagente K-9”.
En cuanto a la existencia de derechos o intereses legítimos alega que su actividad se inició en 2001 para la fabricación, distribución, importación, exportación y compra venta de prendas de vestir y sus accesorios, además de la compra de bienes inmuebles y arrendamiento.
Argumenta que el nombre de dominio en disputa fue registrado para dar visibilidad en Internet al signo Koton que venía usando desde hacía años y que comenzó a usarlo como un homenaje a “Don Algodón”, que fue una marca icónica en los años 80 y 90 en España.
Manifiesta que a través del nombre de dominio en disputa distribuye productos textiles de fiesta y novias.
Por último, declara que la Demandante intenta hacer valer sus derechos de marca por el simple hecho de estar registrada en España desde 2019, intentando apropiarse indebidamente del nombre de dominio en disputa y del posicionamiento adquirido por el Demandado.
En cuanto al registro de mala fe se refiere a la citada decisión en el caso Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Contact Privacy Inc. Customer 0125542529 / Angel Barajas Nieves,
Caso OMPI No. D2020-1841, que consideró que el nombre de dominio
Afirma que de la documentación presentada por la Demandante no se desprende que exista relación alguna con la empresa Star Moda S.L. ni con D. Joaquín Nadal Villar.
Alega que ha hecho un uso legítimo de sus derechos como distribuidora del titular registral de la marca Koton, bajo licencias de 17 de diciembre de 2004 para la marca española M2578587, Koton, de 29 de abril de 2011 para la marca española M2964895, Koton y de 10 de junio de 2011 para la marca de la Unión Europea 009723792, Koton.
Por último, afirma que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado con el propósito de vender, alquilar o cederlo a la Demandante o un competidor de ésta y que tampoco compiten entre sí al ser contrapuestas las prendas de vestir de ambas ni ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web.
6. Debate y conclusionesEl artículo 2 del Reglamento establece que para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política.
Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Cuestión preliminar: Sobre la identidad del DemandadoLa persona que figura como Demandado en la Demanda es Ángel Barajas y, ciertamente, es éste el que aparece como registrante del nombre de dominio en disputa al que, al parecer, Star Moda S.L. encargó su registro. La Demandante hace alusión en repetidas veces a que la usuaria del nombre de dominio en disputa es esta empresa Star Moda S.L. La información proporcionada por WhoIs indica que es el Demandado el que lo registró y, por tanto, el Experto se referirá a él como tal.
El Demandado alega en su Contestación que realizó el registro del nombre de dominio en disputa por encargo y en beneficio de la empresa Star Moda S.L. que es la que lo utiliza en su actividad comercial.
Sin embargo, esta circunstancia no es óbice para que el Experto considere que el Demandado, Ángel Barajas, como registrante y titular del nombre de dominio en disputa, no deba observar ciertas obligaciones que se derivan de su condición.
En conclusión, la Demanda establece correctamente quién es el Demandado aunque el Experto tendrá en cuenta también la Contestación presentada por Star Moda S.L.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosEl Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.
La Demandante es titular de una MI con protección en España, como se ha relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dicha marca consiste en la denominación KOTON, representada de una forma característica, como si fuese una especie de trébol de 4 hojas.
Esta marca es posterior al registro del nombre de dominio en disputa, lo cual – en contra de lo que afirma el Demandado – no es obstáculo para considerar si se cumple este primer requisito. Así lo han declarado decisiones de expertos nombrados por la OMPI en casos como WGCZ S.R.O. v. E.A.G.,
Caso OMPI No. DES2016-0022; TOI TOI Sanitarios Moviles, S.A. v. Iñaki Chong Fernández,
Caso OMPI No. DES2017-0014; y Confederación Sudamericana de Futbol v. PAPA 4D SA,
Caso OMPI No. DES2020-0035.
En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.
En este caso, la marca de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo. Numerosas decisiones bajo el Reglamento han considerado que existe una identidad esencial cuando se reproduce íntegramente la marca y que esta circunstancia es suficiente para considerar cumplido este requisito. El hecho de que el nombre de dominio en disputa añada un término geográfico, como es “spain” no evita encontrar esta similitud, como se indica en la sección 1.8 de la citada Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por otra parte, la inclusión del dominio superior de nivel geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico, en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman,
Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.,
Caso OMPI No. D2004‑0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini,
Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño,
Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.,
Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
C. Derechos o intereses legítimosLa Demandante aporta prueba prima facie respecto a la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, afirmando que éste no está autorizado por aquélla para usar o registrar su marca KOTON ni registrarla como nombre de dominio ni tampoco es titular de una marca Koton para distinguir productos de clase 25 ni para ninguna actividad de venta de vestimenta.
El argumento que el Demandado opone es que el nombre de dominio en disputa fue registrado en virtud de un contrato de prestación de servicios suscrito con su cliente Star Moda S.L. en el que se acordó que el titular del mismo sería el propio Demandado para garantizar la privacidad de dicha empresa. Y en base a ello, concluye que, por tanto, es un mero prestador de servicios que elaboró el sitio web sin que tenga nada que ver con la actividad de Star Moda S.L. que es la que opera con el nombre de dominio en disputa
El Experto considera que el hecho de registrar un nombre de dominio para un tercero no exime al registrante de observar las obligaciones que le corresponden como tal. Y además el propio Demandado en su alegación está reconociendo implícitamente que carece de todo derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
Por si esto no fuera suficiente, lo cierto es que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa, no ha sido autorizado por la Demandante para usar o registrar su marca como nombre de dominio ni en ninguna otra forma ni ésta le ha concedido licencia para ello.
Star Moda S.L. alega que su actividad se inició en 2001 para la fabricación, distribución, importación, exportación y compra venta de prendas de vestir y sus accesorios y que el nombre de dominio en disputa fue registrado para dar visibilidad en Internet al signo Koton que venía usando desde hacía años. Asegura que ha hecho un uso legítimo de sus derechos como distribuidora del titular registral de la marca Koton, bajo licencias otorgadas por Joaquín Nadal Esteban, de 17 de diciembre de 2004 para la marca española M2578587, Koton, de 29 de abril de 2011 para la marca española M2964895, Koton y de 10 de junio de 2011 para la marca de la Unión Europea 009723792, Koton.
Sin embargo, estas marcas fueron anuladas por sentencia firme de 30 de octubre de 2018, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid. La marca de la Unión Europea es de fecha posterior al registro del nombre de dominio en disputa y en la base de datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) aparece la inscripción “anulación de registro pendiente”. Por lo tanto, estas marcas no pueden amparar un supuesto derecho o uso legítimo del nombre de dominio en disputa.
En atención a estas circunstancias, el Experto considera que la Demandante ha probado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
D. Registro o uso del nombre de dominio de mala feEl tercer requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento se refiere al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. Lo establece de manera alternativa, a diferencia de la Política.
Para examinar si concurre este requisito es importante determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante.
Como antes se ha indicado, las marcas esgrimidas por la Demandante en este procedimiento son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Entonces habrá que ver si las circunstancias del caso permiten, a pesar de ello, concluir si el Demandado tenía o podía tener conocimiento de la Demandante y sus actividades antes del registro del nombre de dominio en disputa y, por tanto, era consciente de que vulneraba derechos de terceros.
La Demandante afirma que la usuaria del nombre de dominio en disputa es la empresa Star Moda S.L. como puede comprobarse en la web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, ésta es una afirmación que hace el propio Demandado y alega que dicho nombre de dominio en disputa fue registrado por encargo de la empresa Star Moda S.L., en virtud de un contrato de prestación de servicios. La Demandante ha probado que dicha empresa era cliente de sus productos desde el año 2003 con cuya filial europea intercambió relaciones para el suministro de los mismos. También alude a las facturas giradas a la empresa Star Donna S.L. por la filial de la Demandante para adquirir sus productos. Los administradores de esas empresas eran Joaquín Nadal Esteban y Joaquín Nadal Villar, respectivamente.
Además, la Demandante se refiere a la decisión emitida por el experto en el caso Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Contact Privacy Inc. Customer 0125542529 / Angel Barajas Nieves,
Caso OMPI No. D2020-1841, contra el actual Demandado, en la que se acogían las pretensiones de la Demandante por considerarse que el nombre de dominio
El Experto, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, entiende que en el balance de probabilidades el nombre de dominio en disputa se hizo con pleno conocimiento de la Demandante, cuyo logo característico se reproduce en la web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa. Debe destacarse que la Demandante ha aportado facturas de las relaciones comerciales habidas entre ésta y las empresas antes citadas, Star Moda S.L. y Star Donna S.L. Además, existe la referida sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se declara la mala fe en el registro de determinadas marcas Koton por Joaquín Nadal Esteban y la decisión en el caso Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Contact Privacy Inc. Customer 0125542529 / Angel Barajas Nieves,
Caso OMPI No. D2020-1841, en la que se afirma que el nombre de dominio
Caso OMPI No. D2020-1841, la Demandante es titular de la MI 777048 KOTON (y logotipo), de fecha 19 de marzo de 2002. El Experto ha comprobado en la base de datos pública del Registro Internacional de OMPI que dicha MI 777048 KOTON (y logotipo) designa entre otras jurisdicciones España (con declaración de protección respecto de España de fecha 4 de septiembre de 2003, es decir, anterior al registro del nombre de dominio en disputa).
Star Moda S.L. alega que la presentación por la Demandante de la Demanda en el presente procedimiento, tras el procedimiento Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Contact Privacy Inc. Customer 0125542529 / Angel Barajas Nieves,
Caso OMPI No. D2020-1841, sirve para revelar la mala fe de la Demandante quien a sabiendas de su falta de presencia en el mercado español trata de reforzar su argumentación en el presente procedimiento en relación con un nombre de dominio “.es” tras el procedimiento previo. El Experto considera que la Demandante puede ejercitar los derechos que le corresponden en el interés de la protección de sus marcas frente a los nombres de dominio en el orden que considere relevante, sin que dicho orden de presentación permita concluir que la Demandante intente abusar del presente procedimiento, y sin que dicha argumentación del Demandado altere la conclusión del Experto respecto de la mala fe del Demandado.
Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, el Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa crea confusión con la marca de la Demandante respecto al origen, patrocinio o afiliación a los efectos del Reglamento y, además, conviene destacar que en la web a la que resuelve este nombre de dominio en disputa se representa el logo de la Demandante y se ofrecen los mismos servicios que la Demandante, convirtiéndose en una competencia de ésta no autorizada.
En definitiva, el Experto, en el balance de posibilidades, se inclina a considerar que el Demandado registró y utiliza de mala fe el nombre de dominio en disputa.
Por tanto, el Experto considera que la Demandante ha cumplido con el tercer requisito del artículo 2 del Reglamento.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 31 de diciembre de 2020