La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo & Asociados, España.
El Demandado es David Alvarez, España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es REGISTRAR.EU.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de julio de 2021. El 26 de julio de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de julio de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y financiero.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de agosto de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 26 de agosto de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda en fecha 30 de agosto de 2021.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 7 de septiembre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hechoa) La Demandante es una empresa multinacional estadounidense conocida mundialmente. En 1998, Larry Page y Sergey Brin fundaron Google y comenzaron a usar el nombre en relación con un motor para mejorar la búsqueda en Internet. Actualmente es uno de los motores de búsqueda más utilizados en la web, recibiendo cientos de millones de consultas cada día a través de sus diferentes servicios. El objetivo principal del motor de búsqueda Google es la búsqueda de texto en las páginas web, aunque también proporciona otras características especiales más allá de la palabra original (entre ellas: sinónimos, previsiones meteorológicas, zonas horarias, cotizaciones de bolsa, mapas, datos sobre terremotos, información de aeropuertos, resultados deportivos).
b) La Demandante posee numerosos registros de marcas que consisten o contienen el vocablo “google”, anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, entre los cuales están los derechos sobre las siguientes marcas registradas con efectos en España:
- Marca de la Unión Europea no. 1104306, GOOGLE, denominativa, registrada el 7 de octubre de 2005 en las clases 9, 35, 38 y 42;
- Marca de la Unión Europea no. 4316642, GOOGLE, denominativa, registrada el 18 de abril de 2006 en las clases 16, 25 y 35;
- Marca de la Unión Europea no. 10080455, GOOGLE, figurativa, registrada el 8 de noviembre de 2011 en las clases 3 y 20;
- Marca de la Unión Europea no. 10081073, GOOGLE, figurativa, registrada el 16 de diciembre de 2011 en las clases 9, 35, 36 y 42;
- Marca internacional no. 881006, GOOGLE, mixta, registrada el 16 de diciembre de 2011 en las clases 9, 35, 36 y 42, y designando las siguientes jurisdicciones: Australia, Bulgaria, Belarús, China, Suiza, Unión Europea, Croacia, Islandia, Japón, Kenia, República de Corea (la), República de Moldova (la), Rumanía, Noruega, Federación de Rusia (la), Singapur, Turquía, Ucrania.
c) La Demandante es titular del nombre de dominio
d) El Demandado es el titular del nombre de dominio en disputa
A.1. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa incorpora completamente las marcas GOOGLE hasta el punto de crear confusión con sus derechos de marca previos, por los siguientes motivos:
- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre el término “google”, que forma parte del nombre de dominio en disputa, por ser titular de una pluralidad de marcas de la Unión Europea e internacionales, cuya denominación es idéntica o incluye el vocablo “google”, para una amplia gama de productos y servicios, incluidos, entre otros, productos y servicios informáticos y software en clases 9 y 42 y servicios de telecomunicaciones en clase 38. Estos Derechos Previos se basan, entre otros, en la titularidad de los signos distintivos descritos en los antecedentes de hecho al inicio de la presente decisión. La Demandante acredita su titularidad sobre las referidas marcas y muchas otras, aportando la información de registro extraída del buscador de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y TMView (Anexo 5 de la Demanda).
- La Demandante alega que es propietaria de cientos de nombres de dominio en muchos países, que consisten en o contienen el término “google”, entre los que se encuentran
- La Demandante alega que su marca GOOGLE ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, siendo una marca renombrada (Anexo 7), ofreciendo bajo dicho signo distintivo una amplia gama de productos y servicios relacionados con la informática e Internet, software, hardware y otras tecnologías. Refiere que su producto principal es su motor de búsqueda, sin embargo, ofrece también otras utilidades web.
- La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca GOOGLE en su totalidad y que la inclusión del término “SEO” (“Search Engine Optimization”; en español, posicionamiento en buscadores) es insuficiente para distinguir y diferenciar el nombre de dominio en disputa. Añade, además, que las coincidencias visuales y fonéticas aumentan la similitud entre los signos comparados.
- La Demandante considera, en conclusión, que el nombre de dominio en disputa y sus marcas GOOGLE son similares en un grado alto, hasta el punto de crear confusión con las mismas por suponer que el nombre de dominio en disputa tiene su origen, está asociado o patrocinado por la Demandante.
A.2. La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por los siguientes motivos:
- La Demandante afirma con carácter principal que sus marcas GOOGLE gozan de una reputación mundial y que ello acredita de forma inequívoca la falta de legitimidad del Demandado para registrar el nombre de dominio en disputa.
- La Demandante dice que el Demandado no tiene ningún derecho sobre los signos GOOGLE para identificar sus servicios en el mercado y que nunca ha autorizado ni licenciado al Demandado a usar ninguna de sus marcas, de modo que no existe y nunca ha habido ninguna relación entre la Demandante y el Demandado que pueda justificar el citado uso por parte de este último.
- La Demandante alega que no existe prueba de que el Demandado sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.
- La Demandante alega que, en virtud de todo lo expuesto, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
A.3. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:
- La relevancia e importante difusión de las marcas GOOGLE representan una indicación muy clara de que el Demandado tenía conocimiento previo de la existencia de dichas marcas antes de registrar el nombre de dominio en disputa. También refiere la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó mucho más tarde que el del nombre de dominio
- Por ello, la Demandante considera que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe y con pleno conocimiento de que, al emplear los signos renombrados de la Demandante, causaría que los usuarios de Internet accedan al nombre de dominio en disputa y establezcan una vinculación con el origen empresarial y los servicios de la Demandante, asumiendo que el nombre de dominio en disputa está patrocinado o relacionado con ésta.
- Aunque el nombre de dominio en disputa no está asociado a una web, la tenencia pasiva del referido nombre de dominio en disputa – registro de bloqueo –, a la vista del efectivo conocimiento de los signos de la Demandante, permite concluir sobre la existencia de mala fe en el Demandado.
- La Demandante alega que, al no haber indicios de que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos para registrar y/o usar el nombre de dominio en disputa, no puede haber duda de que lo usará de mala fe.
- La Demandante concluye que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, a sabiendas de la existencia de la actividad de la Demandante y de la fama de las marcas de su titularidad.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones formuladas por la Demandante, por lo que, con arreglo al artículo 16 e) del Reglamento, la controversia ha de ser resuelta con base en la Demanda.
6. Debate y ConclusionesDe conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencia de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosPara apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa, en este caso
En opinión del Experto queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de varias marcas de la Unión Europea, con efecto en España, y de numerosas marcas en todo el mundo que incluyen el vocablo “google”, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre la marca GOOGLE a favor de la Demandante.
De la comparativa realizada entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión, al reproducirse íntegramente la denominación “google”. Aunque se añade el acrónimo “seo” – “Search Engine Optimization” (en español, posicionamiento en buscadores) – ello no impide la conclusión del Experto de que existe similitud hasta el punto de causar confusión.
Resulta, por lo tanto, evidente que el nombre de dominio en disputa guarda una similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante que, a mayor abundamiento, son conocidas como marca notoria / renombrada, como se indica en otras decisiones anteriores citadas por la Demandante y por los rankings acompañados como Anexo 7 (véase Google LLC c. Angel Soldado Jorge,Caso OMPI No. DES2020-0023; Google LLC c. Hiper Spain, S.L.,Caso OMPI No. DES2019-0026; Google LLC c. Antonio Mesa García,Caso OMPI No. D2019-1837).
Así pues, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosLa segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo o probatio diabólica, lo cual muchas veces resultaría imposible – como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos –, en el supuesto que nos ocupa, la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.
Cabe observar que si, por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que, por otro lado, la posición del Demandado se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.
En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y este último no presenta pruebas para demostrar lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.
En particular, la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:
- La Demandante afirma y acredita que su marca GOOGLE ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, considerándose marca renombrada.
- El Demandado no posee ninguna autorización o licencia para usar la marca de la Demandante, ni existe ni ha existido ninguna relación entre la Demandante y el Demandado.
- El Demandado carece de derecho marcario alguno sobre el vocablo “google”, al no ser titular de ningún registro vigente a su favor.
Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio del Experto esto no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, en el nombre de dominio en disputa, aunque no esté vinculada al uso de una página web en sentido estricto, hace que sea presumible una correlación con las marcas de la Demandante que impide considerar que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de forma legítima y leal o no comercial.
Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feLa tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
(i) Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
(ii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
(iii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
(v) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.
La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos, materializados en las marcas con efectos en España registradas como GOOGLE, así como de su notoriedad en el mercado y entre el público consumidor. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de GOOGLE hubieran podido escapar al conocimiento del Demandado. En este sentido, la decisión emitida en eBay Inc. v. Sunho Hong,Caso OMPI No. D2000-1633, dispone que el conocimiento efectivo o presunto de los derechos del demandante en las marcas registradas constituye un factor que habla a favor de la mala fe (“Actual or constructive knowledge of the Complainant’s rights in the Trademarks is a factor supporting bad faith”).
La mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos alegados por la Demandante se puede fundamentar en el conocimiento por el Demandado de la existencia de dichos Derechos Previos de la Demandante. Para determinar el referido conocimiento previo de la marca GOOGLE por parte del Demandado, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del nombre de dominio, la amplitud del uso de la marca y el carácter notorio o renombrado de la marca.
De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones sobre la notoriedad de su marca, tanto en España como a nivel mundial, así como de su uso, cuanto menos, intenso en territorio español, se deduce la existencia de indicios más que suficientes para generar el convencimiento de que, en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado tenía conocimiento de la marca GOOGLE de la Demandante, habiendo registrado el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de su similitud con los Derechos Previos de la Demandante. Una coincidencia fruto de la casualidad habría sido altamente improbable. Al respecto, son varias las decisiones que han concluido que el registro de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria no puede ser casual, por lo que denota una evidente mala fe por parte del sujeto que realizó dicho registro. En este sentido, se puede citar, entre otras, la decisión emitida en Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001, , en la que se señala que “dada la notoriedad de la marca CITIFINANCIAL no es posible que la elección de los nombres de dominio fuese casual, constituyendo un intento de especular con ellos, o de atraer a usuarios de Internet de manera que se cree confusión sobre las prestaciones del Demandante, o de perturbar de alguna manera su actividad comercial”.
El Experto nota la composición del nombre de dominio en disputa, en la que se reproduce íntegramente la marca GOOGLE junto con el término “seo”. Aun cuando el elemento “seo” pueda considerarse un elemento meramente descriptivo, los usuarios de Internet podrían asumir que la Demandante ofrece a través del nombre de dominio en disputa un servicio de optimización en motores de búsqueda, relacionando así a la Demandante con el nombre de dominio en disputa. El hecho de que el término “seo” guarde una conexión con los productos y servicios que presta la Demandante confirma que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de la similitud con la marca de la Demandante lo que constituye mala fe a los efectos del Reglamento.
A mayor abundamiento, la ausencia de contestación por parte del Demandado, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos e intereses legítimos que pudiera ostentar, necesariamente debe llevar a concluir que la finalidad pretendida al registrar el nombre de dominio en disputa es la de lucrarse, con la posibilidad de atraer usuarios de Internet por la manifiesta confusión que ésta produce con los Derechos Previos de la Demandante.
Por consiguiente, la ausencia de contestación y de prueba en contrario llevan a este Experto a considerar que el registro del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe, concurriendo, por tanto, el tercero de los elementos previstos en el Reglamento.
A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 22 de septiembre de 2021