La Demandante es Elektroskandia Sverige AB, Suecia, representada por Dreyfus & associés, Francia.
El Demandado responde a las siglas K.A.S., España.
2. El nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del Nombre de Dominio en Disputa es 1API GmbH.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de octubre de 2021. El 7 de octubre de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El 8 de octubre de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de octubre de 2021.
El 13 de octubre de 2021, el Demandado envió un correo electrónico aceptando, tan pronto como sea posible, la transferencia del Nombre de Dominio en Disputa. La Demandante solicitó la suspensión del procedimiento el 13 de octubre de 2021. El Centro notificó a las Partes y a Red.es de la suspensión del procedimiento hasta el 12 de noviembre de 2021. El 9 de noviembre de 2021, la Demandante, por correo electrónico, solicitó la extensión de la suspensión del procedimiento. El Centro envió a las Partes y a Red.es, por correo electrónico, el 9 de noviembre la notificación de la extensión del plazo de suspensión del procedimiento hasta el 13 de diciembre de 2021. El 9 de diciembre de 2021, la Demandante, por correo electrónico, solicitó la extensión de la suspensión del procedimiento. El Centro envió a las Partes y a Red.es, por correo electrónico, el 10 de diciembre de 2021, la notificación de la extensión del plazo de suspensión del procedimiento hasta el 12 de enero de 2022. El 11 de enero de 2022, la Demandante, por correo electrónico, solicitó la reanudación del procedimiento. El procedimiento fue reanudado el 13 de enero de 2022.
De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de enero de 2022. El Demandado envió comunicaciones informales a lo largo del procedimiento.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 16 de febrero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una empresa dedicada a la tecnología eléctrica, en concreto, la comercialización de equipos y sistemas eléctricos en energía, automatización, telecomunicaciones, datos, electrodomésticos y suministros industriales.
La Demandante atesora un número muy elevado de clientes (más de 13.000) y de proveedores (más de 2.500). Forma parte del grupo francés Sonepar, que es una de las mayores empresas mayoristas de electricidad del mundo. Este grupo cuenta actualmente con más de 145 empresas en 48 países. En España, el grupo Sonepar tiene presencia a través de su filial Sonepar Ibérica, que es considerada líder en servicios B2B de productos eléctricos y soluciones tecnológicas. Cuenta esta filial española con 110 delegaciones repartidas a lo largo del país.
La Demandante es titular de la marca de la Unión Europea LIT BY CARDI (nº 017688094), registrada para productos de iluminación (clase 11) el 1 de mayo de 2018.
El Nombre de Dominio en Disputa es
El Nombre de Dominio en Disputa resuelve a una página que ofrece a la venta dicho Nombre de Dominio en Disputa por una suma de EUR 1.000.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteSegún la Demandante, esta posee Derechos Previos sobre el término LIT BY CARDI, según se deduce de su registro marcario sobre dicho término (marca de la Unión Europea nº 017688094), en comparación con la fecha de registro del Nombre de Dominio en Disputa.
También es titular de diversos nombres de dominio, todos ellos formados por “litbycardi”, entre los que destacan
A decir de la Demandante, el Nombre de Dominio en Disputa es prácticamente idéntico a la marca de la Unión Europea de la que es titular. La estructura del Nombre de Dominio en Disputa refuerza la falsa impresión de que este se encuentra relacionado oficialmente con la Demandante, ya que puede percibirse como dirigido al mercado español. Además, hay que tener presente que la Demandante se ha dirigido comercialmente a varios países del mundo, entre ellos, España, por lo que el público de este país puede razonablemente asumir que el Nombre de Dominio en Disputa pertenece a la Demandante.
Además, arguye la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. No es conocido comúnmente por dicho nombre de dominio, ni por el nombre “Lit By Cardi”. También hay que tener en consideración que la marca LIT BY CARDI de la Demandante precede al registro del Nombre de Dominio en Disputa, por lo que no puede el Demandado alegar tener derechos previos sobre el mismo. Confirma, además, la Demandante que el Demandado no ha sido licenciado o autorizado para usar los derechos marcarios de la Demandante. Tampoco puede argüirse que el Demandado tuviera la intención razonable de desarrollar una actividad legítima a través del Nombre de Dominio en Disputa. Finalmente, la oferta de venta de este Nombre de Dominio en Disputa por parte del Demandado no puede considerarse una oferta de buena fe de productos o servicios, ya que el Demandado está aprovechándose indebidamente del renombre de la Demandante.
Por último, señala la Demandante que el Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y está siendo usado de mala fe. Respecto de lo primero, dice la Demandante que resulta inverosímil que el Demandado no tuviera conocimiento de la existencia de la Demandante o de su marca LIT BY CARDI cuando solicitó el Nombre de Dominio en Disputa. Por otra parte, el Demandado registró dicho Nombre de Dominio en Disputa después de que la Demandante registrara varios nombres de dominio bajo varias extensiones. Por ello, sostiene la Demandante, el hecho de que el Nombre de Dominio en Disputa se registrara a continuación en el tiempo no puede ser una casualidad. Resulta difícil pensar, mantiene la Demandante, que, dada la notoriedad o renombre de la marca de la Demandante y de su actividad comercial en todo el mundo, no tuviera conocimiento el Demandado de ella.
Respecto del uso de mala fe, dice la Demandante que el Demandado pretende atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando una posibilidad de que los internautas se confundan con la marca de la Demandante. Al suponérsele un conocimiento de la existencia de la Demandante y sus marcas, y no teniendo interés legítimo en el Nombre de Dominio en Disputa, el uso de este sin la debida autorización solo puede calificarse de uso de mala fe. Añade que otro motivo que prueba la mala fe en el uso del Nombre de Dominio en Disputa es que el Demandado haya querido impedir que el Demandante refleje su marca con aquel.
B. DemandadoEl Demandado no contestó la demanda. Sin embargo, sí presentó un correo electrónico el 13 de octubre de 2021, en el que señala que no actuó guiado por mala fe alguna, y que el Nombre de Dominio en Disputa se registró debido a un registro automático ejecutado por un programa informático. Muestra, además, su voluntad de transferir el Nombre de Dominio en Disputa tan pronto sea posible.
El Demandado envió correos electrónicos el 3 de noviembre, 17 y 23 de noviembre de 2022, y el 12 de enero de 2022. Asimismo, por medio de correo electrónico de 18 de febrero de 2022, el Demandado solicitó que su nombre se omitiera de la decisión del Experto, y del conocimiento público, alegando las normas de protección de datos personales vigentes en la Unión Europea.
6. Debate y conclusionesEn primer lugar, y en relación con la petición del Demandado de que sus datos personales se omitan de esta decisión y del conocimiento público, el Experto accede a ello en base a las circunstancias del presente procedimiento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos PreviosA juicio del Experto, la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido que establece el artículo 2 del Reglamento. La definición de Derechos Previos en el Reglamento incluye las “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”. La Demandante es titular de derechos sobre una marca de la Unión Europea en LIT BY CARDI que constituyen los Derechos Previos de la Demandante de conformidad con la definición que de los mismos se da en el Reglamento.
Quedando claro lo anterior, entiende el Experto, asimismo, que entre el Nombre de Dominio en Disputa y los Derechos Previos de la Demandante existe una relación de identidad, puesto que, aunque la marca de la Demandante es LIT BY CARDI, quien acceda al Nombre de Dominio en Disputa lo hará tecleando “litbycardi.es”, es decir, todo junto. Y, puesto de esta manera, es claro que el Nombre de Dominio en disputa reproduce exactamente el conjunto denominativo de la marca de la Demandante.
Son numerosas las resoluciones del Centro que establecen que en esos casos, es decir, cuando existe una identidad absoluta entre el término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos y el Nombre de Dominio, debe entenderse que se da por cumplido el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento (entre otras muchas, véanse Alfred Dunhill, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Abdullah Altubayieb,Caso OMPI No. D2017-02091 ; o Florida National University, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Toby Schwarzkopf,Caso OMPI No. D2017-0138).
Por consiguiente, entiendo que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimosPor su parte, respecto del requisito referido a la ausencia de derechos o intereses legítimos, la Demandante ha presentado pruebas de su conocimiento por parte del público, de su dimensión empresarial, de su actividad internacional, en suma, ha presentado un caso prima facie de renombre de su actividad y de uso de sus Derechos Previos. También ha señalado la Demandante que no ha licenciado o autorizado el uso de sus Derechos Previos, y que el Demandado no es conocido comúnmente por el Nombre de Dominio en Disputa, sin que, añade, pueda demostrarse que el Demandado tuviera una intención razonable de desarrollar una actividad legítima a través del Nombre de Dominio en Disputa. En consecuencia, y de acuerdo con lo que establece reiteradamente el Centro, recae sobre el Demandado la prueba de que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en Disputa.
No ha sido así, en absoluto. Al contrario, de las comunicaciones enviadas por el Demandado al Centro no se desprende alegación o prueba alguna acerca de hechos o circunstancias que prueben que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa. Más bien lo contrario.
El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico a la marca LIT BY CARDI de la Demandante. En este sentido, entiendo que la composición del Nombre de Dominio en Disputa conlleva un riesgo alto de confusión por asociación con la Demandante. Ver Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 2.5.1.
Luego, en ausencia de prueba alguna por el Demandado que contrarreste el valor de la prueba y los indicios aportados por la Demandante acerca de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio en Disputa, he de concluir que este carece, efectivamente, de tales derechos o intereses legítimos. Por todas, CVS Pharmacy, Inc. v. Top Investments, LLLP,Caso OMPI No. D2011‑0379.
Se da, por consiguiente, el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feFinalmente, el demandante debe probar que el demandado registró o está usando el nombre de dominio de mala fe. Aquí el Reglamento se aparta de la Política UDRP, y exige, alternativamente, que se den cualquiera de esas dos condiciones, o bien el registro, o bien el uso actual del nombre de dominio.
Pues bien, de nuevo he de referirme al correo electrónico mandado por el Demandado al Centro el 13 de octubre de 2021, en el que el Demandado viene a reconocer que está conforme con transferir el Nombre de Dominio en Disputa a la Demandante tan pronto sea posible. En principio, esto sería suficiente para decidir a favor de la Demandante. Véase, por ejemplo, Brownells, Inc. v. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2007-1211.
Pero, dado que la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento y que se decidiera sobre el fondo, entiendo que, siendo consecuente, debo proceder a ello.
En este sentido, debe señalarse que resulta altamente sospechoso que el Nombre de Dominio en Disputa se haya registrado en fecha muy cercana a la del registro de otros nombres de dominio a favor de la Demandante. Todo ello, unido al amplio conocimiento empresarial de la Demandante, debe llevar a la conclusión de que el Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa a sabiendas y con el fin de perturbar la actividad de la Demandante en Internet, particularmente, en España (dado que estamos ante un dominio de nivel superior de código de país “ccTLD, por sus siglas en inglés”), o cuando menos aprovechándose de ese conocimiento. Resulta irrazonable pensar que el registro del Nombre de Dominio en Disputa es fruto de la casualidad, dada su peculiaridad y que no se trata de un nombre vulgar o de uso común.
Por otra parte, no debemos obviar que el Nombre de Dominio en Disputa reproduce en su integridad la marca de la Demandante sobre la que ostenta Derechos Previos. En este sentido, no son pocas las resoluciones del Centro que establecen que el registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida es una presunción del registro de mala fe (Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center,Caso OMPI No. D2000-0522; Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol,Caso OMPI No. D2001-0489).
Respecto al uso del Nombre de Dominio en Disputa, debe considerarse que es de mala fe en tanto que el Demandado lo utiliza de manera intencionada, para atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio Web, siendo que la marca de la Demandante es idéntica al Nombre de Dominio en Disputa.
Por ello, debe colegirse que el Nombre de Dominio en Disputa se registró y se usa de mala fe.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 3 de marzo de 2022
1 Dado que Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).