Die Beschwerdeführerin ist Sphinx Information Technology Consulting and Software Project GmbH aus Wien, Österreich, vertreten durch Weiser & Voith Patentanwälte Partnerschaft, Österreich.
Die Beschwerdegegnerin ist Miriana Androvici, Sphinx IT SRL aus Timisoara, Rumänien, intern vertreten. 2. Domainname, Register und Registrierstelle
Das Register des streitigen Domainnamens ist das European Registry for Internet Domains („EURid“ oder das „Register“). Der streitige Domainname ist bei CLAUS WEB srl registriert. 3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde wurde bei dem WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 4. Juli 2018 eingereicht.
Am 5. Juli 2018 sandte das Zentrum eine Bitte um Bestätigung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens per E-Mail an das Register. Am 5. Juli 2018 übermittelte das Register seine Antwort per E-Mail an das Zentrum, in welchem es bestätigte, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin des streitigen Domainnamens ist und deren Kontaktdaten zur Verfügung stellte.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Voraussetzungen der Regeln für die Alternative Streitbeilegung in .eu-Domainnamenstreitigkeiten (den „ADR-Regeln“) und den Ergänzenden Regeln der Weltorganisation für Geistiges Eigentum für .eu-Domainnamenstreitigkeiten (den „Ergänzenden Regeln“) entspricht.
In Übereinstimmung mit den ADR-Regeln, Artikel B(2), wurde die Beschwerde der Beschwerdegegnerin vom Zentrum förmlich übermittelt und das Verfahren am 9. Juli 2018 eingeleitet. Gemäß den ADR-Regeln, Artikel B(3), endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 21. August 2018. Die Beschwerdeerwiderung wurde am 21. August 2018 bei dem Zentrum eingereicht.
Das Zentrum ernannte Stephanie G. Hartung am 30. August 2018 als einköpfige Schiedskommission. Die Schiedskommission stellt fest, dass sie ordnungsgemäß ernannt wurde. Die Schiedskommission hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unabhängigkeit, wie vom Zentrum zwecks Übereinstimmung mit den ADR-Regeln, Artikel B(5) vorgeschrieben, abgegeben. 4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Österreich, welches IT-Dienstleistungen anbietet.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der folgenden registrierten Marken mit Schutz für Österreich:
- Wortmarke SPHINX, Österreichisches Patentamt, Register-Nr.: 227659, Registrierungs-Datum: 7. Oktober 2005, Status: registriert;
- Wortmarke SPHINX, Österreichisches Patentamt, Register-Nr.: 278829, Registrierungs-Datum: 4. Juli 2014, Status: registriert.
Daneben verfügt die Beschwerdeführerin über die Domainnamen , sowie , von denen sie jedenfalls den Domainnamen zum Zwecke der Bewerbung ihrer Dienstleistungen im Internet unter „www.“ nutzt.
Die Beschwerdegegnerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Rumänien, welches ebenfalls IT-Dienstleistungen anbietet. Die Beschwerdegegnerin hat den streitigen Domainnamen am 18. Oktober 2013 registriert. Zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung verlinkt der streitige Domainname auf eine Website unter „www.“, über welche die Beschwerdegegnerin ihre IT-Dienstleistungen im Internet bewirbt.
Durch ein Schreiben vom 9. Mai 2018 wiesen die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin auf die österreichischen Markenrechte SPHINX hin und forderten die Beschwerdegegnerin zur Unterlassung auf. Diese erwiderte durch Schreiben vom 18. Mai 2018, bis dato keine Kenntnis von den nationalen Markenrechten der Beschwerdeführerin gehabt zu haben und entfernte sodann einen Hinweis auf einen zu gründenden Standort in Wien von der Website unter „www.“.
Die Beschwerdeführerin beantragt, den streitigen Domainnamen zu widerrufen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen. 5. Parteivorbringen A. Beschwerdeführerin
Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass die Beschwerdegegnerin unter dem streitigen Domainnamen IT-Dienstleistungen zum Optimieren von Geschäftsprozessen anbiete, die identisch oder zumindest ähnlich zu den von den Marken SPHINX der Beschwerdeführerin geschützten Dienstleistungen seien. Auch der streitige Domainname stimme mit dem kennzeichnungskräftigen Teil der Marken SPHINX der Beschwerdeführerin überein.
Die Beschwerdeführerin behauptet weiterhin, dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte oder legitime Interessen an dem streitigen Domainnamen habe, insofern sie selbst nicht über ältere Rechte an der Bezeichnung „Sphinx“ bzw. „Sphinx-IT“ verfüge.
Schließlich sei der streitige Domainname von der Beschwerdegegnerin in bösgläubiger Absicht registriert oder benutzt worden, insofern sich das Angebot der Website unter dem streitigen Domainnamen eindeutig an den österreichischen Markt richte, was sich u.a. aus der deutschen Sprache sowie aus dem Verweis auf einen Firmensitz der Beschwerdegegnerin in Wien ergebe. Damit nutze die Beschwerdegegnerin das geschäftliche Streben der Beschwerdeführerin am österreichischen Markt in unlauterer Weise aus mit dem Ziel, die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin als eines Wettbewerbers der Beschwerdegegnerin zu stören. B. Beschwerdegegnerin
Die Beschwerdegegnerin trägt vor, dass ihr Unternehmen bereits 1995 in Rumänien gegründet worden und somit fast gleich alt sei wie das Unternehmen der Beschwerdeführerin, welches angeblich seit 1994 bestehe. Allerdings sei der Beschwerdegegnerin bis zur Einleitung dieses Verfahrens nicht bekannt gewesen, dass die Beschwerdeführerin über eingetragene Marken mit Schutz für die Bezeichnung „Sphinx“ verfüge. Die Firma „SPHINX IT“ der Beschwerdegegnerin leite sich von der Sphinx in den rumänischen Süd-Karparten ab, einem großen Steinblock im Bocegi-Gebirge in Form eines menschlichen Kopfes. Dabei handele es sich um ein Symbol Rumäniens für Beständigkeit, welches entsprechenden Eingang auch in das Firmenlogo der Beschwerdegegnerin gefunden habe.
Die Beschwerdegegnerin weist darauf hin, dass die Beschwerdeführerin lediglich über eine Marke SPHINX ohne den Zusatz „IT“ verfüge und diese Marke zudem lediglich Schutz in Österreich und nicht in der ganzen Europäischen Union („EU“) genieße. Die Beschwerdegegnerin biete SAP-Dienstleistungen sowohl für deutschsprachige als auch für potentielle Kunden in West- und Mitteleuropa an, wo die Verkehrssprachen Englisch und Deutsch seien, so auch etwa in der Schweiz. Es bestünden Unterschiede zu den von der Beschwerdeführerin erbrachten Dienstleistungen, sodass eine Verwirrung von Kunden bei Bestehen beider Websites, sowohl der der Beschwerdeführerin als auch der der Beschwerdegegnerin, nicht zu befürchten seien.
Nach dem weiteren Vortrag der Beschwerdegegnerin habe diese ein berechtigtes Interesse an der Nutzung der streitigen Domainnamens, insofern sie diesen bereits im Jahr 2013 registriert habe und seit 2015 für den Betrieb einer Website nutze, in deren Instandhaltung und Optimierung sie insbesondere von 2016 bis 2018 entsprechend investiert habe. Die Beschwerdegegnerin sei vor Einreichung dieser Beschwerde der Öffentlichkeit und den Kunden unter ihrem im Handelsregister Rumäniens geführten Firmennamen bekannt gewesen, wie zahlreiche Geschäftsunterlagen belegten. Die Registrierung des streitigen Domainnamens sei nie in der Absicht erfolgt, unlauteren Wettbewerb gegenüber Unternehmen aus Deutschland oder westlichen und mitteleuropäischen Ländern zu betreiben, sondern allein um die Kommunikation mit den Kunden der Beschwerdegegnerin zu erleichtern, insofern die rumänische Sprache dort nicht verwendet werde.
Schließlich habe die Beschwerdegegnerin den streitigen Domainnamen weder in bösgläubiger Absicht registriert noch benutzt. Der streitige Domainname leite sich von dem als „Sphinx“ bekannten großen Steinblock in den rumänischen Süd-Karparten ab, dem die Abkürzung „IT“ zur Kennzeichnung der von der Beschwerdegegnerin angebotenen Dienstleistungen hinzugefügt worden sei, um letztlich den im rumänischen Handelsregister verzeichneten Firmennamen der Beschwerdegegnerin wiederzugeben. Bis zur Einreichung dieser Beschwerde habe die Beschwerdegegnerin keine Kenntnis von der Marke SPHINX der Beschwerdeführerin gehabt und diese sei auch nicht so bekannt, dass die Beschwerdegegnerin als ein europäisches Unternehmen diese habe kennen müssen. Auch andere Unternehmen, wie etwa ein Unternehmen mit Sitz in Hong-Kong, betrieben Websites unter ähnlichen Bezeichnungen, so etwa unter „“. Am 18. Mai 2018 habe die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin auf deren Schreiben vom 09. Mai 2018 geantwortet und darauf hingewiesen, dass sie mit Blick auf die Registrierung und Nutzung des streitigen Domainnamens im guten Glauben gehandelt habe. Zum Beweis dessen habe sie überdies von diesem Moment an auf einen Verweis auf einen zu gründenden Standort in Wien auf ihrer Website verzichtet. 6. Entscheidungsgründe
Gemäß Artikel 21(1) der EU-Verordnung 874/2004 sowie Artikel B(11)(d)(1) der ADR-Regeln ist es Aufgabe der Beschwerdeführerin nachzuweisen, dass
(i) der streitige Domainname identisch oder verwechselbar ähnlich mit Namen ist, für die ein Recht oder Rechte nach nationalem Recht und/oder Gemeinschaftsrecht im Sinne des Artikel B(1)(b)(9) der ADR-Regeln anerkannt oder festgelegt ist oder sind; und entweder
(ii) der streitige Domainname von der Beschwerdegegnerin ohne Rechte oder legitime Interessen am streitigen Domainnamen registriert wurde; oder
(iii) der streitige Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird. A. Identisch oder verwechselbar mit einem Namen, für den Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedsstaats und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt sind
Die Schiedskommission stellt fest, dass der streitige Domainname verwechselbar ähnlich mit den nationalen österreichischen Marken SPHINX ist, an denen die Beschwerdeführerin Markenrechte besitzt.
Der streitige Domainname schließt die Marke der Beschwerdeführerin vollständig ein und lässt diese entsprechend deutlich erkennen. Es entspricht der gängigen Praxis der Schiedskommissionen sowohl in Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy als auch in .eu-ADR-Regeln, dass dieser Umstand jedenfalls zu einer verwechselbaren Ähnlichkeit zwischen streitigen Domainnamen und Marke der oder des Beschwerdeführers führt (vgl. etwa Lidl-Stiftung & Coupon KG v. Name Redacted,WIPO Case No. DEU2018-0012). Dem steht auch nicht die Hinzufügung der generischen Bezeichnung „IT“ entgegen, die lediglich eine Abkürzung des seinerseits generischen Begriffs „Informationstechnologie“ darstellt und hier auf den Geschäftsgegenstand sowohl des Unternehmens der Beschwerdeführerin als auch der Beschwerdegegnerin hinweist.
Demzufolge stellt die Schiedskommission fest, dass die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen des Artikel B11(d)(1) der ADR-Regeln erfüllt hat. B. Rechte oder berechtigte Interessen
Gemäß den ADR-Regeln, Artikel B(11)(d)(1), obliegt es der Beschwerdeführerin weiterhin, vorzutragen und entsprechend nachzuweisen, dass der streitige Domainname von der Beschwerdegegnerin ohne Rechte oder berechtigte Interessen an demselben registriert worden ist. Insofern es typischerweise schwierig ist, eine negative Tatsache (hier das Fehlen von Rechten oder berechtigten Interessen) nachzuweisen, entspricht es der herrschenden Meinung von Schiedskommissionen in UDRP- sowie in .eu-ADR-Verfahren, dass es ausreichend ist, wenn der Beschwerdeführer einen sog. Anscheinsbeweis (prima facie) für das Fehlen entsprechender Rechte oder berechtigte Interessen liefert, womit es in der Folge zu einer Beweislastumkehr kommt und es nun dem Beschwerdegegner obliegt, seinerseits vorzutragen und unter Beweis zu stellen, dass entsprechende Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen bestehen (vgl. etwa Lidl-Stiftung & Coupon KG v. Name Redacted,WIPO Case No. DEU2018-0012).
Im vorliegenden Fall weist die Beschwerdeführerin im Wesentlichen darauf hin, dass der Beschwerdegegnerin keine älteren Rechte an der Bezeichnung „Sphinx“ zustehen und es dieser daher untersagt sei, diese Bezeichnung als Domainnamen zu führen, weshalb sie auch kein Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen habe. Demgegenüber enthalten die ADR-Regel in Artikel B(11)(e) einen nicht abschließenden Katalog von Fällen, die geeignet sind, Rechte oder berechtigte Interessen eines Beschwerdegegners nachweisen. Hierzu zählen u.a. folgende Umstände: (1) dass der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen vor der Ankündigung der Streitigkeit im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder nachweislich Vorbereitungen in diese Richtung getroffen hat (Artikel B11(e)(1) der ADR-Regeln), sowie (2) dass der Beschwerdegegner als Unternehmen, Organisation oder natürliche Person unter dem streitigen Domainnamen allgemein bekannt war, selbst wenn keine nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen (Artikel B(11)(e)(2) der ADR-Regeln).
Die Beschwerdegegnerin hat ihrerseits vorgetragen und nachgewiesen, dass sie bereits seit 1995 unter der Firma „Sphinx IT SRL“ im rumänischen Handelsregister registriert und seit dieser Zeit unter dieser Bezeichnung geschäftlich tätig ist und insbesondere SAP-Dienstleistungen anbietet. Die Website unter dem streitigen Domainnamen betreibt die Beschwerdegegnerin offenbar bereits seit 2015 und bietet dort ihre SAP-Dienstleistungen an mit dem Ziel, auch potentielle deutschsprachige Kunden in West- und Mitteleuropa, darunter in Deutschland und in der Schweiz anzusprechen. Der Beschwerdegegnerin ist nach eigenem Vortrag nicht bekannt gewesen, dass die in Österreich ansässige Beschwerdeführerin über entsprechende Markenrechte an der Bezeichnung „SPHINX“ für IT-Dienstleistungen verfügt; sie leite gänzlich unabhängig von den Marken SPHINX der Beschwerdeführerin ihren eigenen Firmennamen „Sphinx-IT“ aus einem in den rumänischen Süd-Karparten gelegenen Steinblock in Form einer Sphinx ab, der auch in dem Firmenlogo der Beschwerdegegnerin wiedergegeben ist.
Die Schiedskommission geht nach dem übereinstimmenden oder unbestrittenen Vortrag beider Parteien folglich davon aus, dass die Beschwerdegegnerin bereits vor der Ankündigung der hiesigen Streitigkeit Waren unter dem streitigen Domainnamen angeboten hat, ohne hierbei ersichtlich auf die Beschwerdeführerin oder die zu ihren Gunsten geschützten nationalen österreichischen Marken abzuzielen, etwa in der Absicht, sich hieraus einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Auch nach dem eigenen Vortrag der Beschwerdeführerin ist kein Grund dafür ersichtlich, dass die nationalen österreichischen Marken der Beschwerdeführerin und/oder das Unternehmen der Beschwerdeführerin über die Grenzen von Österreich hinaus bekannt sind und die Beschwerdegegnerin hiervon entsprechende Kenntnis gehabt haben musste. Vielmehr hat die Beschwerdegegnerin eine plausible Erläuterung dafür geliefert, weshalb sie den generischen Begriff „Sphinx“ sowohl für ihre bereits 1995 gegründete Firma als auch für den hiermit korrespondierenden streitigen Domainnamen gewählt hat. Unter Letzterem ist die Beschwerdegegnerin ganz offensichtlich auch seit Längerem am Markt bekannt, wie sich aus den zahlreichen Geschäftsunterlagen, die die Beschwerdegegnerin vorgelegt hat, ergibt, auch wenn die Beschwerdegegnerin selbst nicht über entsprechende Markenrechte an der Bezeichnung „Sphinx“ verfügt. Damit hat die Beschwerdegegnerin – ungeachtet des Vortrags der Beschwerdeführerin – zur Überzeugung der Schiedskommission das Bestehen entsprechender Rechte oder berechtigter Interessen an dem streitigen Domainnamen im Sinne der Artikel B(11)(e)(1) sowie Artikel B(11)(e)(2) der ADR-Regeln nachgewiesen.
Zusammenfassend ist somit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin hier die Voraussetzungen gemäß Artikel B(11)(d)(1)(ii) der ADR-Regeln nicht erfüllt hat. C. Bösgläubige Registrierung oder bösgläubige Benutzung
Damit verbleibt es für die Schiedskommission zu prüfen, ob der streitige Domainname in bösgläubiger Absicht von der Beschwerdegegnerin registriert wurde oder von dieser benutzt wird (Artikel B(11)(d)(1)(iii) der ADR-Regeln).
Wie bereits dargelegt, hat die Beschwerdegegnerin überzeugend vorgetragen, weshalb sie sich bereits im Jahr 1995 dazu entschlossen hatte, die Firma „Sphinx IT“ zu wählen, und zwar mit Blick auf einen in Südrumänien am Sitz der Beschwerdegegnerin gelegenen großen Steinblock mit dem Namen „Sphinx“ und nicht in Kenntnis von und/oder gerichtet auf die in Österreich ansässige Beschwerdeführerin. Nachdem die Beschwerdegegnerin bereits seit 1995 und folglich zwei Jahrzehnte lang unter der Firma „Sphinx IT“ am Markt tätig gewesen war, registrierte sie dann im Jahr 2015 den zu dieser Firma korrespondierenden streitigen Domainnamen und nutzte ihn fortan für den Betrieb einer Website zur Bewerbung ihres Unternehmens und der von diesem angebotenen SAP-Dienstleistungen. Es sind keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, und zwar weder nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin noch dem der Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerdegegnerin dabei in Kenntnis von der Beschwerdeführerin handelte und/oder in irgendeiner Form die Absicht besaß, von dem möglichen Ruf der zugunsten der Beschwerdeführerin eingetragenen nationalen österreichischen Marken SPHINX auf Kosten der Beschwerdeführerin zu profitieren. Mithin ist hier auch keiner der Tatbestände des Artikel B(11)(f)(1) bis (5) der ADR-Regeln gegeben, wonach vom dem Vorliegen einer bösgläubigen Registrierung oder Nutzung des streitigen Domainnamens durch die Beschwerdegegnerin auszugehen wäre.
Dieser Feststellung steht nach Auffassung der Schiedskommission auch nicht der Umstand entgegen, dass die Website der Beschwerdegegner zumindest vorübergehend einen Hinweis auf einen zu eröffnenden Standort in Wien enthielt und somit zumindest vorübergehend einen eindeutigen Bezug zu Österreich aufwies, wo die Marken SPHINX der Beschwerdeführerin entsprechenden Schutz genießen. Denn nicht nur entfernte die Beschwerdegegnerin diesen Hinweis offenbar unmittelbar nach dem Erhalt des Schreibens der Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin vom 9. Mai 2018, sondern sind nach dem Vortrag beider Parteien keine Gründe für die Annahme ergeben, dass die Beschwerdegegnerin zu irgendeinem Zeitpunkt geschäftliche oder sonstige Interesse mit dem streitigen Domainamen verfolgte, die mit dem Geschäftsbetrieb der Beschwerdeführerin oder deren Marke SPHINX in irgendeinen unmittelbaren oder jedenfalls mittelbaren Zusammenhang gebracht werden könnten. Es mag hier dahingestellt sein, ob ein vor den ordentlichen Gerichten zu führender Markenrechtsstreit zu der Feststellung einer Markenverletzung begangen durch die Beschwerdegegnerin gelangen könnte. Eine bösgläubige Registrierung oder Nutzung des streitigen Domainnamens, die Gegenstand des hiesigen ADR-Verfahrens ist, kann hier auch und gerade mangels entsprechenden Vortrags der Beschwerdeführerin jedenfalls nicht festgestellt werden.
Damit kommt die Schiedskommission zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdeführerin auch nicht die Voraussetzung des Artikel B(11)(d)(1)(iii) der ADR-Regeln erfüllt hat. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.
Stephanie G. Hartung
einköpfige Schiedskommission
Datum: 17. September 2018
In accordance with Articles B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2018-0022:
1. Complainant is Sphinx Information Technology Consulting and Software Project GmbH of Vienna, Austria, and Respondent is Miriana Androvici of Timisoara, Romania.
2. The disputed domain name is which was registered on October 18, 2013 with the European Registry for Internet Domains (EURid) and which currently resolves to a website at “www.” to promote Respondent’s IT business.
3. The Complaint was filed in German on July 4, 2018; the Response was filed in German on August 21, 2018. Stephanie G. Hartung was appointed as single member panel on August 30, 2018.
4. Complainant is the owner of two national Austrian trademarks (word marks) SPHINX, namely:
• Austrian Patent Office No. 227659, registered on October 7, 2005;
• Austrian Patent Office No. 278829, registered on July 4, 2014.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Article B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
the disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or Community law;
Respondent has rights or legitimate interests in the disputed domain name because Respondent has legitimate business in Romania since 1995 selling IT services;
Respondent has not registered and is not using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Article B(11) of the ADR Rules, the Panel decides that the Complaint be denied.
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