Il Ricorrente è Consorzio Tutela Taleggio, Italia, rappresentato da De Tullio & Partners Lawfirm, Italia.
Il Resistente è Gilberto Ramponi Rivelli, Publinord s.r.l., Italia, rappresentato da Nunziante Magrone Studio legale Associato, Italia.
2. Il nome a dominio, il Registry e il RegistrarIl nome a dominio contestato è
Il Ricorso è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (il Centro) il 5 febbraio 2020. Il 5 febbraio 2020, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registry una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 6 febbraio 2020, il Registry ha trasmesso via e-mail al Centro una risposta, indicando l’identità del titolare del nome a dominio contestato e i suoi recapiti, che differiscono da quelli indicati nel Ricorso. Il Centro ha inviato una e-mail al Ricorrente il 6 febbraio 2020 trasmettendo le informazioni del titolare del nome a dominio fornite dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Ricorrente ha depositato una modifica al Ricorso il 14 febbraio 2020.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso e della modifica al Ricorso alle Norme per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme ADR) e alle Norme Supplementari dell’OMPI per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme Supplementari).
Ai sensi del Paragrafo B(2) delle Norme ADR, il Centro ha notificato in data 17 febbraio 2020 al Resistente il Ricorso e la procedura così instaurata. Ai sensi del Paragrafo B(3) delle Norme ADR, il termine per il deposito della Risposta era il 30 marzo 2020. La Risposta è stata depositata presso il Centro il 30 marzo 2020.
Il Centro ha nominato Edoardo Fano quale Esperto unico nella presente controversia il 17 aprile 2020.
Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alle Norme ADR. Il Collegio ha trasmesso la Dichiarazione di Accettazione e Dichiarazione di Indipendenza e di Imparzialità, come richiesto dal Centro ai sensi del Paragrafo B(5) delle Norme ADR.
La lingua della presente procedura è la lingua italiana, essendo la lingua del Contratto di Registrazione, in applicazione del Paragrafo A(3)(a) delle Norme ADR.
4. I FattiIl Ricorrente, Consorzio Tutela Taleggio, con sede a Treviglio (BG), si dedica alla tutela, salvaguardia, controllo e promozione del formaggio TALEGGIO.
Il Ricorrente è titolare dei seguenti diritti esclusivi aventi per oggetto la denominazione TALEGGIO:
- Registrazione di Denominazione di Origine (DO) Italiana TALEGGIO, riconosciuta con il DPR 15.9.1988;
- Registrazione di Denominazione di Origine Protetta (DOP) TALEGGIO, riconosciuta a livello UE il 12 giugno 1996 con il Regolamento CE n. 1107/96;
- Registrazione di Denominazione di Origine Protetta (DOP) TALEGGIO, n. 922 Registro Internazionale OMPI, del 20 gennaio 2014;
- Registrazione di Marchio dell’Unione Europea n. 9635392 TALEGGIO, del 18 agosto 2011;
- Registrazione di Marchio Internazionale n. 1066783 TALEGGIO, del 21 gennaio 2011.
Il Ricorrente è inoltre titolare delle seguenti registrazioni di nome a dominio:
Il nome a dominio contestato
Il Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato
Il Ricorrente ritiene che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato, non essendo stato autorizzato dal Ricorrente a utilizzare il marchio e la DOP TALEGGIO.
Infine il Ricorrente considera ricorra mala fede nella registrazione e nell’uso da parte del Resistente del nome a dominio contestato, dal momento che la finalità del Resistente è quella di attrarre gli utenti di Internet nel sito web corrispondente al nome a dominio contestato, creando un rischio di confusione in merito a origine, sponsorizzazione, affiliazione o appropriazione di tale sito web. Le pagine web relative al nome a dominio contestato presentano infatti, oltre alla descrizione dei luoghi geografici della Val Taleggio, dei banners pubblicitari e dei link connessi a portali riguardanti diversi settori di attività, tra i quali alcuni che vendono prodotti alimentari.
B. ResistenteIl Resistente non mette in dubbio che il nome a dominio contestato sia identico al marchio e alla DOP di titolarità del Ricorrente, ma afferma che il nome a dominio contestato è stato registrato più di 3 anni prima delle domande di registrazione di marchio della UE e Internazionale aventi per oggetto la denominazione TALEGGIO, nonché 15 mesi dopo la scadenza del cosiddetto “sunrise period” per il ccTLD “.eu”, periodo durante il quale il Ricorrente avrebbe potuto registrare il nome a dominio contestato in virtù del diritto di prelazione derivante dai propri diritti esclusivi su tale denominazione.
I diritti anteriori del Ricorrente si limitano pertanto al nome a dominio
Il Resistente sostiene di avere un legittimo interesse in merito al nome a dominio contestato dal momento che la denominazione TALEGGIO viene utilizzata con riferimento al paese e alla valle omonimi all’interno di un portale, “www.piazze.it”, sviluppato dal Resistente per raccogliere e organizzare l’accesso a siti contenenti informazioni in relazione a località del territorio italiano, un’attività iniziata ben prima di aver avuto conoscenza del presente Ricorso, senza la finalità di fuorviare i consumatori che ricerchino informazioni inerenti al formaggio TALEGGIO facendo credere che esista un rapporto di qualche tipo con il Ricorrente e senza l’uso di testi o immagini che possano nuocere alla reputazione di tale formaggio.
A ulteriore riprova di ciò il Resistente aggiunge che il sito web corrispondente al nome a dominio contestato non è indicizzato, pertanto chi ricercasse la denominazione TALEGGIO in un motore di ricerca non approderebbe al sito web del Resistente.
In merito infine alla registrazione o all’uso in mala fede del nome a dominio contestato, il Resistente ritiene infondate le allegazioni del Ricorrente su tale punto, oltre che per quanto sopra, anche per i seguenti motivi.
In data 11 ottobre 2016, il Ricorrente, tramite i propri legali, ha scritto una lettera di diffida al Resistente avente per oggetto il nome a dominio contestato e il nome a dominio
Il Resistente conclude pertanto che i più di 3 anni trascorsi tra la lettera di diffida e il presente Ricorso, unitamente al fatto che il nome a dominio
Il Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR elenca tre elementi, il secondo e il terzo dei quali sono tra loro alternativi, che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale di uno stato membro e/o dell’Unione europea riconoscono o attribuiscono un diritto; e
(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; oppure
(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.
A. Identità o confondibilità con un marchio rispetto al quale sussiste un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale di uno Stato membro e/o dal diritto dell’Unione europeaPer quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio rileva che tanto il Ricorrente quanto il Resistente non mettono in dubbio l’identità tra il marchio e DOP TALEGGIO di titolarità del Ricorrente e il nome a dominio contestato.
E’ inoltre ormai pacificamente accettato che un ccTLD, in questo caso “.eu”, debba essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio e un nome a dominio.
Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui al Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR.
B. Diritti o Interessi LegittimiIl Ricorrente, titolare del marchio e DOP corrispondente al nome a dominio contestato, dichiara di non aver autorizzato il Resistente all’utilizzo del marchio e della DOP in questione.
Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per un Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Ciò è conforme al Paragrafo B(11)(e) delle Norme ADR che indica una lista non esaustiva di possibili prove che il Resistente può fornire per provare i propri diritti o interessi legittimi. In mancanza, l’onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente. Tale lista esemplificativa ricomprende le seguenti prove:
(1) prima di avere avuto qualsiasi notizia della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
(2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea;
(3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea.
Nel caso in esame sarà pertanto compito del Collegio valutare se il Resistente sia riuscito a confutare la prova prima facie presentata dal Ricorrente, che nel suo Ricorso afferma che il Ricorrente è l’unico soggetto titolare dell’uso esclusivo del nome a dominio TALEGGIO, essendo titolare del relativo marchio nonché DOP, mentre il Resistente non ha né alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato e ne fa un uso teso a fuorviare i consumatori rimandandoli ad altri siti web che vendono prodotti alimentari non di qualità e non sottoposti ai rigidi controlli sanitari tipici di una DOP.
A seguito di un attento esame del sito web del Resistente corrispondente al nome a dominio contestato, il Collegio rileva che, al momento della presentazione del presente Ricorso, il Resistente stava già utilizzando il nome a dominio contestato in relazione a un sito web dedicato principalmente alla descrizione dell’ambito geografico della località denominata TALEGGIO e dell’omonima valle, in provincia di Bergamo, dove per stessa ammissione del Ricorrente ha origine il famoso formaggio.
All’interno di tale sito viene fatta menzione puramente descrittiva del formaggio TALEGGIO in quanto originario della località geografica analizzata.
Pur riconoscendo i diritti del Ricorrente sul marchio e DOP TALEGGIO nonché il fatto che le Norme ADR relative al ccTLD “.eu”, a differenza della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), non sono limitate alle dispute tra nomi a dominio e marchi ma si estendono fino a ricomprendere le dispute tra nomi a dominio e, come nel caso in esame, marchi di fatto (o che erano tali quando il nome a dominio contestato è stato registrato) e denominazioni di origine, il Collegio ritiene che il Resistente abbia un interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato in virtù dell’uso descrittivo che ne sta facendo in relazione alla località geografica nonché all’offerta di servizi in buona fede iniziata prima di avere conoscenza della controversia in esame.
Le collisioni tra il nome di una località geografica e la corrispondente DOP, a volte registrata anche come marchio, sono abbastanza frequenti.
In un caso di UDRP analogo (Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. Rob Monster / DigitalTown Inc.,
Caso OMPI No. D2017-0253),1 avente per oggetto il nome a dominio
In relazione ai banners e ai link pubblicitari presenti nel sito web corrispondente al nome a dominio contestato, si tratta di portali tematici appartenenti al Resistente e relativi a prodotti e servizi di diversa natura, che a loro volta rimandano ad altri portali come in un sistema di scatole cinesi.
I portali relativi ai prodotti alimentari, tra cui svariati tipi di formaggi, raccontano in alcuni casi la storia e le ricette relative a tali prodotti, in altri casi forniscono elenchi di esercizi commerciali specializzati nelle diverse categorie di prodotti, e si tratta comunque di un uso che non viene ritenuto dal Collegio fuorviante o nocivo nei confronti degli interessi del Ricorrente.
Il Collegio pertanto ritiene che il Ricorrente non abbia provato la sussistenza del secondo elemento richiesto al Paragrafo B(11)(d)(1)(ii) delle Norme ADR.
C. Registrazione o Uso in Mala fedeIn applicazione dell’Articolo 21(1) del Regolamento e del Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR, gli elementi “(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio” e “(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede” sono tra loro alternativi.
Il Paragrafo B(11)(f) delle Norme ADR prevede che, ai fini del Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR, le seguenti circostanze, in particolare ma senza esclusione delle altre, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione o uso in mala fede di un nome a dominio:
(1) circostanze comprovanti che il nome a dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea oppure a un ente pubblico; oppure
(2) il nome a dominio è stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea oppure a un ente pubblico, di utilizzare tale nome in un nome a dominio corrispondente, sempre che:
(i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del Resistente; oppure
(ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo rilevante per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
(iii) al momento dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Resistente abbia dichiarato l’intenzione di utilizzare in modo rilevante il nome a dominio oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea, o che corrisponde al nome di un ente pubblico, ma non lo faccia entro sei mesi prima del giorno dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
(3) il nome a dominio è stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure
(4) il nome a dominio è stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o altro spazio online del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o dell’Unione europea o che sia il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'adesione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del Resistente; oppure
(5) il nome a dominio registrato è un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente e il nome a dominio registrato.
Tale elenco di circostanze è puramente esemplificativo e non è pertanto da considerarsi esaustivo.
Il fatto che il Resistente fosse a conoscenza della DOP e del marchio, seppur di fatto e in ogni caso notorio, del Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato è fuori discussione, anche e soprattutto dal momento che nel sito web corrispondente al nome a dominio contestato si fa menzione esplicita del formaggio TALEGGIO in quanto originario della Val Taleggio.
Il Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga utilizzato in mala fede, allo scopo di attirare gli utenti Internet nel sito web corrispondente facendo loro credere che ci sia una qualche relazione con la DOP e marchio TALEGGIO e al tempo stesso offrendo prodotti caseari di concorrenti del Ricorrente.
Il Collegio ritiene tuttavia che il Resistente non solo abbia un interesse legittimo al nome a dominio contestato, corrispondendo quest’ultimo a una località geografica che viene descritta nel relativo sito web, ma anche che lo abbia registrato e lo usi in buona fede, all’interno di un’attività di servizi incentrata principalmente sulla creazione di un portale dedicato a numerose località geografiche italiane, “www.piazze.it”, nonché di altri portali tematici relativi a differenti ambiti.
All’interno di tale attività, il Resistente ha registrato numerosi nomi a dominio, corrispondenti sia a località geografiche che ad altri settori.
Il Collegio concorda pertanto con l’opinione espressa da un altro Collegio in occasione di una precedente decisione su di un caso di UDRP che aveva come Resistente lo stesso Resistente del presente caso (Superga Trademark S.A. v. Gilberto, Publinord S.r.l.,
Caso OMPI No. D2008-1890).
In tale precedente il nome a dominio contestato,
Il Collegio che decise su tale caso ritenne insussistente la mala fede in capo al Resistente basandosi sul fatto che quest’ultimo fosse titolare di numerosi nomi a dominio indicanti località italiane allo scopo di creare un portale turistico e che non fosse stato provato che la pubblicità presente nel sito web del Resistente riguardasse il Ricorrente o prodotti concorrenti (“The Respondent has unquestionably invested substantial time and money in registering a large number of domain names based on Italian place names and building an Italian tourism portal. It seems unlikely that this effort represents an elaborate cover for an attack on the Complainant’s trademark, which is in fact identical to the name of an Italian geographic feature and tourist destination of some importance. In these circumstances, the fact that the Respondent may earn advertising revenues related to the website is not dispositive. Rather, the key question is this: did the Respondent choose the Domain Name for its generic (in this case geographic) value or for its trademark value? The Panel considers that the Domain Name was more likely selected for its geographic sense, because (a) the Respondent has registered numerous domain names similarly based on Italian place names and operates a relevant information portal on Italian towns and regions, and (b) there is no evidence that the advertising linked from the Respondent’s website concerned the Complainant’s or competing products”).
Nel presente caso di specie si nota che, trascorsi più di 10 anni dal caso di cui sopra, l’attività del Resistente è continuata e si è incrementata in modo coerente e nella stessa direzione.
Il Collegio considera pertanto da un lato poco plausibile che gli utenti Internet possano essere confusi e pensare che il sito web corrispondente al nome a dominio contestato sia in qualche modo collegato con il Ricorrente, dall’altro non sufficiente a essere considerata offerta di prodotti concorrenti del Ricorrente l’indicazione, in altri portali che non appaiono direttamente nel sito web in esame, di tipologie di formaggi diverse dal TALEGGIO, delle quali si evidenziano le caratteristiche, si suggeriscono delle ricette, si rinvia a rivenditori suddivisi per province sul territorio nazionale italiano.
Il tenore della risposta data dai legali del Resistente alla diffida del Ricorrente nonché la mancata indicizzazione del nome a dominio contestato nei motori di ricerca sono da considerarsi, nell’opinione del Collegio, come ulteriori elementi a sostegno della buona fede del Resistente.
In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene non provata l’esistenza del terzo e ultimo elemento previsto dal Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR, vale a dire che il nome a dominio contestato sia stato registrato oppure venga usato in mala fede da parte del Resistente.
7. DecisionePer i motivi di cui sopra, il Ricorso è respinto.
Edoardo Fano
Esperto Unico
Data: 26 aprile 2020
1 In considerazione delle sostanziali analogie tra le Norme ADR e la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), il Collegio fa riferimento anche a casi di UDRP, laddove pertinenti.
Summary in EnglishIn accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2020-0003.
1. The Complainant is Consorzio Tutela Taleggio of Italy and the Respondent is Gilberto Ramponi Rivelli, Publinord s.r.l. of Italy.
2. The disputed domain name is
3. The Complaint was filed in Italian on February 5, 2020 and the Respondent filed a response on March 30, 2020. The Panel, Edoardo Fano, was appointed on April 17, 2020.
4. The Complainant relies on the following exclusive rights: Italian Denomination of Origin (DO) for “TALEGGIO”, granted by the DPR 15.9.1988; Registration of Denomination of Origin Protected (DOP) for “TALEGGIO”, granted at European Union level on June 12, 1996 with the EC Regulation n. 1107/96; Registration of Denomination of Origin Protected (DOP) for “TALEGGIO”, n. 922 WIPO International Registry, January 20, 2014; European Union Trademark Registration n. 9635392 for “TALEGGIO”, registered on August 18, 2011; International Trademark Registration n. 1066783 for “TALEGGIO”, registered on January 21, 2011.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
6. The disputed domain name is identical or confusingly similar to the name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.
7. The Complainant has not established that the Respondent has any rights or legitimate interests in the disputed domain name or that the Respondent registered or is using the disputed domain name in bad faith.
8. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the Complaint is denied.