La Demandante es CERESCOS, S.A.S., Colombia, representada por Falcón Abogados, España.
El Demandado es Santiago Gomez Ruiz, Protalia, S.C., España / Cosméticos Foráneos, S.L., España, representado por Luis Jáudenes Sánchez, España.1
2. El Nombres de Dominio, el Registro y el Agente RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registro del nombre de dominio en disputa es el European Registry for Internet Domains(“EURid” o el “Registro”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Acens Technologies S.L.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de junio de 2020. El 12 de junio de 2020 el Centro envió al Registro por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 16 de junio de 2020 el Registro envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 25 de junio de 2020, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 2 de julio de 2020.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento de Solución Alternativa de Controversias .eu (el “Reglamento ADR”) y del Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al Reglamento de Solución Alternativa de Controversias .eu (el “Reglamento Adicional” de la OMPI).
De conformidad con el párrafo B(2) del Reglamento ADR, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de julio de 2020. De conformidad con el párrafo B(3) del Reglamento ADR, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de agosto de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de agosto de 2020.
El Centro nombró a Luca Barbero como miembro único del Grupo de Expertos (el “Experto”) el día 7 de septiembre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo B(5) del Reglamento ADR.
El idioma del presente procedimiento ha de ser el español, siendo el idioma del Acuerdo de Registro, de conformidad con al párrafo 11(a) del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una empresa de belleza, establecida el 3 de marzo de 1983 y especializada en la comercialización de productos de manicura y pedicura.
La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de marcas:
- Registro de marca de la Unión Europea Nº 018092433, MASGLO (marca figurativa), presentada el 9 de julio de 2019 y registrada el 23 de noviembre de 2019, en las clases 3, 8 y 35;
- Registro de marca de la Unión Europea Nº 009513821, MASGLO (marca figurativa), presentada el 11 de noviembre de 2010 y registrada el 2 de mayo de 2011 en las clases 3, 16 y 35;
- Registro de marca Española Nº M2428248, MASGLO BELLEZA PROFESIONAL (marca figurativa), presentada el 3 de octubre de 2001 y registrada el 5 de marzo de 2002, en la clase 3;
El Demandante también es titular del nombre de dominio
El nombre de dominio en disputa
La Demandante sostiene que le nombre de dominio en disputa
La Demandante sostiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el nombre de dominio en disputa y su contendido suponen una utilización no autorizada de las marcas y productos de la Demandante con el fin de atraer, de manera engañosa, al público consumidor haciéndole creer que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la Demandante.
Adicionalmente, la Demandante menciona que en fecha 27 de octubre de 2010 suscribió un contrato de distribución exclusiva a favor de Pick Norton, S.L. y del Demandado, ambas empresas administradas por D. Javier del Rincón. En dicho contrato, se otorgó al Sr. Rincón una licencia exclusiva sobre la marca española nº M2428248 MASGLO BELLEZA PROFESIONAL.
El 8 de febrero de 2013, como consecuencia de las desavenencias surgidas en la forma de distribución de los productos MASGLO, las partes intervinientes acordaron la resolución del contrato, dejando sin efecto tanto el propio contrato como la licencia otorgada a favor del Sr. Rincón, todo ello de conformidad con la cláusula 12 del contrato, que decía expresamente que la terminación del mismo implicaba el cese en la utilización de los derechos de propiedad industrial e intelectual que la Demandante hubiese autorizado para el desarrollo de las actividades.
Con posterioridad a la resolución del contrato, el Demandado continuó vendiendo productos MASGLO en el mercado español hasta el año 2019, a través de pedidos que realizaba directamente a la Demandante. Esta relación no se encontraba bajo el amparo de un contrato marco que permitiera al Demandado identificarse como parte integrante de la Demandante, y mucho menos, como titular de derechos frente a sus activos de propiedad industrial, simplemente, como cualquier otro revendedor, estaba autorizado a vender los productos a terceros.
En consecuencia, la Demandante sostiene que no existe autorización alguna por parte de la Demandante para que el Demandado pueda utilizar los derechos de propiedad industrial de la Demandante, tal y como se expresa en la carta de cese y desistimiento enviada por la Demandante al Demandado el 19 de septiembre de 2019.
Adicionalmente, la Demandante sostiene que vender productos auténticos amparados por las marcas de la Demandante no faculta al Demandado para apropiarse de un nombre de dominio incorporando la marca registrada titularidad de la Demandante en ausencia de acuerdo expreso entre las partes.
La Demandante también recalca la intención del Demandado de hacer creer, de manera engañosa, al público consumidor, que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la Demandante, incluyendo el texto “Somos Cosmeticos Foraneos S.L. La empresa distribuidora oficial de Masglo para Europa y países del Mediterráneo” y “Organizamos las campañas de Marketing con el apoyo de la infraestructura de nuestra central en Bogotá”, aprovechando para ofrecer también productos de competidores de la Demandante.
En relación a la mala fe por parte del Demandado, la Demandante sostiene que resulta indudable que el Demandado conociera las marcas de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa, ya que ambas partes firmaron un contrato de distribución a través del cual el Demandado comercializaría productos amparados por las marcas de la Demandante. También sostiene que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa para atraer a usuarios de Internet a su sitio web con ánimo de lucro.
La Demandante sostiene también que el Demandado continuó vendiendo productos bajo la marca de la Demandante MASGLO, a través del nombre de dominio en disputa, incluso después de la terminación del contrato de distribución en febrero del 2013, afirmando falsamente que existe una relación de distribución oficial entre las Partes, evidenciando la mala fe del Demandado.
Finalmente, la Demandante afirma que el hecho de que el Demandado decidiera deliberadamente incorporar la marca de la Demandante en su totalidad en el nombre de dominio en disputa es también un claro indicio de mala fe por parte del Demandado, especialmente si se considera la previa relación de negocios entre las Partes.
B. DemandadoEl Escrito de Contestación fue presentado por Luis Jáudenes Sánchez en nombre de la sociedad Cosméticos Foráneos, S.L. como demandado, señalando que Protalia, S.C, es la empresa meramente encargada del mantenimiento del nombre de dominio en disputa siendo Cosméticos Foráneos, S.L., la titular real y efectiva del nombre de dominio en disputa.
El Demandado respondió a las alegaciones del Demandante de la siguiente manera:
El Demandado sostiene que con anterioridad a la notificación de la controversia, ha utilizado el nombre de dominio en disputa para ofrecer productos originales de la Demandante y que desde el 27 de octubre de 2010, ha utilizado la marca MASGLO de la Demandante para introducirla, desarrollarla, potenciarla y comercializarla en la Unión Europea, con la colaboración de la Demandante.
El Demandado confirma la relación contractual entre las Partes, así como licencia exclusiva otorgada sobre la marca española MASGLO BELLEZA PROFESIONAL. Sin embargo, niega la resolución del contrato de distribución con la Demandada de fecha 8 de febrero de 2013, debido a la naturaleza de la relación comercial mantenida entre el Demandante y el Demandado durante el periodo 2013 a 2019, fecha en que, “teóricamente”, no existía relación de distribución exclusiva entre las Partes. El Demandado proporciona una gran cantidad de información en su contestación para respaldar sus alegaciones en relación a la relación de distribución que sostuvo con la Demandante durante el periodo de 2013 al 2019 y alega que, debido a que la relación comercial continuó después de la supuesta terminación del contrato, la Demandante sabía del registro y uso del nombre de dominio en disputa y no obstante accedió a continuar colaborando con el Demandado.
El Demandado concluye que no considera que esté haciendo un uso inapropiado o ilegítimo del nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusionesDe acuerdo al artículo 22(1)(a) del Reglamento (EC) No. 874/2004 (el “Reglamento”), un procedimiento alternativo de solución de controversias (“procedimiento ADR”, por sus siglas en inglés) puede iniciarse si el registro de un nombre de dominio resulta especulativo o abusivo de conformidad con el artículo 21;.
El artículo 21(1) del Reglamento establece que un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación, en los casos en que dicho nombre de dominio coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o de la Unión Europea y cuando:
(a) El nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; o bien
(b) El nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.
El artículo 22(11) del Reglamento también establece que “el grupo de expertos responsable de la solución alternativa de controversias podrá decidir la revocación del nombre de dominio si determina que su registro es especulativo o abusivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21. El nombre de dominio se transferirá al reclamante si éste así lo solicita y satisface los criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 733/2002.”
Lo anterior se encuentra reflejado en el párrafo B(11)(b) del Reglamento ADR, indicando que las soluciones jurídicas disponibles de conformidad con un procedimiento ADR en el caso de que el demandado sea el titular del nombre de dominio en disputa, se limitarán a la revocación del nombre o, en el caso de que el demandante haya cumplido los criterios generales de elegibilidad para el registro de nombres de dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.eu”, a la transferencia del nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el Experto nota que el Demandado ha señalado la existencia de un procedimiento judicial resuelto por Auto del Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid dictado el 20 de julio de 2020, que involucra a la Demandante y al Demandado Cosméticos Foráneos, S.L. Sin perjuicio de lo anterior, el Experto nota que dicho procedimiento y la controversia dirimida en el mismo es de una naturaleza distinta al presente procedimiento, y con base en los párrafos A(4)(c) y A(5) considera que puede proceder con la siguiente decisión.
A. Identidad o similitud confusa respecto de otro(s) nombre(s) sobre el que la Demandante tiene reconocido/s o establecido/s derecho(s) por la ley nacional de un Estado Miembro y/o por la normativa de la Unión EuropeaEl artículo 10(1) del Reglamento contiene una lista ilustrativa de los derechos que definen un “nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho”, (artículo 21(1) del Reglamento). Dicha lista incluye, inter alia: “las marcas registradas nacionales y [de la Unión Europea], las indicaciones o denominaciones geográficas de origen y, en la medida en que estén protegidos en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de titularidad, las marcas no registradas, los nombres comerciales, los identificadores de empresas, los nombres de empresas, los apellidos y los títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas.”
De acuerdo al párrafo B(11)(d)(1)(i) del Reglamento ADR, el Grupo de Expertos emitirá una decisión en la cual otorgará las soluciones jurídicas solicitadas, en el caso de que el Demandante haya probado que “el nombre de dominio coincide o es confundible con otro(s) nombre(s) sobre el (los) que haya sido reconocido o establecido un derecho o derechos en virtud de la legislación nacional de un Estado Miembro y/o de la legislación de la Unión Europea”.
En el presente caso, el Experto nota que la marca de la Demandante MASGLO, sobre la cual la Demandante ostenta derechos reconocidos en virtud de la legislación de la Unión Europea y de Estados Miembros, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa.
Como se ha establecido en casos anteriores, el ccTLD “.eu”, puede ignorarse a los efectos de esta evaluación, al ser un requerimiento técnico para el registro del nombre de dominio en disputa.
En atención a lo anterior, el Experto determina que la Demandante ha acreditado que el nombre de dominio en disputa coincide o es confusamente similar con las marcas de la Demandante, de acuerdo al primer requisito establecido en el artículo 21(1) del Reglamento y al párrafo B(11)(d)(1)(i) del Reglamento ADR.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo al artículo 21(2) del Reglamento y al párrafo B(11)(e) del Reglamento ADR, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea limitativa, considerada por el Experto como probada en atención al examen de todas las pruebas presentadas, podrá demostrar los derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa:
(a) con anterioridad a la notificación de un procedimiento ADR, el demandado haya utilizado el nombre de dominio o un nombre de dominio correspondiente para ofrecer bienes o servicios o haya efectuado preparativos demostrables a ese fin;
(b) el demandado sea una empresa, una organización o una persona física normalmente conocida por el nombre de dominio, aun cuando carezca de derechos reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o de la Unión Europea;
(c) el demandado haga un uso legítimo y no comercial o sin mala fe del nombre de dominio, sin intención de engañar a los consumidores o de dañar la reputación de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o de la Unión Europea.
Basado en las alegaciones y en los documentos presentados por la Partes, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa se registró 2 años después de la formalización y ejecución del contrato de distribución exclusiva firmado entre la Demandante y el Demandado (firmado el 27 de octubre de 2010) y 5 meses antes de que las Partes accedieran a la terminación de dicho contrato (8 de febrero de 2013).
El Experto ha revisado el texto del contrato de distribución y nota que, de acuerdo a la cláusula octava, el Demandado tenía la obligación de abstenerse de registrar o utilizar, entre otros, nombres de dominio que, por su identidad o semejanza, pudieran entrar en conflicto o provocar confusión con los signos distintivos y/o denominaciones de la Demandante. En este sentido, el Demandado tenía la prohibición expresa de registrar nombres de dominio que fueran idénticos o confusamente similares a las marcas de la Demandante, como lo es el nombre de dominio en disputa.
Además, el Experto nota que el Demandado continuó haciendo uso del nombre de dominio en disputa después de la terminación del contrato de distribución y hasta el 2020, incluso después de recibir una carta de cese y desistimiento por parte de la Demandante de fecha 19 de septiembre de 2019.
El Experto también nota que el contenido de la página Web a la cual resuelve el nombre de dominio en disputa, puede causar confusión con la marca de la Demandante, en relación a la procedencia de la página Web y a la de los productos que se promueven en ella.
Adicionalmente, no hay indicios ni evidencia que demuestre que el Demandado, quien redirige el nombre de dominio en disputa a la página Web comercial “https://cosmeticosforaneos.com”, sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. Aunado a que el uso dado al nombre de dominio en disputa por el Demandado es para promover y ofrecer a la venta productos cosméticos, demuestra que éste no tenía la intención de hacer un uso legítimo, no comercial y de buena fe del nombre de dominio en disputa, sin buscar atraer a los usuarios que estuvieran buscando los productos de la Demandante.
En base a lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha demostrado que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, de acuerdo al artículo 21(1) del Reglamento y al párrafo B(11)(d)(1)(ii) del Reglamento ADR.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feDe acuerdo al artículo 21(1)(b) del Reglamento, un demandante puede demostrar que un nombre de dominio se ha registrado o está siendo utilizado de mala fe.
El artículo 21(3) del Reglamento y el párrafo B(11)(f) del Reglamento ADR establecen las siguientes circunstancias que, sin que su enunciación sea limitativa, constituyen prueba evidente del registro o uso del nombre de dominio de mala fe:
(1) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo o de transferir de cualquier otra forma el nombre de dominio al titular de un nombre respecto del cual haya sido reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o de la Unión Europea o a un organismo público; o
(2) el nombre de dominio ha sido registrado para impedir que el titular de dicho nombre respecto del cual haya sido reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o de la Unión Europea, o por un organismo público, utilicen el nombre en cuestión como nombre de dominio, siempre y cuando:
(i) pueda demostrarse ese patrón de conducta por parte del Demandado, o bien
(ii) no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años desde la fecha del registro, o bien
(iii) existan circunstancias donde, al momento de iniciarse un Procedimiento de RAC, el Demandado haya declarado su intención de hacer uso del nombre de dominio respecto del cual se haya reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o de la Unión Europea, o corresponda al nombre de un organismo público de manera relevante, pero no haya llevado a efecto dicha intención en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inicio del Procedimiento de RAC;
(3) el nombre de dominio fue registrado con el propósito principal de perturbar el desarrollo de las actividades profesionales de un competidor, o
(4) el nombre de dominio fue utilizado intencionadamente para atraer a usuarios de Internet, con el fin de obtener beneficios comerciales a una página del Demandado en Internet o a otra localización on-line creando una posibilidad de confusión con un nombre respecto del cual haya sido reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o de la Unión Europea, o es un nombre de un organismo público, en relación con el origen, patrocinio, afiliación o aval de la página en Internet o de la localización de que se trate, o de un producto o servicio ofrecido en la página en Internet o la localización del Demandado; o el nombre de dominio registrado sea un nombre de persona y no existan vínculos demostrables entre el Demandado y dicho nombre.
En el presente caso, es evidente que el Demandado conocía a la Demandante y a sus marcas al momento registrar el nombre de dominio en disputa, ya que el nombre de dominio en disputa fue registrado 2 años después de la formalización del contrato de distribución entre las Partes. Además, el Demandado admitió expresamente que ha utilizado la marca MASGLO de la Demandante desde el 27 de octubre de 2010 para promocionar los productos de la Demandante en la Unión Europea.
En atención a que la cláusula octava del contrato de distribución expresamente prohibía al Demandado el registro de nombres de dominio que, por su identidad o semejanza, pudieran entrar en conflicto o provocar confusión con los signos distintivos y/o denominaciones de la Demandante, el Experto determina que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado fue de mala fe.
Adicionalmente, debido al uso continuo dado al nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, incluso después de la terminación en febrero de 2013 del contrato de distribución firmado entre las Partes, para atraer a los usuarios a su página Web comercial, ofreciendo productos de la Demandante sin proporcionar información clara y certera acerca de su relación con la Demandante, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página Web y de los productos promocionados en ella.
Sin perjuicio de que se pueda considerar que existe una relación comercial entre las Partes tras el año 2013 (sobre lo cual el Experto no se pronuncia en este procedimiento al no resultar necesario), la Demandante sostiene y el Experto está de acuerdo que vender productos amparados por las marcas de la Demandante no facultan al Demandado para apropiarse de un nombre de dominio incorporando la marca registrada titularidad de la Demandante. El Experto considera que lo anterior es especialmente relevante en casos como el presente en los que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de una demandante. Asimismo, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa y su uso causan una confusión por la asociación con la marca de la Demandante.
En vista a lo anterior, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe y, por tanto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 21(1) del Reglamento y el párrafo B(11)(d)(1)(ii) del Reglamento ADR.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con el párrafo B(11) del Reglamento ADR, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2020-0008
1. The Complainant is Cerescos, S.A.S. of Colombia and the Respondent is Santiago Gomez Ruiz, Protalia, S.C of Spain / Cosméticos Foráneos, S.L. of Spain.
2. The disputed domain name is
3. The Complaint was filed in Spanish on June 12, 2020, and the Respondent filed the Response on August 18, 2020. The Panel, Luca Barbero, was appointed on September 7, 2020.
4. The Complainant relies on the following European Union Trademarks: Nº 018092433, MASGLO (figurative), registered on November 23, 2019; Nº 009513821, MASGLO (figurative), registered on May 2, 2011; Nº M2428248, MASGLO BELLEZA PROFESIONAL (figurative), registered on March 5, 2002.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be revoked.
Luca Barbero
Experto Único
Fecha: 12 de octubre de 2020
1 Si bien el Experto nota que el registrante del nombre de dominio en disputa es Santiago Gomez Ruiz, Protalia, S.C., a la vista de la información y evidencias presentadas por las Partes, el Experto considera como Demandados a Santiago Gomez Ruiz, Protalia, S.C., y a Cosméticos Foráneos, S.L. (y se referirá indistintamente a ambos como el “Demandado”).