Powodem w sprawie jest GPQ S.r.l. z siedzibą we, Włoszech, reprezentowana przez kancelarię prawną LGV Avvocati.
Pozwanymi w sprawie są Bee Digital Sp. z o.o z siedzibą w, Polsce, reprezentowana przez Graś i Wspólnicy Sp.k. („Pozwany 1”) oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Polsce („Pozwany 2”).
2. Sporna nazwa domenyPrzedmiotem sporu jest nazwa
Pozew został złożony w Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum) w dniu 5 sierpnia 2020 roku. W tym samym dniu Centrum przesłało pocztą elektroniczną EURid prośbę o weryfikację spornej nazwy domeny. W dniu 6 sierpnia 2020 roku, Centrum uzyskało od EURid odpowiedź odnośnie weryfikacji.
W dniu 14 sierpnia 2020 roku Centrum wezwało Powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu przez sprecyzowanie, jakich środków naprawczych Powód domaga się, zgodnie w wymogami paragrafów B(1)(b)(11) i (12) Regulamin ADR. W dniu 19 sierpnia 2020 roku Powód wniósł uzupełniony pozew, zaś Centrum potwierdziło jego odbiór w dniu 21 sierpnia 2020 roku.
W dniu 8 wrzenia 2020 roku Centrum zaprosiło Powoda do uaktualnienia pozwu zgodnie z danymi ujawnionymi przez EURid. W dniu 10 sierpnia 2020 roku Powód wskazał, że nie będzie dokonywał zmian w pozwie, a Centrum postanowiło, że obok Pozwanego 1 sprawa będzie prowadzona także przeciwko Pozwanemu 2, wskazanemu przez EURid jako podmiot, który zarejestrował domenę.
Centrum potwierdziło, że Pozew spełnia wymagania formalne określone w Regulaminie rozwiązywania sporów o domeny .eu (“Regulamin ADR “) oraz w Regulaminie Dodatkowym WIPO do Regulamin rozwiązywania sporów o domeny .eu („Regulamin dodatkowy”).
Zgodnie z paragrafem B(2) Regulaminu ADR Centrum oficjalnie zawiadomiło Pozwanych o pozwie i postępowanie rozpoczęło się w dniu 21 sierpnia 2020 roku. W dniu 9 października 2020 r. Pozwany 1 złożył odpowiedź na pozew.
W dniu 4 grudnia 2020 roku Centrum wezwało Pozwanego 1 do uzupełniania braków formalnych odpowiedzi na pozew, na które zwrócił uwagę Powód. W tym samym dniu Pozwany przesłał uzupełnienie braków formalnych odpowiedzi na pozew.
Centrum powołało Piotra Nowaczyka jako arbitra jedynego, sprawującego funkcję Zespołu Orzekającego w dniu 30 grudnia 2020 roku. Arbiter wyraził zgodę na prowadzenie sprawy i złożył Oświadczenie o Zgodzie oraz Deklarację Bezstronności i Niezależności, wymagane przez Centrum w celu spełnienia warunku z paragrafu B(5) Regulaminu ADR.
Z uwagi na okoliczność, że umowa zawarta z rejestratorem była sporządzona w języku polskim, postępowanie było prowadzone w tym języku.
4. Stan faktycznyPowód jest posiadaczem zarejestrowanych znaków towarowych, zawierających element słowny PRX T, w tym:
- unijnego znaku towarowego nr 010363752 PRX T, zgłoszonego w dniu 24 października 2011 roku i zarejestrowanego w dniu 21 lutego 2012 roku;
- unijnego znaku towarowego nr 017967662 PRX-THERAPY, zgłoszonego w dniu 11 października 2018 roku i zarejestrowanego w dniu 31 stycznia 2019 roku;
- międzynarodowego znaku towarowego nr 1165429 PRX T, zarejestrowanego w dniu 30 kwietnia 2013 roku, między innymi w państwie członkowskim Chorwacji.
Powód jest również właścicielem nazwy domeny
Sporna nazwa domeny została zarejestrowana w dniu 9 maja 2020 roku. Jako rejestrujący nazwę domeny został wskazany Pozwany 2, przy czym podczas rejestracji podano adres e-mail, który odpowiada imieniu i nazwisku jedynego członka zarządu Pozwanego 1, Mychajło Kwitynskyj. Zgodnie ze zrzutami ekranu załączonymi do pozwu, sporna nazwa domeny prowadzi do strony internetowej, na której sprzedawane są produkty (kosmetyki) oznaczone znakiem towarowym PRX T. Na stronie tej nie ma oznaczenia producenta kosmetyków; są jedynie wskazane dane Pozwanego 1 bez określenia jego związku z Powodem jako posiadaczem zarejestrowanych znaków towarowych.
5. Twierdzenia stron A. PowódPowód twierdzi, że sporna nazwa domeny jest identyczna z poprzednią zarejestrowaną przez niego nazwą domeny, a w każdym razie łudząco podobna do zarejestrowanych znaków towarowych do niego należących, ponieważ zawiera w sobie cały znak towarowy PRX T, który jest wyraźnie rozpoznawalny w spornej nazwie domeny.
Zdaniem Powoda, Pozwany 1 nie ma żadnego prawa ani uzasadnionego interesu w odniesieniu do spornej nazwy domeny. Po pierwsze, Pozwany 1 nie jest publicznie znany pod sporną nazwą domeny. Sformułowanie PRXT33, zarejestrowane jako nazwa domeny, jest w rzeczywistości dokładną nazwą, używaną przez Powoda – od ponad dziesięciu lat – do identyfikacji wytwarzanych i rozprowadzanych przez niego produktów. Po drugie, Pozwany 1 nie został w żaden sposób upoważniony przez Powoda do rejestracji ani używania spornej nazwy domeny, ani nie jest również licencjobiorcą Powoda i z pewnością nie posiada żadnego zezwolenia na używanie znaku towarowego „PRX T”. Po trzecie, działania Pozwanego 1 stanowią czyny nieuczciwej konkurencji, takie jak wprowadzanie w błąd opinii publicznej odnośnie pochodzenia produktów oferowanych na stronie internetowej funkcjonującej pod sporną nazwą domeny.
Powód uważa, że Pozwany 1 zarejestrował i używa spornej nazwy domeny w złej wierze, gdyż jest ona wykorzystywana w celach zarobkowych do reklamowania produktów, wytwarzanych i dystrybuowanych przez Powoda, oznakowanych znakiem towarowym „PRX T, celowo wprowadzając w błąd opinię publiczną odnośnie tego, kto jest właścicielem i zarządcą spornej nazwy domeny.
Powód domaga się przeniesienia spornej domeny na jego rzecz, ponieważ spełnia on wymagania wskazane w art. 4 pkt 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002 („Rozporządzenie”).
B. PozwaniPozwany 1 wnosi o oddalenie powództwa w całości. Pozwany 1 nie kwestionuje praw Powoda do znaku towarowego PRX T, wskazując, że używał spornej nazwy domeny tylko w kontekście produktów oferowanych przez Powoda. Pozwany 1 twierdzi, że ma uzasadniony interes w stosunku do spornej nazwy domeny, której używał w dobrej wierze, bez zamiaru wprowadzania konsumentów w błąd, czy też działania na szkodę renomy znaku towarowego PRX T. Pozwany 1 zadeklarował zgodę na przeniesienie spornej nazwy domeny za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 5.000 EUR.
Pozwany 2 nie złożył odpowiedzi na pozew.
6. Rozważania i ustaleniaZgodnie z paragrafem B(11)(d)(1) Regulaminu ADR, Zespół Orzekający wydaje wyrok przyznający zastosowanie środków naprawczych w postępowaniu, w którym Pozwanym jest właściciel rejestracji nazwy domeny .eu, w związku z którą wniesiony został pozew, gdy Powód udowodni iż (i) nazwa domeny jest identyczna z nazwą lub myląco podobna do nazwy, prawo do której uznaje lub ustanawia prawo krajowe Państwa Członkowskiego i/lub prawo Unii Europejskiej; a ponadto (ii) nazwa domeny została przez Pozwanego zarejestrowana bezprawnie lub bez posiadania uzasadnionego interesu; lub (iii) nazwa domeny została zarejestrowana lub jest wykorzystywana w złej wierze.
A. Nazwa(y) domen(y) identyczna(-e) albo myląco podobna(-e) do nazw(-y), do której(-ych) Powód rości sobie prawo, które zostało uznane lub jest ustanowione przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego i/lub prawa wspólnotowegoSporna nazwa domeny jest łudząco podobna do znaku towarowego PRX T, ponieważ inkorporuje ten znak w całości. Dodanie liczby 33 nie nadaje spornej nazwie domeny charakteru odróżniającego od znaku towarowego Powoda.
B. Prawo lub uzasadniony interes wobec nazwy domenyZa przekonujące należy uznać twierdzenia Powoda, zgodnie z którymi Pozwany 1 nie został upoważniony do posługiwania się zastrzeżonym znakiem towarowym PRX T, ani nie był znany pod nazwą „prx t”. Pozwany 1 oferuje kosmetyki marki Powoda bez wskazania na ich pochodzenie oraz bez informacji o relacji między Pozwanym 1 a Powodem, przez co wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów (Zob. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, pkt 2.8)1 . W tym świetle, Zespół Orzekający uważa, że Pozwany 1 nie ma prawa ani uzasadnionego interesu wobec spornej nazwy domeny.
C. Nazwa domeny zarejestrowana lub używana w złej wierzePonadto na podstawie całego materiału przedstawionego w sprawie Zespół Orzekający uważa, że rejestrując domenę Pozwany był świadom, że nazwa domeny jest łudząco podobna do funkcjonujących w obrocie znaków towarowych i nazwy innego podmiotu.
Ponadto, nazwa domeny została celowo użyta w celu uzyskania korzyści komercyjnej poprzez przyciągnięcie użytkowników Internetu na stronę internetową Pozwanego lub w inne miejsce dostępne on-line, poprzez stworzenie prawdopodobieństwa mylenia jej z nazwą, prawo do której jest uznane lub ustanowione przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego i/lub prawo Unii Europejskiej, lub będącą nazwą organu publicznego, gdy takie prawdopodobieństwo wynika z pochodzenia, sponsorowania, powiązania lub poparcia strony internetowej lub miejsca, lub powstaje odnośnie produktu lub usługi na danej stronie internetowej lub lokalizacji Pozwanego (Paragraf. B11(f)(4) Regulaminu ADR).
Wobec wykazania przez Powoda, że spełnia on przesłanki w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia, Zespół Orzekający postanowił o przeniesieniu spornej nazwy domeny na Powoda.
7. WyrokWobec powyższego, zgodnie z ust. B(11) Regulamin ADR, Zespół Orzekający podjął decyzję o przeniesieniu spornej nazwy domeny
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2020-0016.
The Complainant is GPQ S.r.l. of Italy, and the Respondents are Bee Digital Sp. z o.o of Poland and Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości of Poland.
The disputed domain name
The Complaint was filed in Polish on October 13, 2020 and the Respondent Bee Digital Sp. z o.o filed a Response. The Panel, Piotr Nowaczyk, was appointed on December 30, 2020.
The Complainant relies on the following European Union Trademarks:
- EU trade mark No. 010363752 PRX T, filed on October 24, 2011 and registered on February 21, 2012;
- EU trademark No. 017967662 PRX-Therapy, filed on October 11, 2018 and registered on January 31, 2019;
Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i) (iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.
Piotr Nowaczyk
Data: 10 stycznia 2021 r.
1 Biorąc pod uwagę podobieństwa między the ADR Rules a Uniform Domain Name Dispute Resolution, Zespół Orzekający, w razie potrzeby, będzie dalej odwoływał się do WIPO Overview 3.0.