La Ricorrente è Enel S.p.A., Italia, rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Italia.
La Resistente è Antonio de Santis, Italia.
2. I nomi a domino, il Registry e il RegistrarIl Registry dei nomi a dominio contestati
Il Ricorso è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (il Centro) il 9 novembre 2021. Il 9 novembre 2021, il Centro ha trasmesso via e-mail al Registry una richiesta di verifica dei dati relativi ai nomi a dominio contestati. Il 10 novembre 2021, il Registry ha trasmesso via e-mail al Centro una risposta, indicando l’identità del titolare di nomi a dominio contestati e i suoi recapiti, che differiscono da quelli indicati nel Ricorso. Il Centro ha inviato una e-mail al Ricorrente il 23 novembre 2021, trasmettendo le informazioni del titolare dei nomi a dominio fornite dal Registrar, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. La Ricorrente ha depositato una modifica al Ricorso il 23 novembre 2021.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso e della modifica al Ricorso secondo le Norme per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme ADR) e le Norme Supplementari dell’OMPI per la Risoluzione Alternativa delle Controversie .eu (le Norme Supplementari).
Ai sensi del Paragrafo B(2) delle Norme ADR, il Centro ha notificato in data 26 novembre 2021 alla Resistente il Ricorso e la procedura si é così instaurata. Ai sensi del Paragrafo B(3) delle Norme ADR, il termine per il deposito della Risposta era il 26 dicembre 2021. La Resistente non ha presentato alcuna Risposta. Pertanto, Il Centro ha notificato l’inadempienza della Resistente il 27 dicembre.
Il Centro ha nominato Eva Fiammenghi quale Esperto unico nella presente controversia l’11 gennaio 2022. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alle Norme. Il Collegio ha trasmesso la Dichiarazione di Accettazione e Dichiarazione di Indipendenza e di Imparzialità, come richiesto dal Centro ai sensi del Paragrafo B(5) delle Norme ADR.
4. I FattiLa Ricorrente è una delle più grande azienda elettrica italiana, che opera da oltre cinquant’anni nel campo della generazione di elettricità e del gas. Enel è presente in 34 paesi nei 5 continenti e, con una capacità gestita di più di 88 GW, vende gas e distribuisce elettricità su una rete di circa 2,2 milioni di km a circa 71 milioni di clienti in tutto il mondo.
In Italia Enel gestisce, con oltre 1,1 milioni di km, gran parte della rete di distribuzione elettrica del Paese offrendo soluzioni integrate di prodotti e servizi per l’elettricità e gas a circa 25,9 milioni di client e nel 2017, Enel ha conseguito ricavi per circa 70 miliardi di euro (generati principalmente in Italia, Sud America ed Iberia).
La Ricorrente opera sotto il marchio ENEL da oltre cinquant’anni.
La Ricorrente è titolare di numerosi marchi, registrati nella maggior parte dei paesi del mondo contenenti i marchi: ENEL ed ENEL X tra cui:
- Marchio italiano ENEL Reg. No. 1299011 Data Reg. 1 giugno 2010;
- Marchio dell’Unione Europea ENEL e fig. Reg. No. 756338, Data Reg. 25 giugno 1999;
La Ricorrente è, inoltre, titolare di più di 100 nomi a domini che comprendono o sono costituiti dai marchi ENEL e ENEL X tra cui:
La Resistente ha registrato i seguenti nomi a dominio contestati in date successive ai diritti della Ricorrente:
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I nomi a dominio contestati risultano parcheggiati su pagine web del provider Sedo, dove gli stessi risultano in vendita.
5. Argomentazioni delle Parti A. RicorrenteLa Ricorrente sostiene che i nomi a dominio contestati sono confondibilmente simile ai suoi marchi ENEL ed ENEL X.
I nomi a dominio contestati riproducono nella loro totalità il marchio e la denominazione sociale della Ricorrente con la sola aggiunta della dicitura “station/s” che è del tutto irrilevante in termini di differenziazione in quanto queste sono semplici indicazioni descrittive del servizio di energia elettrica fornito da Enel.
La Ricorrente inoltre dimostra come la Resistente non risulterebbe titolare di marchio costituito o comprendente l’espressione “enel” ed “enel x”, né risulterebbe essere conosciuta con tale termine o autorizzata dalla Ricorrente al suo uso.
La Resistente non utilizza né ha mai utilizzato i nomi a dominio contestati in buona fede per l’offerta al pubblico di beni e servizi, né sono utilizzati per un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violare i marchi registrati ENEL.
La Ricorrente richiede che i nomi a dominio contestati gli siano trasferiti.
B. ResistenteLa Resistente non ha inviato una Risposta e non ha quindi contestato gli argomenti della Ricorrente.
6. Discussione e ConclusioneIl Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR elenca tre elementi, il secondo e il terzo dei quali sono tra loro alternativi, che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che i nomi a dominio contestati dalla Resistente devono essere cancellati o trasferiti alla Ricorrente:
(i) i nomi a dominio sono identici o confondibilmente simili con il nome, rispetto al quale la legge nazionale di uno stato membro e/o dell’Unione europea riconoscono o attribuiscono un diritto; e
(ii) i nomi a dominio sono stato registrati dalla Resistente senza un diritto o un interesse legittimo ai nomi a dominio; oppure
(iii) i nomi a dominio sono stato registrati oppure vengono utilizzati in mala fede.
Il Collegio ritiene che la Ricorrente soddisfi i criteri generali di eleggibilità per la registrazione di cui al par. 4(2)(b) del Regolamento (EC) n. 733/2002 inclusi gli articoli 20 e 22 del Regolamento (UE) 2019/517, al trasferimento dei nomi a dominio contestati alla Ricorrente.
A. Identità o confondibilità con un marchio rispetto al quale sussiste un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale di uno Stato membro e/o dal diritto dell’Unione EuropeaPer quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia adeguatamente documentato di essere titolare dei diritti sui marchi ENEL ed ENEL X in Italia e nell’Unione Europea.
Il Collegio pertanto considera che i nomi a dominio contestati
Ad avviso del Collegio, i nomi a dominio contestati sono senz’altro confondibilmente simili con i suddetti marchi. L’aggiunta di un termine non vale infatti ad evitare tale confondibilità.
Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui Paragrafo B(11)(d)(1)(i) delle Norme ADR..
B. Diritti o Interessi LegittimiLa Resistente, pur avendone avuta facoltà, non ha depositato alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni. In considerazione di ciò e sulla base della documentazione prodotta dalla Ricorrente e l’implicita mancata autorizzazione a registrare e utilizzare i nomi a dominio contestati, fornisce prima facie la prova dell’insussistenza del diritto o di un interesse legittimo in capo alla Resistente.
Pertanto, la Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione ai nomi a dominio contestati, né risulterebbe connessa o affiliata con la Ricorrente, né in altro modo autorizzata all’utilizzo della dicitura in esame.
In considerazione di ciò, il Collegio conclude che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dal Paragrafo B(11)(d)(1)(ii) delle Norme ADR in merito alla dimostrazione dell’assenza di diritti o interessi legittimi della Resistente sui nomi a dominio contestati
Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del Ricorso è che i nomi a dominio sono stato registrati oppure vengono utilizzati in mala fede dal Resistente.
Al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati i marchi ENEL ed ENEL X della Ricorrente godevano già di ampia e indubbia rinomanza almeno in Italia (luogo della Resistente). A parere del Collegio, la Resistente, all’atto della registrazione dei nomi a dominio contestati era perfettamente a conoscenza dei diritti sul marchio da parte della Ricorrente. E’ principio costantemente affermato che l’effettiva conoscenza dell’altrui marchio all’atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede della Resistente.
Il Collegio considera che l’indicazione del termine “station/s” all’interno dei nomi a dominio contestati in questo caso rafforzi ancora di più la confondibilità di essi con il marchio della Ricorrente.
I nomi a dominio contestati non sono utilizzati per un legittimo uso non commerciale. Sulla base di quanto affermato dalla Ricorrente e dalla documentazione prodotta deve ritenersi accertato che, nel caso in esame, la Resistente abbia avuto come scopo primario di cedere e/o usare i nomi a dominio come parking page.
Altro elemento, che la Ricorrente ha sottolineato per evidenziare la mala fede e che, in questa sede viene preso in considerazione, è che il titolare dei nomi a dominio contestati è risultato essere titolare anche di altri domini simili (Enel S.p.A. v. Antonio of Santis, ANTONIO DE SANTIS,
Caso OMPI No. D2021-1260) e trasferiti in capo alla Ricorrente a seguito della Decisione del 24 giugno 2021.
In considerazione di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato ai sensi del Paragrafo B(11)(d)(1)(iii) delle Norme ADR, che la Resistente ha registrato oppure usato i nomi a dominio contestati in malafede.
7. DecisionePer i motivi di cui sopra, il Collegio, ai sensi del Paragrafo B(11) delle Norme ADR, dispone il trasferimento al Ricorrente dei nomi a dominio contestati
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2021-0036.
1. The Complainant is Enel S.p.A.of Italy and the Respondent is ANTONIO DE SANTIS of Italy.
2. The disputed domain names are
3. The Complaint was filed in Italian on November 9, 2021 and the Respondent did not file a response. The Panel, Eva Fiammenghi, was appointed on January 11, 2022.
4. The Complainant relies on the following trademarks:
- Italian trademark, ENEL Reg. No. 1299011, registered on June 1, 2010;
- European Union Trade Mark, ENEL Reg. No. 756338, registered on June 25, 1999;
- International trademark, ENEL X Reg. No. 1432290, registered on March 28, 2018.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain names are identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain names.
The Respondent has registered and is using the disputed domain names in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain names be transferred to the Complainant and that the Complaint does not constitute an abuse of administrative proceeding.
Eva Fiammenghi
Esperto Unico
Data: 12 febbraio 2022