Powodem w sprawie jest Nowa Itaka sp. z o.o., Polska, reprezentowana przez Kancelarię Prawną Smok i Partnerzy, Polska.
Pozwaną w sprawie jest Marzenia24 sp. z o.o., Polska.
2. Nazwa domeny, Administrator i RejestratorSporna nazwa domeny to
Administratorem Nazwy Domeny jest Europejski Rejestr Domen Internetowych („EURid” lub „Rejestr”). Rejestratorem Nazwy Domeny jest Tucows.com Co., Kanada („Rejestrator”).
3. Etapy postępowania administracyjnegoPozew został wniesiony w języku polskim do Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Centrum”) w dniu 22 grudnia 2021 r. W dniu 29 grudnia 2021 r. Centrum przesłało drogą elektroniczną do EURid prośbę o weryfikację Nazwy Domeny w rejestrze. W dniu 5 stycznia 2022 r. EURid przesłał do Centrum odpowiedź na tę prośbę drogą elektroniczną. EURid potwierdził, że Pozwany widnieje w rejestrze jako rejestrujący, a także wskazał dane kontaktowe rejestrującego Nazwę Domeny. W dniu 19 stycznia 2022 r. Centrum przesłało wiadomość e-mail do Powoda zawierającą dane kontaktowe rejestrującego Nazwę Domeny wskazane przez EURid oraz wezwało Powoda do wprowadzenia stosownej zmiany do Pozwu. Dodatkowo, Centrum powiadomiło Powoda o uchybieniach administracyjnych w złożonym Pozwie. W odpowiedzi Powód wniósł poprawiony Pozew w dniu 26 stycznia 2022 r. oraz dodatkową poprawkę do Pozwu w dniu 28 stycznia 2022 r.
Centrum dokonało weryfikacji Pozwu i uznało poprawiony Pozew za spełniający wymogi formalne Regulaminu rozwiązywania sporów o domeny .eu („Regulamin ADR”) oraz Regulaminu uzupełniającego rozwiązywania sporów o domeny .eu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej („Regulamin uzupełniający ADR”).
Zgodnie z par. B(2) Regulaminu ADR, Centrum przesłało do Pozwanego formalne Zawiadomienie o Pozwie. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 31 stycznia 2022 r. Zgodnie z par. B(3) Regulaminu ADR, ostateczny termin składania Odpowiedzi na Pozew upłynął 14 marca 2022 r. Pozwany nie złożył Odpowiedzi na Pozew. W związku z powyższym, Centrum powiadomiło Strony o tym uchybieniu ze strony Pozwanego w dniu 15 marca 2022 r.
Centrum powołało Piotra Nowaczyka jako Arbitra w sprawie w dniu 18 marca 2022 r. Zespół Orzekający został powołany zgodnie z obowiązującą procedurą. Arbiter złożył Oświadczenie o przyjęciu powołania oraz Oświadczenie o bezstronności i niezawisłości zgodnie z par. B(5) Regulaminu ADR.
4. Fakty sprawyNowa Itaka sp. z o.o., Powód w niniejszym postępowaniu, jest spółką zajmującą się organizacją wczasów i wycieczek objazdowych do ponad 100 krajów świata. Powód prowadzi swoją działalność od 1989 r. Obecnie Powód jest jednym z największych biur podróży w Polsce. Powód prowadzi również działalność na terenie innych krajów europejskich, w tym Litwy, Łotwy oraz Czech.
Powód jest uprawniony do używania słowno-graficznego znaku towarowego ITAKA na podstawie licencji udzielonej mu w drodze umowy leasingu finansowego z dnia 2 listopada 2017 r. zawartej z Simi sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Polsce. Spółka Simi sp. z o.o. jest właścicielem znaku towarowego ITAKA zarejestrowanego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej („UPRP”) w dniu 23 maja 2013 r. pod numerem R.256305.
Powód był również uprzednio uprawnionym ze słowno-graficznego znaku towarowego ITAKA zarejestrowanego przed UPRP w dniu 6 maja 1996 r. pod numerem R.090419.
Powód jest właścicielem licznych domen zawierających znak towarowy ITAKA, m.in.
Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego w dniu 10 maja 2007 r.
Na dzień wydania niniejszej Decyzji Nazwa Domeny przekierowuje do strony internetowej „www.sklep.premium.pl/itaka.eu”, na której Nazwa Domeny oferowana jest na sprzedaż.
5. Twierdzenia stron A. PowódPowód wnosi w niniejszym postępowaniu o przeniesienie Nazwy Domeny na Powoda.
Po pierwsze, Powód twierdzi, że Nazwa Domeny jest identyczna ze znakiem towarowym ITAKA, do którego uprawniony jest Powód.
Po drugie, Powód twierdzi, że Nazwa Domeny została zarejestrowana przez Pozwanego bezprawnie oraz bez uzasadnionego interesu.
Po trzecie, Powód twierdzi, że Nazwa Domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.
B. PozwanyPozwany nie wniósł odpowiedzi na twierdzenia Powoda.
6. Rozpoznanie i rozstrzygnięcieW celu uzyskania wyroku przyznającego zastosowanie żądanych środków naprawczych, Powód jest zobowiązany na mocy par. (B)(11)(d)(1) Regulaminu ADR, w związku z art. 21(1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004, do wykazania w niniejszym postępowaniu, że:
(i) Nazwa Domeny jest identyczna z nazwą lub myląco podobna do nazwy, do której prawo uznaje lub ustanawia prawo krajowe Państwa Członkowskiego i/lub prawo UE; albo
(ii) Nazwa Domeny została przez Pozwanego zarejestrowana bezprawnie lub bez posiadania uzasadnionego interesu; lub
(iii) Nazwa Domeny została zarejestrowana lub jest wykorzystywana w złej wierze.
Nazwa Domeny jest identyczna ze znakiem towarowym ITAKA, do którego uprawniony jest Powód. Nazwa Domeny inkorporuje bowiem ten znak w całości.
Ponadto, zgodnie z art. 10(1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004, do ubiegania się o rejestrację nazw domen w okresie rejestracji stopniowej, przed przystąpieniem do ogólnej rejestracji domeny .eu, uprawnieni są m.in. posiadacze praw pierwszeństwa uznani lub ustanowieni na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub wspólnotowego. Termin „prawa pierwszeństwa” obejmuje m.in. zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, oraz, w zakresie, w jakim podlegają ochronie na mocy prawa krajowego Państw Członkowskich w przypadku ich posiadania – nazwy handlowe. Podobnie, par. (B)(1)(b)(9) Regulaminu ADR uznaje za prawa chronione nazwy, w odniesieniu do których prawo jest uznane lub ustanowione przez prawo krajowe państwa członkowskiego i/lub prawo Unii Europejskiej. Panel zauważa w tym kontekście, że Powód działa pod nazwą „Nowa Itaka” od co najmniej 1 marca 2001 r., co do której to nazwy prawo uznawane jest przez prawo polskie.
Dodatkowo, wskazać należy, że country code Top-Level Domain „ccTLD” „.eu” nie wpływa na ocenę identyczności lub podobieństwa znaku i nazwy domeny w ramach niniejszej przesłanki. Zobacz WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, („WIPO Overview 3.0”), sekcja 1.11.1. 1
Z powyższych względów Arbiter przyjmuje, że przesłanka określona w art. 21(1) Rozporządzenia 874/2004 oraz w par. (B)(11)(d)(1)(i) Regulaminu ADR została w niniejszej sprawie spełniona.
B. Prawo lub uzasadniony interes wobec nazwy domenyW nawiązaniu do art. 21(1)(a) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004, zgodnie z par. B(11)(e) Regulaminu ADR, dowolna z poniższych okoliczności może potwierdzić na potrzeby par. B(11)(d)(1)(ii) Regulaminu ADR prawo Pozwanego do Nazwy Domeny lub uzasadniony interes wobec Nazwy Domeny:
(1) przed powiadomieniem o sporze Pozwany używał Nazwy Domeny lub innej nazwy nawiązującej do Nazwy Domeny w związku z oferowanymi towarami lub usługami lub podjął dające się udowodnić przygotowania do takiego użycia;
(2) Pozwany, będąc przedsiębiorcą, organizacją czy też osobą fizyczną, jest powszechnie znany pod Nazwą Domeny, bez względu na to czy ma do tego prawo uznane lub ustanowione przez prawo krajowe i/lub Unii Europejskiej;
(3) Pozwany używa Nazwy Domeny legalnie i niekomercyjnie lub w dobrej wierze, nie zamierzając wprowadzić w błąd konsumentów ani naruszyć renomy Nazwy Domeny, do której prawo jest uznane lub ustanowione przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego i/lub prawo UE.
W ocenie Arbitra Powód wykazał w niniejszym postępowaniu, że Pozwany nie ma prawa ani uzasadnionego interesu w odniesieniu do Nazwy Domeny.
Jak wskazał Powód w Pozwie, Pozwany pozostawał z Powodem w stałych relacjach handlowych. W dniu 1 maja 2009 r. Powód zawarł z Pozwanym pierwszą umowę franchisingową, na podstawie której Pozwany był uprawniony do zawierania w imieniu Powoda umów w zakresie usług turystycznych z klientami. Strony ustaliły zasady korzystania ze znaku towarowego ITAKA w taki sposób, że Pozwany w okresie trwania umowy był uprawniony do korzystania z tego znaku z zastrzeżeniem, że będzie on uzupełniony o element indywidualizujący przedsiębiorstwo Pozwanego. Zgodnie z zawartą umową, Pozwany nie mógł używać znaku towarowego ITAKA bez uzyskania jego pisemnej akceptacji. W szczególności, Pozwany nie był uprawniony do tworzenia własnych stron internetowych zawierających znak towarowy ITAKA, a logo Powoda mogło być na nich prezentowane wyłącznie z dopiskiem „Nasz partner”. Intencją Stron było zapewnienie, że użytkownik Internetu nie będzie miał wątpliwości, że strona internetowa Pozwanego nie jest oficjalną stroną internetową Powoda. Podobne postanowienia ujęte zostały w kolejnych umowach zawieranych pomiędzy Powodem a Pozwanym w ramach współpracy handlowej.
Pozwany nie wykazał w niniejszej sprawie żadnej z przesłanek posiadanego prawa do Nazwy Domeny lub uzasadnionego interesu wobec tej domeny na potrzeby par. B(11)(d)(1)(ii) Regulaminu ADR.
W szczególności, Pozwany nie wykazał, jak i nie wynika to z dowodów zgromadzonych w sprawie, że przed powiadomieniem o sporze używał on Nazwy Domeny w związku z oferowanymi towarami lub usługami, lub podjął dające się udowodnić przygotowania do takiego użycia. Pozwany nie wykazał także, że używa Nazwy Domeny legalnie i niekomercyjnie lub w dobrej wierze. Przeciwnie, z materiału dowodowego wynika, że zarówno na dzień złożenia Pozwu, jak i wydania niniejszej Decyzji Nazwa Domeny oferowana jest na sprzedaż na stronie internetowej „www.sklep.premium.pl/itaka.eu”, do której przekierowuje Nazwa Domeny.
Co więcej, Pozwany nie wykazał, że jest powszechnie znany pod Nazwą Domeny. Brak jest także dowodów na to, że Powód wyraził zgodę na korzystanie przez Pozwanego ze znaku towarowego ITAKA poza zakresem wyżej opisanych stosunków umownych. W szczególności, Powód nigdy nie wyraził zgody na użycie znaku towarowego ITAKA do rejestracji Nazwy Domeny.
Biorąc pod okoliczności opisane powyżej, Arbiter stwierdza, że Pozwany nie ma żadnego prawa ani uzasadnionego interesu w odniesieniu do Nazwy Domeny, a zatem warunek z ar. 21(1)(a) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 i par. B(11)(d)(1)(ii) Zasad ADR jest spełniony.
C. Nazwa domeny zarejestrowana lub używana w złej wierzeZgodnie z art. 21(1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 oraz par. B(11)(d)(1) Regulaminu ADR: (i) rejestracja Nazwy Domeny bezprawnie lub bez uzasadnionego interesu oraz (ii) rejestracja lub używanie Nazwy Domeny w złej wierze stanowią wymogi alternatywne dla możliwości uwzględnienia żądania Powoda o zastosowanie środków naprawczych. W niniejszej sprawie Arbiter stwierdził, że Pozwany nie ma prawa ani uzasadnionego interesu w odniesieniu do Nazwy Domeny i dlatego nie ma potrzeby wszechstronnego rozważania elementu złej wiary.
Niemniej jednak, Arbiter zauważa, że w niniejszej sprawie istnieją również okoliczności świadczące o złej wierze Pozwanego. Arbiter wskazuje raz jeszcze, że Nazwa Domeny przekierowuje do strony internetowej „www.sklep.premium.pl/itaka.eu”, na której Nazwa Domeny oferowana jest na sprzedaż. Z dowodów dołączonych przez Powoda do Pozwu wynika również, że Pozwany podejmował próbę sprzedaży Nazwy Domeny na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec Powoda. Okoliczności te, w połączeniu z ustaleniem Arbitra o braku prawa oraz uzasadnionego interesu Pozwanego w odniesieniu do Nazwy Domeny, stanowi jasną przesłankę uznania złej wiary Pozwanego. Patrz Arm Limited przeciwko Privacy Administrator, Anonymize, Inc. / Sarbel Bandak, Sprawa WIPO nr D2021‑0594; Aygaz Anonim Sirketi przeciwko Arthur Cain, Sprawa WIPO nr D2014-1206.
Mając na uwadze powyższe, Arbiter uznał, że warunek z art. 21(1)(b) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 oraz par. B(11)(d)(1)(iii) Regulaminu ADR jest w niniejszej sprawie spełniony.
D. Wymogi prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej PowodaZgodnie z par. B(11)(b) Regulaminu ADR, środek naprawczy w postaci przeniesienia Nazwy Domeny na Powoda może zostać zastosowany, o ile po stronie Powoda spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej ustanowione w art. 4(2)(b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002, zgodnie ze zmianami wynikającymi z art. 20 i 22 Rozporządzenia (UE) 2019/517. Zgodnie z tymi wymogami, Powód winien być: (i) obywatelem UE, niezależnie od miejsca jego zamieszkania; (ii) osobą fizyczną, która nie jest obywatelem UE, zamieszkałą w państwie członkowskim; (iii) przedsiębiorstwem, które ma siedzibę w EU; lub (iv) organizacją, która ma siedzibę w UE, bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.
Arbiter zauważa, że w niniejszej sprawie żądanie zastosowania środków naprawczych zawarte w Pozwie dotyczy przeniesienia Nazwy Domeny na Powoda. Powód ma swoją siedzibę na terytorium Polski. Tym samym, Powód spełnia kryterium ustanowione w art. 4(2)(b)(iii) w brzmieniu wynikającymi z art. 20 i 22 Rozporządzenia (UE) 2019/517.
Powód posiada siedzibę w Polsce. Wobec tego, Powód spełnia wymóg prawny dotyczący zdolności rejestracyjnej określone w art. 4(2)(b) Rozporządzenia (WE) nr 733/2002, zgodnie ze zmianami wynikającymi z art. 20 i 22 Rozporządzenia (UE) 2019/517.
7. WyrokWobec powyższego, zgodnie z par. B(11) Regulaminu ADR, Zespół Orzekający podjął decyzję o przeniesieniu Nazwy Domeny
Piotr Nowaczyk
Arbiter
Data: 22 marca 2022 r.
In accordance with Paragraphs B12(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English ofWIPO Case No. DEU2021-0019.
1. The Complainant is Nowa Itaka sp. z o.o., Poland, represented by Kancelarię Prawną Smok i Partnerzy, Poland.
2. The Complaint was filed in Polish, being the language of the Registration Agreement.
3. The Complainant is a company providing travel service to customers in Poland and other European countries, such as Lithuania, Latvia, and Czech Republic. The Complainant is entitled to use ITAKA trademark on the basis of a licence granted under the financing lease agreement of November 2, 2017, concluded with Simi sp. z o.o., Poland. The company Simi sp. z o. o. is the owner of ITAKA trademark, which was registered with the Patent Office of the Republic of Poland (“UPRP”) on May 23, 2013, No R.256305. The Complainant was also previously the owner of ITAKA trademark, which was registered with the UPRP on May 6, 1996, No. R.090419.
4. The Domain Name was registered by the Respondent on May 10, 2007. At the time of submitting the Complaint and adopting this Decision, the Domain Name resolved to the website “www.sklep.premium.pl/itaka.eu”, which offered the Domain Name for sale.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Article B11(d)(1)(i) - (iii) of the ADR Rules, the Panel finds that: the Domain Name is identical to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or EU-law; the Respondent does not have rights or legitimate interests in the Domain Name; the Respondent has registered and is using the Domain Name in bad faith. The Panel noted that the Complainant and the Respondent had a business relationship for several years. Within those relations, the Respondent was entitled to use ITAKA trademark only to a limited extent in certain circumstances, however, was not entitled to register domain names incorporating this trademark. The Panel also noted that the Domain Name has been offered for sale by the Respondent, also explicitly to the competitors of the Complainant.
6. In accordance with Article B11 of the ADR Rules, the Panel decides that the Domain Name be transferred to Complainant.
1 Biorąc pod uwagę podobieństwa pomiędzy Regulaminem ADR a Jednolitą Polityką Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen, Zespół Orzekający będzie w razie potrzeby dalej odwoływał się do WIPO Overview 3.0 oraz Jednolite Zasady Rozstrzygania Sporów Domenowych (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)