Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
DIPA contre LANTEC CORPORATION
Litige n� DFR�2005-0010
1. Les parties
Le Requ�rant est DIPA, Schiltigheim, France, repr�sent� par SCP Schneider-Katz, avocats, Strasbourg, France.
Le D�fendeur est Lantec Corporation, Neuilly-sur-Seine, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 27 juillet 2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� SafeNames LTD, Royaume-Uni.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�”Centre”) a �t� re�ue le 4 ao�t 2005, par courrier �lectronique et le 16 ao�t 2005, par courrier postal.
Le 5 ao�t 2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 8 ao�t 2005, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�”Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 18�ao�t�2005. Le D�fendeur n’ayant pr�sent� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 7�septembre 2005 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 4 janvier 2006, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� DIPA, est �ditrice en France notamment des magazines “Burda Tendances mode”, “Burda Couture”, “Burda l’essentiel de la couture”, “Burda patchwork” et “Burda cuisine cr�ative”.
Le Requ�rant est une filiale � 98,71% de la soci�t� de droit allemand Verlag Aenne Burda GmbH & Co, dont le si�ge social se trouve � Offenbourg en Allemagne.
La soci�t� Verlag Aenne Burda GmbH & Co est sp�cialis�e dans la publication de nombreux magazines de presse consacr�s � la mode publi�s dans la majorit� des pays de l’Union Europ�enne et notamment en France par l’interm�diaire de sa filiale, la soci�t� DIPA.
Le 18 mai 2004, le Requ�rant a constat� que la soci�t� de droit anglais Safenames�LTD avait enregistr� le nom de domaine ” via ses propres services, s’agissant �galement d’une unit� d’enregistrement.
Le nom de domaine faisait l’objet d’un parking aupr�s de la soci�t� Sedo et pointait vers une page proposant des liens commerciaux dans le domaine de la mode.
Le 28 juin 2005, le Requ�rant a constat� que le nom de domaine en cause avait chang� de titulaire, qui est � pr�sent la soci�t� Lantec Corporation ayant enregistr� le nom via la m�me unit� d’enregistrement, pr�cis�ment la soci�t� SafeNames LTD.
Le nom faisait et fait toujours l’objet d’un parking aupr�s de la soci�t� Sedo et propose �galement des liens commerciaux dans le domaine de la mode mais �galement des liens vers des sites pornographiques.
5. Argumentation des parties
A. Le Requ�rant
A l’appui de sa plainte, le Requ�rant a vers� au dossier la copie des enregistrements suivants de la marque BURDA justifiant ainsi de ses droits sur les marques susvis�es�:
- L’enregistrement de la Marque fran�aise n� 3012001 “BURDA TENDANCES MODE”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41�;
- L’enregistrement de la Marque fran�aise n� 3012636 “BURDA INTERNATIONAL Mode-Design-Style Personnalit�s”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41�;
- L’enregistrement de la Marque fran�aise n� 3199419 “BURDA YOUNG GIRLS”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41�;
- L’enregistrement de la Marque fran�aise n� 3199423 “BURDA YOUNG LISA”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41�;
- L’enregistrement de la Marque fran�aise n� 3012635 “BURDA TENDANCES DECO”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41�;
- L’enregistrement de la Marque fran�aise n� 99816091 “BURDA MAISON PASSION”, pour les produits et services des classes 16, 28 et 41�;
- L’enregistrement de la Marque fran�aise n� 3192589 “BURDA LOISIRS CREATIFS”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41�;
- L’enregistrement de la Marque fran�aise n� 3118954 “BURDA MAISON & JARDIN PASSION”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41�;
- L’enregistrement de la Marque fran�aise n� 3063024 “JARDIN FACILE BURDA”, pour les produits et services des classes 16, 35 et 41�.
Le Requ�rant fait �galement �tat des marques appartenant � la maison m�re, Verlag Aenne Burda GmbH & Co�:
- L’enregistrement de la Marque Internationale n�358587 “BURDA”, pour les produits de la classe 16�;
- L’enregistrement de la Marque Internationale n� 436155 “BURDA”, pour les produits de la classe 16�;
- L’enregistrement de la Marque Internationale n� 610382 “BURDA”, pour les produits et services des classes 3, 5, 16, 18, 25 et 41�;
- la Marque Internationale n� 596641 “BURDA”, pour les produits et services des classes 3, 18, 25, 40, 41 et 42�.
Le Requ�rant indique en outre que la soci�t� Burda Systems GmbH, �galement filiale de la soci�t� Verlag Aenne Burda GmbH & Co est titulaire des noms de domaine et .
Il ajoute que les marques propri�t� de la soci�t� DIPA int�grant le terme distinctif “BURDA” b�n�ficient d’une tr�s importante renomm�e tant nationale qu’internationale dans le domaine de la mode, de la couture et de l’habillement.
De nombreux magazines sont publi�s sous des titres int�grant la marque “BURDA”, dans la majorit� des pays de l’Union Europ�enne, et notamment en France avec des p�riodiques tels que “Burda Tendances mode”, “Burda Couture”, “Burda l’essentiel de la couture”, “Burda patchwork” et “Burda cuisine cr�ative”.
Enfin, la marque BURDA est �galement associ�e � de tr�s nombreuses manifestations d�di�es aux arts cr�atifs et plus particuli�rement � la mode, au textile et � la couture, dans toute l’Europe.
A l’appui de sa plainte, le Requ�rant fait valoir � l’encontre du D�fendeur que�:
- le nom de domaine porte atteinte aux titres de magasines incluant la marque BURDA, en application de l’article L. 112-4 al.1 du Code de la Propri�t� Intellectuelle, qui porte protection des titres de magasines�;
- l’usage du nom de domaine pour l’exploitation � travers l’�dition d’une campagne publicitaire sur Internet en rapport direct avec la mode, la couture et l’habillement, cr�e in�vitablement et volontairement une confusion dans l’esprit du public et est constitutif de concurrence d�loyale et de concurrence parasitaire, conform�ment � l’article 1382 du Code civil fran�ais�;
- le nom de domaine contest� est identique ou similaire aux enregistrements de marques ant�rieures, propri�t�s du Requ�rant. Il constitue en cons�quence une contrefa�on de la marque au sens des dispositions du Code de la Propri�t� Intellectuelle�fran�ais ;
- Le Requ�rant ajoute que le D�fendeur, d�tenteur du nom de domaine , n’a aucun droit sur ce nom de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache�;
- Le Requ�rant indique �galement que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit, que ce soit par le biais de sa d�nomination sociale, ses droits de propri�t� industrielle ou sur tout autre signe distinctif.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre et est en cons�quence en d�faut.
6. Discussion
Conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’article 1 du R�glement d�finit l’atteinte aux droits des tiers comme : “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
Consid�rant les arguments d�velopp�s par le Requ�rant, l’Expert doit s’attacher en l’esp�ce � rechercher si les conditions pos�es dans ces dispositions sont remplies, � savoir�si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur constitue bien en l’esp�ce une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France, notamment�:
(1) une violation des droits de propri�t� intellectuelle du Requ�rant;
(2) une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
A. Atteinte aux droits du Requ�rant
a. Atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle
1. Atteinte aux droits d’auteur
Aux vues des pi�ces fournies, l’Expert retient la protection des signes invoqu�s au titre du droit d’auteur conform�ment aux dispositions de l’article L. 112-4 al. 1 du Code de la Propri�t� Intellectuelle (CPI) fran�ais qui disposent que le titre de l’œuvre est prot�g� tout comme l’œuvre elle-m�me, d�s lors qu’il pr�sente un caract�re original.
M�me si les titres “Burda Cuisine Creative”, “Burda Tendances Mode”, “Burda Couture”, “Burda l’essentiel de la Couture” et “Burda Patchwork”, par leur originalit�, sont prot�g�s aux titres des dispositions de l’article L. 112-4 al. 1, l’Expert consid�re qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit d’auteur.
Au regard de l’arr�t de la Premi�re Chambre civile de la Cour de cassation du 19�f�vrier 2002, la contrefa�on d’un titre original est d�finie comme “la reprise des mots et formules qui le constituent pour en faire la locution distinctive sous laquelle une autre œuvre sera divulgu�e”.
L’Expert estime en l’occurrence que seul le terme BURDA a �t� repris au regard des titres sur lesquels le Requ�rant peut justifier d’un droit d’auteur.
N�anmoins, dans la mesure o� aucun de ces titres n’est repris � l’identique ou quasi-identique, l’Expert ne peut retenir la contrefa�on de droit d’auteur et ce quand bien m�me l’�l�ment original reposerait sur le terme BURDA.
2. Atteinte aux droits de marques du Requ�rant
A titre liminaire, l’Expert rel�ve que le Requ�rant fonde sa plainte sur les dispositions de l’article L. 717-3 du CPI. Au regard de son argumentation sur la contrefa�on, il appara�t �vident qu’il s’agit d’une faute de frappe et visait en r�alit� l’article L.�713-3 du CPI, ce qui n’est pas contest� par le D�fendeur. L’Expert examinera donc la demande du Requ�rant sur le fondement de cet article.
L’article L.�713-3 du Code la Propri�t� Intellectuelle fran�ais sanctionne la reproduction ou l’imitation d’une marque ant�rieure ainsi que l’usage d’une marque imit�e, pour des produits ou services identiques ou similaires.
En cons�quence, l’Expert doit d�terminer au vu des signes et des produits et services en pr�sence si la reproduction ou l’imitation des marques du Requ�rant par le nom de domaine du D�fendeur est caract�ris�e.
Comparaison des signes�:
Au regard des �l�ments transmis, l’Expert retient que le nom de domaine contest� reproduit int�gralement l’�l�ment central commun aux diff�rentes marques du Requ�rant. Le signe BURDA demeure l’�l�ment distinctif et d�tachable dans la combinaison des termes form�e par les diff�rentes marques du Requ�rant, auxquelles ne sont adjoints que des termes descriptifs tels que notamment “cuisine cr�ative”, “tendance mode” ou encore “couture”.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’adjonction de l’extension “.fr” est inop�rante pour �carter la similitude des signes en cause.
Dans la mesure o� le Requ�rant n’a pas fourni de justificatif montrant une licence d’utilisation des marques BURDA dont est titulaire la soci�t� m�re et qui est inscrite au registre des marques afin de rendre cette licence opposable aux tiers, l’Expert ne les prend pas en consid�ration.
L’Expert rel�ve par cons�quent que le nom de domaine litigieux est similaire aux nombreuses marques d�tenues par le Requ�rant.
Comparaison des produits et services�:
Au vu des justificatifs transmis, l’Expert constate que les marques du Requ�rant sont exploit�es dans le cadre de l’�dition de p�riodiques consacr�s � la mode, � la couture, � l’habillement, mais �galement pour des services li�s � la publicit� et � la location d’espaces publicitaires.
Il ressort �galement des pi�ces vers�es au dossier que le nom de domaine litigieux tel qu’utilis� par le r�servataire ant�rieur et par le r�servataire actuel, renvoyait et renvoie toujours vers une page de parking g�r�e par la soci�t� Sedo. Ce site liste des liens hypertextes menant � des sites offrant des produits et services identiques ou similaires, dans le domaine de la mode notamment, � ceux offerts par le Requ�rant sous ses diff�rentes marques.
L’Expert consid�re, au vu de ces �l�ments, que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� pour des produits et/ou services ayant un contenu identique ou � tout le moins similaire � ceux offerts par le Requ�rant.
Le fait de proc�der � une telle exploitation du nom de domaine contest� cr�e volontairement et in�vitablement un risque de confusion dans l’esprit du public et est en cons�quence constitutif d’un acte contrefa�on en application de l’article L.�713-3 du Code de la Propri�t� Intellectuelle fran�ais.
b. Atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale
L’Expert retient que le nom de domaine contest� est utilis� par le D�fendeur dans un but lucratif permettant le d�tournement des internautes,�clients potentiels du Requ�rant, vers des sites listant des produits et services identiques ou � tout le moins similaires � ceux offerts par le Requ�rant sous la marque BURDA.
Cet usage ill�gitime du nom de domaine litigieux , dans le but de d�tourner la client�le internaute du Requ�rant vers d’autres sites concurrents ou voisins moyennant le versement d’une r�mun�ration, est une violation des droits du Requ�rant sur ses marques BURDA et constitue, outre des actes de contrefa�on de marque, un comportement d�loyal et parasitaire au sens des articles�1382 et 1383 du Code civil fran�ais.
L’Expert constate par ailleurs que le fait pour le D�fendeur d’exploiter le nom de domaine litigieux � des fins publicitaires lui permettant de percevoir des r�mun�rations sur les annonces publi�es constitue �galement des actes de concurrence d�loyale et des agissements parasitaires dans la mesure o� le D�fendeur contribue � la promotion de concurrents du Requ�rant et en retire un b�n�fice commercial certain.
La mise en place d’une page annuaire proposant des liens commerciaux pour divers produits et services en relation avec le ou les domaines d’activit� du Requ�rant d�montre la volont� du D�fendeur de d�tourner sciemment les internautes, �ventuels clients du Requ�rant, vers des concurrents directs et de tenter de tirer profit de l’importante renomm�e de la marque BURDA.
Ces faits mettent en exergue, par ailleurs, l’�ventuelle volont� du D�fendeur de tenter de contraindre le Requ�rant � monnayer substantiellement le rachat du nom de domaine en cause pour un prix d�passant largement les simples frais d’enregistrement.
L’Expert retient �galement que les faits attestant de liens vers des sites pornographiques sont de nature � porter atteinte � la r�putation ainsi qu’� l’image des marques BURDA, mais �galement � l’image du Requ�rant titulaire de ces marques.
Au vu de ce qui pr�c�de, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux d�montrent � l’�vidence un comportement d�loyal et fautif de la part du D�fendeur, contraire aux bonnes pratiques commerciales, et conduit � la dilution de l’image et de la r�putation de la marque BURDA, portant ainsi atteinte aux droits du Requ�rant sur ses marques.
B. Justification des droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert estime que le Requ�rant a d�montr� que les marques int�grant le signe BURDA sont prot�g�es et exploit�es pour pr�senter les activit�s ainsi que les produits et services propos�s par le Requ�rant.
Le Requ�rant est ainsi fond� � solliciter le transfert � son profit du nom de domaine litigieux, en conformit� avec les dispositions de la Charte.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Nathalie Dreyfus
Expert
Le 18 janvier 2006
Full & Egal Universal Law Academy