Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Total S.A. contre KLTE Limited
Litige n� DFR2005-0017
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� Total S.A., Courbevoie, France, repr�sent�e par Lovells, Paris,�France.
Le D�fendeur est la soci�t� KLTE Limited, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine et enregistr�s respectivement le 25�avril�2005 et le 18�avril�2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� Die Webagenturat.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�Centre”) a �t� re�ue le 8�novembre�2005, par courrier �lectronique et le�8�novembre�2005, par courrier postal.
Le 9�novembre�2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 10�novembre�2005, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le�15�novembre�2005. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le�6�d�cembre�2005 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 28�d�cembre�2005, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� “Total S.A” qui a une activit� p�troli�re allant de l’exploration, du d�veloppement et de la production de p�trole et de gaz jusqu’au raffinage et � la distribution de produits raffin�s.
Le Requ�rant est implant� dans de nombreux pays � travers le monde.
La soci�t� “Total S.A” est titulaire de plusieurs enregistrements de marques fran�aises et internationales TOTAL, LE CLUB TOTAL, TOTAL LE CLUB dont notamment la marque fran�aise TOTAL n��033222615, appliqu�e � des produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 du 17�avril�2003, la marque fran�aise LE CLUB TOTAL n��93496722 en classes 4, 8, 9, 12, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 et la marque internationale TOTAL n��813 234, pour viser des produits et services des classes 1, 3, 4, 5, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
La soci�t� Total a r�serv�:
- le 31�d�cembre�1996 le nom de domaine . Ce nom de domaine est actif et pointe vers le site institutionnel du Requ�rant, pr�sentant son activit�;
- le 21�mars�1997 le nom de domaine . Ce nom de domaine est actif et est destin� au public en France.
Par lettre de mise en demeure adress�e en recommand� avec accus� de r�ception par voie postale, le 27�septembre�2005, le Requ�rant a mis en demeure le D�fendeur de cesser l’utilisation et de proc�der au transfert amiable du nom de domaine . Le D�fendeur n’a pr�sent� aucune r�ponse. Suite � une communication de l’AFNIC, le Requ�rant a constat� que le nom de domaine avait �galement �t� r�serv� par le D�fendeur. Une lettre de mise en demeure a �t� adress�e en recommand� avec accus� de r�ception par voie postale, le 21�octobre�2005, dans laquelle le Requ�rant a mis en demeure le D�fendeur de cesser l’utilisation et de proc�der au transfert amiable du nom de domaine . Elle est �galement rest�e sans r�ponse.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
La soci�t� Total justifie de droits de marques et de noms de domaine en France et � l’international sur le signe “TOTAL” et � titre de marque en France sur le signe LE�CLUB TOTAL.
Le Requ�rant invoque �galement la notori�t� des signes “LE CLUB TOTAL”, “TOTAL�LE CLUB” et “CLUB TOTAL” dans la mesure o� ils ont �t� utilis� aupr�s du public de mani�re constante depuis�1993.
Le Requ�rant all�gue que le D�fendeur a imit� quasi-servilement le signe “TOTAL” et “LE CLUB TOTAL” dans la mesure o� la seule diff�rence entre ces signes tient pour le premier � l’ajout d’un “e” muet dans le signe prot�g� et pour le second � l’omission de l’article d�fini “le” qui ne constitue pas un �l�ment suffisant de diff�renciation. Par ailleurs, l’extension .fr doit �tre ignor�e dans la mesure o� elle est n�cessaire au fonctionnement technique du domaine et non appropriable en tant que telle.
Le Requ�rant souligne que la mauvaise foi du D�fendeur doit �tre appr�ci�e au regard de la d�lib�ration du Conseil d’administration de l’AFNIC du�18�juillet�2005 prise en application de l’article 36 de la charte de nommage portant blocage de plus de�1200�noms de domaine r�serv�s par le D�fendeur pour une dur�e de trois mois � compter du�21�juillet�2005. L’AFNIC a pris cette d�cision suite � la constatation de la proximit� des�1200�noms de domaine de marques.
Par ailleurs, le Requ�rant rel�ve que le D�fendeur a d’ores et d�j� fait l’objet d’une d�cision de transfert dans le cadre d’une PARL (Application des Gaz c. KLTE Limited, OMPI litige n��DFR2005-0004).
Le nom de domaine contest� pointait, pr�alablement � la d�cision de blocage de l’AFNIC, vers un site pr�sentant des liens commerciaux, notamment vers des jeux d’argent et portait une offre de rachat ce qui ne fait que renforcer la preuve de la r�servation de mauvaise foi.
En cons�quence, le Requ�rant all�gue que le D�fendeur en r�servant et en utilisant les noms de domaine objets du pr�sent litige a entendu porter atteinte aux droits du Requ�rant en trompant et d�tournant au profit de tiers le consommateur qui pensait l�gitimement, en tapant ces noms de domaine mais en commettant une erreur de frappe, obtenir des informations sur le Requ�rant et ses produits.
Le Requ�rant estime en cons�quence �tre fond� � requ�rir le transfert des noms de domaine litigieux au profit de la soci�t� Total S.A.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite le transfert au profit de la soci�t� Total S.A.
Conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Il est �galement important de souligner que, conform�ment aux dispositions de l’article 1�du R�glement, on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers.
A) Atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle
Atteinte aux droits de marque
Les articles L.713-2 et L.713-3 du Code la Propri�t� intellectuelle sanctionnent la reproduction ou l’imitation d’une marque ant�rieure ainsi que l’usage d’une marque imit�e, pour des produits ou services identiques ou similaires.
En cons�quence, l’expert doit d�terminer au vu des signes et des produits et services en pr�sence si la reproduction ou l’imitation des marques du Requ�rant par les noms de domaine du D�fendeur est caract�ris�e.
Comparaison des signes
L’expert retient que les noms de domaine contest�s sont la reproduction quasi-totale des signes “TOTAL” et “LE CLUB TOTAL” sur lesquels la soci�t� Total S.A. a justifi� d�tenir des enregistrements de marques fran�aises et internationales pour le premier et de marque fran�aise pour le second. L’ajout de la voyelle “e” ou l’omission de l’article d�fini “le”, ainsi que l’adjonction du suffixe .fr non appropriable en tant que tel, sont inop�rants � faire dispara�tre l’imitation de marque au sens du droit fran�ais.
En effet, selon une jurisprudence r�cente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arr�t du 4�f�vrier�2004 “un signe n’est identique que s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les �l�ments constituant la marque ou, si consid�r�e dans son ensemble, il rec�le des diff�rences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaper�ues aux yeux du consommateur d’attention moyenne”. Au vu des signes en pr�sence, l’ajout de la voyelle “e” ou l’omission de l’article d�fini “le” peuvent �tre consid�r�s comme des diff�rences insignifiantes.
Comparaison des produits et services
Dans la mesure o� les preuves rapport�es par le D�fendeur concernant l’activit� des noms de domaine et ne sont pas �quivalentes, � savoir le Requ�rant d�montre que pr�alablement au blocage des noms par l’AFNIC, le nom de domaine �tait exploit� tandis qu’aucune capture d’�cran n’est pr�sent�e concernant le nom de domaine , l’expert doit distinguer les deux noms.
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Au vu de la capture d’�cran soumise par le Requ�rant, il semblerait que le nom de domaine litigieux �tait exploit�, pr�alablement � la d�cision du Conseil d’Administration de l’AFNIC, et portait des liens commerciaux notamment vers des jeux d’argent, des sites de voyage, de divertissement et d’informatique.
Apr�s examen des marques du Requ�rant, l’expert rel�ve dans leur libell� notamment les produits et services suivants�: “appareils automatiques d�clench�s par l’introduction d’une pi�ce de monnaie ou d’un jeton; jeux; organisation de concours, loteries et comp�titions sportives; production de spectacles”.
Les liens auparavant propos�s par le nom de domaine litigieux sont donc similaires aux produits et services vis�s par le libell� des marques du Requ�rant.
L’expert rel�ve que ce nom, au jour de l’introduction de la PARL ne pointe pas vers un site actif. Cependant, l’absence de site actif d�coule d’un blocage de ces noms suite � une d�lib�ration du Conseil d’Administration de l’AFNIC prise en application de l’article 36 de la charte de nommage portant blocage de plus de�1200 noms de domaine r�serv�s par le D�fendeur pour une dur�e de trois mois � compter du�21�juillet�2005. Ce blocage est donc ind�pendant de la volont� du D�fendeur.
Il serait donc in�quitable de consid�rer que le nom de domaine n’abritant pas de site actif, ne porte pas atteinte aux droits ant�rieurs du Requ�rant. Par ailleurs, m�me si le site ne pointait plus � un site actif, l’expert rel�ve la notori�t� des marques du Requ�rant et les dispositions de l’article L713-5 du Code la Propri�t� Intellectuelle.
En cons�quence, l’atteinte � la marque TOTAL par le nom de domaine est caract�ris�e en application des dispositions des articles L713-3 et L713-5 du Code la Propri�t� Intellectuelle.
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Le Requ�rant n’a pas pr�sent� d’�l�ment d�montrant que le nom de domaine �tait actif avant le blocage op�r� par l’AFNIC. Il ne fait que pr�sumer que ce nom portait les m�mes liens que le nom , sans en rapporter la preuve.
Cependant l’expert ne peut pr�sumer de l’activit� d’un nom de domaine sans �l�ment � l’appui. En cons�quence, l’expert se doit de partir du postulat que le nom de domaine n’�tait pas exploit�.
Dans une d�cision r�cente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du�13�d�cembre�2005, opposant le titulaire des marques LOCATOUR � une soci�t� ayant enregistr� mais n’abritant pas de site actif, les juges ont consid�r� que, sauf si elle est notoire, le titulaire d’une marque ne peut agir en contrefa�on de marque sur le fondement des articles L713-2 et L713-3 du Code de la Propri�t� Intellectuelle le propri�taire d’un nom de domaine qui ne l’exploite pas.
Cependant, le Requ�rant all�gue de la notori�t� des signes “LE CLUB TOTAL”, “TOTAL LE CLUB” et “CLUB TOTAL” dans la mesure o� ils ont �t� utilis� aupr�s du public de mani�re constante depuis�1993.
Compte tenu de la notori�t� av�r�e de la marque TOTAL dans le monde, l’expert examinera l’atteinte port�e aux signes “LE CLUB TOTAL”, “TOTAL LE CLUB” et “CLUB TOTAL” au vu des dispositions de l’article L713-5 du Code de la Propri�t� Intellectuelle.
La jurisprudence fran�aise consid�re par ailleurs qu’il y a abus de droit en cas de d�p�t d’un nom de domaine identique � la marque d’un tiers b�n�ficiant d’une renomm�e, cette usurpation �tant sanctionn�e sur le fondement de l’article L713-5 du Code de la Propri�t� Intellectuelle (TGI Nanterre, 16�septembre�1999, ). La�renomm�e de la marque LE CLUB TOTAL est indiscutable. L’expert estime que cette notori�t� n’est pas �trang�re � l’adoption du nom de domaine tr�s proche par le D�fendeur. La Cour de cassation a r�cemment �tendu l’application de l’article�L�713-5�du Code de la Propri�t� Intellectuelle aux signes identiques ou voisins (Cass�Com, 12�juillet�2005). L’expert est d’avis que la r�servation du nom de domaine litigieux constitue un abus de droit.�
En cons�quence, les signes “LE CLUB TOTAL”, “TOTAL�LE�CLUB” et “CLUB�TOTAL” �tant notoires, il importe peu que le nom de domaine ait �t� actif. L’expert retient donc l’atteinte aux signes “LE�CLUB�TOTAL”, “TOTAL�LE CLUB” et “CLUB TOTAL” par le nom de domaine litigieux � savoir , en application des dispositions de l’article L713-5 du Code de la Propri�t� Intellectuelle.
Atteinte aux noms de domaine
Par ailleurs, le Requ�rant invoque �galement l’atteinte par les noms litigieux � ses noms de domaine et .
La Cour d’Appel de Paris a clairement �nonc� le 18�octobre�2000 que “si le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propri�taire, peut justifier d’une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties � l’instance �tablissent leurs droits sur la d�nomination revendiqu�e, l’ant�riorit� de son usage par rapport au signe contest� et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entra�ner dans l’esprit du public” (CA�Paris,�18�octobre�2000, Virgin Interactive Entertainment Ltd et Virgin Interactive Entertainment Sarl / France T�l�com et BDDP-TBWA).
Ainsi si trois conditions sont r�unies, � savoir l’ant�riorit� du nom de domaine du Requ�rant, son exploitation et qu’un risque de confusion entre le nom de domaine du Requ�rant et le nom de domaine contest� est caract�ris�, alors un nom de domaine peut porter atteinte � un autre nom de domaine.
En l’esp�ce, l’Expert retient qu’il est clairement �tabli que les noms de domaine du Requ�rant sont ant�rieurs � la r�servation des noms contest�s et qu’ils sont exploit�s. Par ailleurs, et comme �voqu� pr�c�demment, le risque de confusion entre les signes est av�r�.
En cons�quence, l’atteinte aux noms de domaine est retenue en application des dispositions de l’article�1382 du Code civil.
Comportement d�loyal en mati�re commerciale
L’article�1382 du Code civil fran�ais pr�voit que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause � autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriv�, � le r�parer.”
Ainsi l’enregistrement d’un nom de domaine similaire et dans un secteur d’activit� similaire ou proche peut �tre consid�r� comme constitutif d’actes de concurrence d�loyale et parasitaire (Tribunal de grande instance de Lille, 10�juillet�2001).
Par ailleurs, l’offre � la vente des noms est un des �l�ments d�montrant l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi d’un nom de domaine bien qu’il ne soit pas suffisant en tant que tel (Tribunal de grande instance de Paris 3�me chambre, 2�me section Jugement du 23�septembre�2005, H�tels Meridien / Sedo, St�phane H.).
En proposant le nom de domaine � la vente sur son site, le D�fendeur a tent� de tirer un profit financier de la r�servation du nom de domaine.
Par ailleurs, l’expert rel�ve �galement que le D�fendeur a d�j� �t� fait l’objet de d�cisions de transfert dans le cadre de PARL (Application des Gazs, SAS c. KLTE Ltd, OMPI litige n��DFR2005-0004, ; Les Echos c. KLTE Ltd, OMPI litige n��DFR2005-0012, ).
Ces �l�ments concordent pour d�montrer le comportement d�loyal en mati�re commerciale en application de l’article�1382 du Code civil.
B) Les droits du Requ�rant
L’expert estime que le Requ�rant a d�montr� que les marques TOTAL et LE�CLUB�TOTAL sont exploit�s pour pr�senter la soci�t� Total SA, ainsi que les produits et services propos�s par TOTAL et notamment LE CLUB TOTAL servant � r�compenser la fid�lit� des clients.
Le Requ�rant est ainsi fond� � solliciter le transfert � son profit des noms de domaine litigieux, en conformit� avec les dispositions de la Charte.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant des noms de domaine et .
Nathalie Dreyfus
Expert
Le 11�janvier�2006
Full & Egal Universal Law Academy