Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Banque Accord contre Lycos France
Litige n� DFR�2005-0021
1. Les parties
Le Requ�rant est La Banque Accord SA, Croix, France, repr�sent�e par Nathalie Dreyfus, Paris, France.
Le D�fendeur est Lycos France, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 12�septembre�2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� United-Domains AG.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�”Centre”) a �t� re�ue le 1er d�cembre 2005, par courrier �lectronique et le 8 d�cembre 2005, par courrier postal.
Le 1er d�cembre 2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 12 d�cembre 2005, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�”Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur le 12�d�cembre 2005. Le d�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 9 janvier 2006 aux parties une notification de d�faut du d�fendeur.
Le 18 janvier 2006, le Centre nommait Christian Le Stanc comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le requ�rant, la Soci�t� Banque Accord, filiale d’une entreprise de la grande distribution, propose en France divers services financiers et bancaires.
Elle est titulaire de droits de marques dans nombre de pays sur le signe ONEY pour d�signer notamment lesdits services financiers. Elle dispose �galement d’un site internet ouvert sous le nom qui promeut � l’�gard de sa client�le cette activit� de banque et de dispense de cr�dit.
Le requ�rant a ult�rieurement per�u le fait qu’un nom de domaine avait �t� enregistr� par la soci�t� Lycos France et que ce nom renvoyait les internautes vers le site du requ�rant via une plateforme d’affiliation, propri�t� de la soci�t� Cibleclick; syst�me qui permettait au d�fendeur d’�tre r�mun�r� � chaque fois qu’un internaute acc�dant � �tait redirig� vers le site du requ�rant.
Il s’est av�r�, en outre, que le d�fendeur, la soci�t� Lycos France, avait enregistr� le nom pour compte d’une personne physique tierce domicili�e � l’�tranger, pour contourner les r�gles de nommage du .fr, personne physique dont l’identit� a pu �tre trouv�e apr�s diverses difficult�s.
Le requ�rant a tent� en vain d’obtenir amiablement la r�trocession du nom en cause de l’Unit� d’enregistrement, du r�servataire mandataire et du mandant titulaire du nom.
Le requ�rant sollicite, en application de l’article 20(c) du R�glement que le le nom de domaine lui soit transf�r� dans le cadre de la pr�sente proc�dure.
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5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant retrace liminairement les d�marches accomplies pour savoir, au-del� du titulaire Lycos France du nom en cause, titulaire seulement apparent selon le requ�rant, quelle est en r�alit� la personne physique v�ritable � qui les agissements devraient �tre effectivement reproch�s. Le requ�rant en conclut par recoupement qu’il s’agit de M.�Jean Aime , domicili� � Londres.
Le requ�rant note �galement que cette personne a par ailleurs enregistr� notamment le nom , objet d’une proc�dure parall�le.
Le requ�rant, ensuite, soutient que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine en cause par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers et, en premier lieu, une atteinte aux droits de marques dont le requ�rant dispose.
Selon le requ�rant, le nom est � tout le moins similaire au point de cr�er un risque de confusion avec la marque ONEY dont il est titulaire, peu important le terme g�n�rique “banque” et le suffixe n�cessaire�:”.fr”.
Il ajoute que dans la mesure o� le nom renvoie , via la plateforme d’affiliation Cibleclick, au site , les services d�sign�s par sont identiques � ceux du requ�rant, et que les conditions de l’imitation fautive de marque de l’article L. 713-3 du Code de la propri�t� intellectuelle sont remplies.
Il est encore avanc� que le d�fendeur n’a pas de droits ni d’int�r�ts l�gitime � la titularit� de et que des proc�dures administratives parall�les sont en cours contre M. Aime � propos des noms et .
Le requ�rant, de plus, en second lieu, avance que le d�fendeur a, ce faisant, port� atteinte au nom commercial et au nom de domaine du requ�rant et que les divers agissements du d�fendeur traduisent sa mauvaise foi et sont au m�me titre ou � titre distinct, sans que cela soit bien clair, constitutifs d’agissements parasitaires et de concurrence d�loyale.
Le requ�rant, enfin, �tablit la liste de ses d�p�ts de marque pour justifier de ses droits sur l’�l�ment – oney - , objet de l’atteinte.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas pr�sent� d’observations en r�ponse dans le cadre de la pr�sente proc�dure.
6. Discussion et conclusions
Conform�ment aux dispositions de l’article 20(c) du R�glement, “ [l’] expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
La mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine.
Il appartient donc � l’Expert de v�rifier que le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte et que l’atteinte auxdits droits est effectivement constitu�e.
A. Droits du requ�rant sur l’�l�ment objet de l’atteinte
A l’annexe 11 de son dossier le requ�rant justifie �tre titulaire de plusieurs droits de marques d�signant notamment des activit� financi�res et de cr�dit et ant�rieurs � l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
- Marque Communautaire ONEY No. 004579561, d�pos�e le 5/08/2005 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42;
- Marque Fran�aise ONEY No. 053356227, enregistr�e le 28/04/2005, couvrant les produits et services en classes 9, 35, 39, 41 et 42 ;
- Marque Fran�aise ONEY No. 053341580, enregistr�e le 16/02/2005, couvrant les produits et services en classes 36 et 38 ;
- Marque Fran�aise ONEY No. 053356228, enregistr�e le 28/04/2005 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 39, 41 et 42;
- Marque Fran�aise ONEY No. 053346084, enregistr�e le 10/03/2005 et couvrant les produits et services en classes 36 et 38;
- Marque Fran�aise “O�: votre cr�dit sur le Net” No. 053380242, d�pos�e le 15/09/2005 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 36 et 38;
- Marque Fran�aise “O�: la carte de paiement qui fait aussi cr�dit” No. 053379984 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 36 et 38;
- Marque Fran�aise “O�: le sp�cialiste du cr�dit sur Internet” No. 053379985, d�pos�e le 15/08/2005 et couvrant les produits et services en classes 9, 35, 36 et 38.
B. Atteinte aux droits du requ�rant
Tant l’article 1 du R�glement que l’article 19 1) de la Charte d�finissent de mani�re non exhaustive l’atteinte aux “droits des tiers” comme une atteinte
- � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle).
- aux r�gles de concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale,
- au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne.
L’Expert dans la pr�sente esp�ce a � se d�terminer sur l’�ventuelle atteinte du d�fendeur � la propri�t� industrielle du requ�rant et sp�cialement aux droits de marques dont ce dernier est titulaire.
Les droits de marques du requ�rant sont ant�rieurs � l’enregistrement du nom de domaine par le d�fendeur.
Sur la comparaison des signes, l’Expert rel�ve que le nom � tout le moins imite au point de cr�er un risque de confusion, par exemple, les marques nominales ONEY du requ�rant, en raison de ce que l’�l�ment arbitraire “oney” est situ� dans le nom du d�fendeur en position premi�re, sans qu’ensuite le mot de “banque”, banalement descriptif, alt�re le caract�re attractif de client�le des deux premi�res syllabes. Et il importe peu, par ailleurs, comme le rel�ve le requ�rant, que les quatre syllabes du d�fendeur soient suivies du suffixe n�cessaire�: “.fr”.
Sur la comparaison des produits et services, le requ�rant �tablit, notamment par le constat d’huissier qu’il verse au d�bats, et par les divers documents produits – et ce, sans �tre contredit puisque le d�fendeur n’a pas estim� opportun de r�pondre � la plainte – que les internautes acc�dant au r�seau par le nom �taient redirig�s syst�matiquement vers le site officiel du requ�rant sous le nom o� sont promus les produits et services financiers et bancaires du requ�rant.
Il est alors observ� que le nom d�signe des produits ou services identiques � ceux du requ�rant.
Il convient, par ailleurs, de relever, comme l’avance le requ�rant sans �tre contredit, que la redirection des internautes ayant acc�d� au nom , par le truchement d’une plateforme d’affiliation Cibleclick, vers le site , g�n�re une r�mun�ration de trafic (que paye de fait le requ�rant) au profit du d�fendeur qui, ce faisant, d�tourne momentan�ment et dans un but de lucre, dans la vie des affaires, les internautes en qu�te des produits ou services du requ�rant, sans que les internautes puissent se rendre compte de ce que le titulaire du nom est une personne diff�rente du propri�taire du site .
Cette situation, aux yeux de l’Expert, constitue une atteinte aux droits du requ�rant qui pourrait �tre sanctionn�e en application de l’article L 713-3 du Code de la propri�t� intellectuelle�: imitation, globalement appr�ci�e, d’une marque et usage de marque imit�e pour des produits ou services identiques ou similaires � ceux d�sign�s dans l’enregistrement, susceptibles de cr�er un risque de confusion dans l’esprit du public.
Sans doute observe-t-on en l’esp�ce que les services d�sign�s par le nom , par l’effet de la redirection vers , sont, non seulement identiques � ceux d�sign�s par les marques dont le requ�rant est titulaire, mais sont les services m�mes, authentiques, fournis par le requ�rant.
Cette circonstance semble � l’Expert indiff�rente pour qu’au regard du droit fran�ais la faute d’imitation puisse appara�tre constitu�e.
Il note en ce sens, d’une part, que l’article L. 713-3 du Code de la propri�t� intellectuelle, visant les produits “identiques ou similaires”, ne distingue pas entre produits ou services fournis par d’autres que le titulaire de la marque ou fournis par le titulaire lui-m�me.
Il constate, en second lieu, que certaines situations sanctionnables en mati�re de marques sont express�ment identifi�es, m�me si l’attitude reproch�e affecte des produits ou services authentiquement fournis par le v�ritable titulaire de la marque ou par des tiers autoris�s (par exemple, la suppression ou la modification de marque r�guli�rement appos�e�: article L. 713-2 b) du m�me Code; par exemple encore, l’importation en France de produits authentiques r�guli�rement marqu�s � l’�tranger, hors application de l’�puisement communautaire).
Il rel�ve donc, de mani�re g�n�rale, qu’il n’existe pas v�ritablement de produits ou services objectivement “contrefaisants” ( qui conditionneraient une faute de contrefa�on), par opposition aux produits ou services “authentiques”, mais que la “contrefa�on” d�pend exclusivement de la volont� du titulaire d’un droit de propri�t� intellectuelle (qui, par exemple, peut donner licence pour l’avenir � un contrefacteur, � produits ou services constants, hier “contrefaisants”, demain, licites). Il n’y a en cons�quence, �ventuellement, que des “actes de contrefa�on”, c’est-�-dire des actes l�galement r�serv�s au titulaire de la marque et qu’il n’aura pas autoris�s.
Peu importe, d�s lors, aux yeux de l’Expert, dans le cas pr�sent, que le signe imitant renvoie aux services m�mes de la Banque Accord, requ�rant, ou � des services de m�me type promus par des tiers.
A titre surabondant, l’Expert estime que l’attitude du d�fendeur constitue �galement une atteinte aux droits du requ�rant sur son nom commercial et sur le nom de domaine ant�rieur et que, de mani�re plus g�n�rale, la pratique du d�fendeur (m�me si elle n’est pas distincte des faits reproch�s au titre de l’atteinte aux droits de marque) ne traduit pas un comportement loyal en mati�re commerciale, sp�cialement en ce que le d�fendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence et les droits du requ�rant puisque le nom utilis� par le d�fendeur renvoyait automatiquement au site du requ�rant et que le d�fendeur �tait r�mun�r� � chaque renvoi.
Il sera ajout� que le d�fendeur dans la pr�sente proc�dure est la soci�t� Lycos France titulaire aupr�s de l’Unit� d’enregistrement concern�e du nom de domaine litigieux, peu important en v�rit� que Lycos France soit mandataire, commissionnaire, trustee, pr�te-nom ou autre d’une personne tierce pour compte de qui aurait �t� effectu� l’enregistrement litigieux et qui se serait livr�e par ailleurs � des pratiques entreprises cette fois en nom propre et � d�couvert.
La pr�sente proc�dure a �tabli que les faits pouvaient �tre reproch�s directement � la soci�t� Lycos France, seule titulaire du nom de domaine querell� aupr�s de l’Unit� d’enregistrement concern�e.
7. D�cision
Pour toutes les raisons expos�es ci-dessus, conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant, la Banque Accord SA, du nom de domaine .
Christian Le Stanc
Expert
Le 5 f�vrier 2006
Full & Egal Universal Law Academy