Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L�EXPERT
Tea Board, India contre Delta Lingerie
Litige n� DFR2006-0003
1. Les parties
Le requ�rant est Tea Board, Kolkata, Inde, repr�sent� par Cabinet Escande, France.
Le d�fendeur est Delta Lingerie, Cachan, France, repr�sent� par Selarl Marchais de Cand�, France.
2. Noms de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine et
Les unit�s d’enregistrement aupr�s desquelles les noms de domaine sont enregistr�s sont respectivement les soci�t�s Nameshied et NFrance Conseil.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Tea Board, aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”), re�ue par le Centre en date du 12 juin 2006 par voie �lectronique.
En date du 12 juin 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 19 juin 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).
En date du 15 juin 2006, le Centre a notifi� au Requ�rant l’irr�gularit� de sa plainte aux motifs suivants�:
- la plainte a �t� r�dig�e selon les Principes directeurs concernant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) et non selon le R�glement sur la Proc�dure alternative de r�solution des litiges du .fr et du .re par d�cision technique,
- la langue de proc�dure n’a pas �t� respect�e, la plainte ayant �t� enti�rement r�dig�e en anglais et non en fran�ais comme exig� par l’article 7 du R�glement.
Conform�ment � l’article 14(b) du R�glement permettant au Requ�rant de r�gulariser sa plainte dans les 5 jours civils, le Requ�rant a adress� une plainte amend�e, re�ue par le Centre le 19 juin 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte amend�e r�pond bien au R�glement applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte.
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, le 30 juin 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment � l’article 15(a) du R�glement, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 20 juillet 2006. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 20 juillet 2006.
En date du 3 ao�t 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Christiane F�ral-Schuhl. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est l’�tablissement public indien Tea Board cr�� en 1953, avec pour activit� la promotion du th�, et notamment celui produit dans la r�gion de Darjeeling, Inde.
Le Requ�rant justifie �tre titulaire d’un certain nombres de marque dont les suivantes en relation avec les noms de domaine litigieux�:
- Marque internationale collective semi-figurative n� 528696 pour le logo DARJEELING enregistr�e le 9 septembre 1988 et visant la France,
- Marque communautaire collective verbale n� 004325718 DARJEELING enregistr�e le 31 mars 2006 et visant notamment le territoire fran�ais.
Ces marques d�signent toutes deux la classe 30 pour le produit “th�”.
Le D�fendeur est la soci�t� fran�aise Delta Lingerie, filiale du Groupe Chantelle, et sp�cialis�e dans la fabrication et la commercialisation d’articles de lingerie f�minine, corseterie et sous-v�tements f�minins. L’enseigne de cette soci�t� est Darjeeling.
Le D�fendeur justifie �tre titulaire de la marque DARJEELING dans de nombreux pays du monde entier, et notamment �tre titulaire des marques suivantes :
- Marque fran�aise DARJEELING n� 94�515�068, d�pos�e le 12 avril 1994 et renouvel�e le 12 avril 2004, pour d�signer les produits de la classe 25,
- Marque communautaire DARJEELING n� 528018, d�pos�e le 3 avril 1997 pour d�signer les produits de la classe 25,
- Marque communautaire DARJEELING n�.1973973, d�pos�e le 13 novembre 2000 pour d�signer les produits de la classe 38.
Le D�fendeur a enregistr� les noms de domaine et , objet de la pr�sente proc�dure, respectivement les 11 juin 1997 et 3 juillet 2001.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine et par le D�fendeur, constituent une atteinte aux droits des tiers, et plus particuli�rement � ses propres droits de propri�t� intellectuelle.
Le Requ�rant indique en effet avoir cr�� dans le cadre de sa mission de promotion du th�, un programme de certification destin� � assurer le suivi de la cha�ne de production et de commercialisation du th�. Ce programme de certification repose essentiellement sur une utilisation du terme et du logo Darjeeling r�serv�e aux producteurs, exportateurs et vendeurs agr��s par le Requ�rant.
Afin de garantir l’efficacit� de ce programme de certification, le Requ�rant s’est attach� � acqu�rir les droits de propri�t� intellectuelle sur le terme et le logo Darjeeling dans de nombreux pays. Il justifie notamment �tre titulaire de la marque internationale n�528696 enregistr�e le 9 Septembre 1988 pour le logo Darjeeling, et de la marque communautaire DARJEELING n�004325718 enregistr�e le 31 Mars 2006. Ces marques sont enregistr�es dans la classe 30 pour “th�”.
Le Requ�rant reproche donc au D�fendeur d’avoir enregistr� sans son consentement les noms de domaine et , consid�rant que ce dernier ne d�tient aucun int�r�t l�gitime sur le signe ou le logo Darjeeling.
Le Requ�rant soutient par ailleurs qu’en agissant de la sorte, le D�fendeur tend � cr�er une association avec le Requ�rant, diluant de ce fait la r�putation et la notori�t� des marques et du logo Darjeeling d�pos�s par le Requ�rant, notori�t� av�r�e notamment par les nombreuses publications traitant du th� Darjeeling ainsi que de la r�gion du m�me nom. De m�me, selon le Requ�rant, d�s lors que Darjeeling est mondialement connu pour le th� et le tourisme, tout visiteur cherchant des informations � ce sujet serait in�vitablement induit en erreur par le site du D�fendeur.
Le Requ�rant soutient donc qu’en enregistrant des noms de domaine identiques aux marques Darjeeling sur lesquelles le Requ�rant d�tient des droits ant�rieurs, le D�fendeur a viol� l’article 20(c) du R�glement.
Le Requ�rant consid�re �galement que l’enregistrement et l’utilisation par le D�fendeur des noms de domaine litigieux serait constitutive d’une atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commercial. Selon lui, la volont� du D�fendeur de cr�er une confusion dans l’esprit du consommateur serait r�v�l�e par l’utilisation d’un logo en forme de feuille rappelant celui sur lequel le Requ�rant d�tient des droits ant�rieurs en vertu de la marque internationale n�528696 ainsi que par la mention, comme contact administratif pour le nom de domaine de l’adresse tea-bog@.
Enfin le Requ�rant fait valoir que le D�fendeur ne pouvait ignorer les droits dont il est titulaire sur les marques et le logo DARJEELING. En effet, le Requ�rant s’est oppos� � plusieurs reprises, et notamment en France, � des demandes d’enregistrement d�pos�es par le D�fendeur pour les marques DARJEELING.
Selon le Requ�rant il ne fait donc aucun doute que le D�fendeur utilise � dessein et de mani�re pr�judiciable les noms de domaine objet de la pr�sente proc�dure, en cherchant � profiter sciemment de la notori�t� attach�e aux diverses marques du Requ�rant.
Le Requ�rant sollicite en cons�quence la transmission des noms de domaine et � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur pr�cise qu’il est lui-m�me titulaire de droits de propri�t� intellectuelle sur le terme Darjeeling, et conteste ainsi la position tenue par le Requ�rant de m�me que les mesures de r�paration sollicit�es par ce dernier.
Le D�fendeur indique en premier lieu �tre titulaire de l’enseigne DARJEELING depuis plus de douze ans et l’exploiter r�guli�rement, comme l’atteste son Kbis.
Le D�fendeur justifie �galement �tre titulaire, entre autres, des marques�suivantes:
- Marque verbale fran�aise DARJEELING n� 94�515�068, d�pos�e le�12�avril�1994 et renouvel�e le 12 avril 2004, pour d�signer les produits de la classe�25,
- Marque verbale communautaire DARJEELING n� 528018, d�pos�e le�3�avril 1997 pour d�signer les produits de la classe 25,
- Marque verbale communautaire DARJEELING n� 1973973, d�pos�e le�13�novembre 2000 pour d�signer les produits de la classe 38,
- Marque semi-figurative fran�aise DARJEELING n��98�744�998, d�pos�e le�5 ao�t 1998, pour d�signer les produits de la classe 25,
- Marque semi-figurative communautaire DARJEELING n� 4189742, d�pos�e le 14 janvier 2005 pour designer les produits de la classe 25.
Le D�fendeur pr�cise que le Requ�rant est parfaitement inform� de l’existence des droits du D�fendeur sur le terme Darjeeling en raison des nombreuses proc�dures d’opposition form�es par le Requ�rant � l’encontre des demandes d’enregistrement de la marque DARJEELING dans divers pays par le D�fendeur. Le D�fendeur consid�re ainsi qu’en omettant de pr�ciser les propres droits du D�fendeur sur le terme Darjeeling dans le cadre de la pr�sente proc�dure, le Requ�rant a d�lib�r�ment proc�d� � une pr�sentation tronqu�e et tendancieuse des faits aux fins de la pr�sente proc�dure, faisant preuve de mauvaise foi. Le D�fendeur souligne toutefois que toutes ces proc�dures se sont conclues par un rejet de l’opposition ainsi form�e, au motif principalement que le Requ�rant n’avait pas apport� d’�l�ments suffisants pour justifier de la renomm�e de sa marque et/ou que les produits vendus par le Requ�rant et le D�fendeur n’�taient en aucune mani�re identiques, similaires, ni m�me apparent�s et qu’en cons�quence, il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le D�fendeur conteste en cons�quence l’existence d’un risque de confusion, qu’il aurait sciemment entretenu aux dires du Requ�rant, entre ses marques, pr�sent�es sur le site auquel renvoie le nom de domaine , enregistr�es en classe 25 et celles du Requ�rant, enregistr�es en classe 30.
Le D�fendeur soutient qu’en tout �tat de cause, il n’appartient pas � l’Expert de se prononcer, dans le cadre de la pr�sente proc�dure, sur la validit� des marques du D�fendeur, et qu’il a pour sa part proc�d� � l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux dans le strict respect des r�gles pos�es par la Charte, notamment aux articles�10 et 22�:
- le D�fendeur justifie par son extrait KBis et ses marques, de droits sur le terme DARJEELING l’autorisant � l’enregistrer comme nom de domaine,
- lorsque plusieurs soci�t�s peuvent potentiellement revendiquer des droits sur un m�me terme, l’Afnic accueille leurs demandes par ordre chronologique de r�ception selon la r�gle du “premier arriv� – premier servi”.
Au demeurant, le D�fendeur pr�cise que le Requ�rant n’aurait pas pu lui-m�me enregistrer les noms de domaine, objet de la pr�sente proc�dure, � la date � laquelle le D�fendeur les a lui-m�me enregistr�s.
Le D�fendeur rappelle en effet que ce n’est qu’� partir de novembre 2001 que des soci�t�s �trang�res ont pu enregistrer des noms de domaine pour lesquels elles justifiaient de la titularit� d’une marque �trang�re visant le territoire fran�ais. Pr�alablement � cette date, il fallait soit �tre titulaire d’une marque fran�aise, ce que n’a pas le Requ�rant, soit depuis 1999 justifier par son extrait Kbis d’une raison sociale et/ou d’un nom commercial correspondant au nom de domaine sollicit�, ce que le Requ�rant ne pouvait l� encore justifier. Le D�fendeur consid�re ainsi que par la pr�sente proc�dure, le Requ�rant tente de contourner les r�gles de nommage en .fr et notamment, l’article 22 de la Charte.
6. Discussion et conclusions
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine et par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission dudit nom de domaine � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, “il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.
A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que les noms de domaine litigieux et , enregistr�s respectivement les 11 juin 1997 et 3 juillet 2001, sont la reproduction exacte des marques internationale n��528696 et communautaire n��004325718 DARJEELING dont le Requ�rant est titulaire depuis respectivement le�9�septembre 1988 et le 31 mars 2006.
Ces marques font l’objet d’une protection sur le territoire fran�ais pour le produit “th�” de la classe 30.
L’Expert rel�ve toutefois que ces deux noms de domaine sont �galement la reproduction exacte des propres marques DARJEELING dont le D�fendeur est titulaire pour des produits de classe 25, et notamment “articles de lingerie f�minine, corseterie et sous-v�tements f�minins”, ainsi que de l’enseigne commerciale du D�fendeur.
Sur la base des pi�ces produites par le D�fendeur, l’Expert consid�re que l’enregistrement des noms de domaine, objet de la pr�sente proc�dure, a �t� effectu� dans le strict respect des r�gles impos�es par la Charte, le D�fendeur justifiant tant par son extrait Kbis que par ses certificats d’enregistrement de marques, de ses droits sur le terme Darjeeling l’autorisant � proc�der � l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux.
Il n’appartient pas � l’Expert de se prononcer sur la validit� des marques du D�fendeur dans le cadre de la pr�sente proc�dure et d’en contester l’enregistrement. L’Expert constate en toute hypoth�se que dans le cadre des diverses proc�dures d’opposition form�es par le Requ�rant, les autorit�s d�lib�rantes comp�tentes ont toutes rejet� les oppositions ainsi form�es par le Requ�rant � l’encontre de l’enregistrement, par le D�fendeur, de ses propres marques, et que les produits vendus par le Requ�rant et le D�fendeur sont totalement distincts, ne permettant pas de cr�er une confusion dans l’esprit du consommateur.
L’Expert est donc aujourd’hui en pr�sence de deux soci�t�s d�tenant l�gitimement des droits de propri�t� sur le terme Darjeeling qui les autoriseraient toutes deux � �tre titulaires des noms de domaine objets de la pr�sente proc�dure.
Comme rappel� toutefois par le D�fendeur, la r�gle appliqu�e par l’Afnic est la r�gle du “premier arriv�-premier servi” selon l’ordre chronologique de r�ception des demandes et d�s lors que les crit�res d’obtention du nom de domaine sont satisfaits. Comme �galement soulign� par le D�fendeur, � la date d’enregistrement des deux noms de domaine par le D�fendeur, le Requ�rant ne remplissait pas lui-m�me les conditions alors pos�es par la Charte pour enregistrer un nom de domaine en “.” et en “.fr”.
Enfin, l’Expert constate �galement que le nom de domaine , seul � �tre exploit� par le D�fendeur, renvoie vers un site internet o� sont pr�sent�s les produits vendus par le D�fendeur, � savoir des articles de lingerie f�minine. Et comme �voqu� pr�c�demment, ces produits sont distincts et sans parent� aucune avec les produits vendus par le Requ�rant. Il n’existe donc pas, selon l’Expert, de risque de confusion dans l’esprit du public.
L’Expert en conclut en cons�quence que l’enregistrement et l’utilisation par le D�fendeur, des noms de domaine litigieux, ont �t� effectu�s de bonne foi par le D�fendeur, dans le strict respect de la Charte et ne peuvent en cons�quence �tre consid�r�s comme portant atteinte aux droits de tiers, et en particulier � ceux du Requ�rant.
B. Droit du Requ�rant sur les noms de domaine litigieux
Comme �voqu� pr�c�demment, l’Expert consid�re que si le Requ�rant peut effectivement parfaitement justifier avoir des droits aujourd’hui sur les noms de domaine litigieux, pour autant ces droits n’existaient pas en 1997 et 2001, ann�es d’enregistrement des noms de domaine litigieux par le D�fendeur, et que ces droits que le Requ�rant tire aujourd’hui de l’�volution des r�gles d’obtention d’un nom de domaine dans la zone .fr ne l’autorisent pas � faire �chec aux propres droits du D�fendeur sur les deux noms de domaine litigieux, en application des r�gles pos�es par la Charte.
En cons�quence, l’Expert consid�re que le Requ�rant n’est pas fond� � demander la transmission des noms de domaine et � son profit.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert rejette la demande de transmission � son profit des noms de domaine et formul�e par le Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 17 ao�t 2006
Full & Egal Universal Law Academy