Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
7 Digital Media Limited contre Nouvelles Visions SARL
Litige no DFR2007-0060
1. Les parties
Le Requ�rant est 7 Digital Media Limited, Londres, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, repr�sent� par August et Debouzy Avocats, Paris, France.
Le D�fendeur est Nouvelles Visions SARL, Angers, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 11 juillet 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� 1&1 Internet AG.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 12 d�cembre 2007 par courrier �lectronique et le 14 d�cembre 2007 par courrier postal.
Le 14 d�cembre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le m�me jour, l’Afnic a transmis au Centre les donn�es relatives au litige en sa possession.
Le 10 janvier 2008, le Centre a adress� au Requ�rant une notification d’irr�gularit� de la demande, le nom et l’adresse indiqu�s dans celle-ci ne correspondant pas aux renseignements transmis par l’Afnic.
Un amendement de la demande d�pos� par le Requ�rant aupr�s du Centre a �t� re�u le 11 janvier 2008 par courrier �lectronique et le 14 janvier 2008 par courrier postal.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 16 janvier 2008. Le D�fendeur disposait jusqu’au 5 f�vrier 2008 pour faire parvenir une r�ponse. Une r�ponse d�pos�e par le D�fendeur aupr�s du Centre a �t� re�ue le 1er f�vrier 2008 par courrier �lectronique et le 5 f�vrier 2008 par courrier postal.
Le 14 f�vrier 2008, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant a pour activit� la vente de musique en ligne. Il propose la distribution d’œuvres musicales en t�l�chargement via plusieurs sites Internet. Le Requ�rant justifie notamment avoir r�serv� de nombreux noms de domaines constitu�s de l’expression 7digital depuis le 25 mars 2000 � savoir : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Le Requ�rant justifie �tre titulaire de la marque communautaire 7 DIGITAL no EM 4 377 172, d�pos�e le 5 mai 2005 pour les classes 09, 38, 41 et 42.
Le D�fendeur a pour activit� l’�dition, la production, la diffusion et la commercialisation d’images ainsi que l’impression sur tous supports. Il propose notamment la commercialisation pour le compte d’artistes amateurs ou professionnels de cr�ations digitales imprim�es sur toile de peintre mont�e sur ch�ssis en bois.
Le 11 juillet 2007, le D�fendeur a r�serv� le nom de domaine .
Le 9 octobre 2007, le Requ�rant a adress� au D�fendeur une lettre recommand�e dans laquelle il fait valoir ses droits de marque sur l’expression 7 DIGITAL et sollicite en cons�quence le transfert � son profit du nom de domaine litigieux en contrepartie de la couverture des frais li�s � cette transmission, �valu�s par le Requ�rant � un maximum de 100,00 Euros.
Le D�fendeur a r�pondu � cette correspondance par lettre recommand�e du 17 octobre 2007, dans laquelle il fournit aux Requ�rants des pr�cisions sur son projet de site Internet et sur ses motivations pour la r�servation du nom de domaine , pour lequel il pr�cise par ailleurs avoir proc�d� aux v�rifications n�cessaires pr�alablement � sa r�servation. Le D�fendeur expose �galement dans cette correspondance qu’il ne peut envisager le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant que contre “une compensation financi�re (…) en rapport avec les investissements r�alis�s et mis en œuvre”.
Par courrier �lectronique du 14 novembre 2007, le Requ�rant a justifi� aupr�s du D�fendeur le prix propos� dans son courrier du 9 octobre 2007 en compensation des frais li�s � la transmission du nom de domaine, mais a par ailleurs indiqu� �tre pr�t “� consid�rer votre offre de transmission du nom de domaine en des termes financiers que vous jugeriez acceptables, dans la mesure o� nous ne les jugerions pas excessifs”.
Par courrier �lectronique du 19 novembre 2007, le D�fendeur a indiqu� au Requ�rant qu’il estimait � 50 000,00 Euros le montant de la compensation financi�re correspondant � son investissement et au pr�judice financier en cas de cession du nom de domaine.
C’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir qu’il est devenu l’un des principaux acteurs de la vente de musique en ligne et a acquis une renomm�e certaine dans ce secteur d’activit�. A l’appui de cette affirmation le Requ�rant fournit des statistiques de fr�quentation du site Internet “www.”, des �l�ments relatifs � ses investissements marketing ainsi que des extraits de publications relatifs � son activit�.
Le Requ�rant indique avoir proc�d� en date du 28 f�vrier 2007 � la r�servation du nom de domaine litigieux pour assurer l’implantation de son service en France, mais avoir rencontr� des “probl�mes purement d’ordre administratifs” ayant rendu cette r�servation ineffective.
Le Requ�rant rapporte qu’aucun site Internet n’�tait originellement attach� au nom de domaine litigieux et que ce n’est que post�rieurement � une demande amiable de transmission du nom de domaine qu’un site Internet a �t� mis en ligne � l’adresse “www.”.
Le Requ�rant consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ont bien �t� op�r�s en violation de ses droits d�s lors :
- que le nom de domaine litigieux est exactement identique � sa marque communautaire ant�rieure 7 DIGITAL;
- qu’il appartenait au D�fendeur de v�rifier que la r�servation du nom de domaine litigieux ne portait pas atteinte aux droits des tiers et qu’en l’occurrence le D�fendeur ne pouvait ignorer les droits ant�rieurs du Requ�rant compte tenu de la renomm�e de ses activit�s;
- que si l’argument n’est pas essentiel, il existe n�anmoins une proximit� entre les activit�s du D�fendeur et du Requ�rant, d�s lors qu’ils r�alisent tous les deux “la promotion d’artistes sur Internet et permettent la diffusion de leurs œuvres” et que cette proximit� cr�e un risque de confusion dans l’esprit du public;
- que le D�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime � choisir et � utiliser la marque du Requ�rant.
B. D�fendeur
Le D�fendeur explique avoir r�serv� le nom de domaine uniquement en raison du fait qu’il a consid�r� que celui-ci d�signait parfaitement son nouveau site Internet lequel a vocation � permettre � des artistes de pr�senter et de vendre leurs cr�ations digitales.
Selon la conception du D�fendeur, le nom de domaine doit se lire “c’est digital”. Quant au mot “digital”, il est utilis� � la fois pour d�signer “ce qui a rapport aux doigts” et comme synonyme de “num�rique” ce qui, pour le D�fendeur, correspond tout � fait � l’objectif de son projet : allier la fabrication de toiles de peintre (aspect “manuel”) � l’univers de la cr�ation graphique num�rique.
Le D�fendeur fait valoir qu’il a pris soin de v�rifier que la r�servation du nom de domaine litigieux ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Il indique ainsi avoir pr�alablement consult� le site Internet “” et avoir constat� l’existence de la marque 7 DIGITAL mais avoir consid�r� que ses activit�s ne relevaient pas des classes 09, 38, 41 et 42 dans lesquelles la marque du Requ�rant �tait enregistr�e.
A ce propos, le D�fendeur expose �galement qu’il n’avait pas connaissance de la volont� du Requ�rant de d�poser le nom de domaine “7digital” pour un tr�s grand nombre d’extensions. Il pr�cise que 7 des noms de domaines correspondants � cette expression n’ont �t� r�serv� qu’en d�cembre 2007, qu’� la date de la r�servation du nom de domaine litigieux un grand nombre d’extensions �taient donc libres et que par ailleurs le nom de domaine est propos� � la vente sur une page parking, ce dont il a d�duit que le Requ�rant n’�tait pas int�ress� par la r�servation de la totalit� des noms de domaine contenant l’expression 7digital.
Par ailleurs, le D�fendeur oppose au Requ�rant :
- qu’il n’a fait que profiter de la r�gle premier arriv�, premier servi et que rien ne prouve la volont� du Requ�rant de r�server le nom de domaine litigieux d�s le mois de f�vrier 2007;
- que la non exploitation par le D�fendeur du nom de domaine litigieux ne s’explique que par le temps n�cessaire � la cr�ation de son site Internet et qu’il a d�lib�r�ment mis en ligne ce site de mani�re acc�l�r�e pour pouvoir prouver au Requ�rant la diff�rence de leurs activit�s;
- que les correspondances qu’il a �chang�es avec le Requ�rant prouvent sa bonne foi et en particulier que le Requ�rant a pris l’initiative d’une compensation financi�re;
- que la notori�t� de l’activit� du Requ�rant n’est en rien prouv�e par les �l�ments qu’il rapporte;
- que la notion de similitude des produits et services fournis est essentielle et qu’en l’esp�ce faire la promotion d’artistes des arts graphiques ne concurrence pas la promotion d’artistes musicaux, qu’il n’existe aucune similitude entre la vente de produits manufactur�s et la vente de produits immat�riels et qu’en cons�quence il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public;
- que le Requ�rant exploite d’ores et d�j� une version fran�aise de son site Internet � l’adresse “www.fr.”;
- que le Requ�rant n’a aucun droit sur le nom de domaine d�s lors qu’il ne poss�de aucun �tablissement en France.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence sa transmission � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les Parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de tiers et si le Requ�rant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, justifie de droits sur ce nom de domaine.
A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
1. Enregistrement du nom de domaine litigieux
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� par le D�fendeur le 11 juillet 2007 et qu’il constitue la reproduction � l’identique de la marque communautaire 7 DIGITAL No. EM 4 377 172 dont le Requ�rant est titulaire depuis le 5 mai 2005.
Il appartient � l’Expert de v�rifier si, malgr� les v�rifications auxquelles le D�fendeur dit avoir proc�d�, l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits du Requ�rant et en premier lieu aux droits de marque de celui-ci.
A ce titre, la protection conf�r�e par le d�p�t d’une marque est domin�e par le principe de sp�cialit� et il n’en va autrement qu’en pr�sence d’une marque notoire (voir Euterpe Promotions Box Office c. Kelyo,Litige OMPI No. DFR2007-0055).
En l’esp�ce, si le Requ�rant invoque la notori�t� de sa marque, les �l�ments qu’il produit au soutien de cette pr�tention ne sont pas de nature � emporter la conviction de l’Expert. Ainsi, les statistiques de fr�quentation du seul site Internet “www.”, ind�pendamment de toutes statistiques de fr�quentation des autres sites Internet de distribution de musique en ligne, ne permettent pas d’appr�cier la notori�t� qu’aurait acquise ce service et par cons�quent la marque qui le d�signe. De m�me les articles de presse produits par le Requ�rant ne permettent pas � l’Expert de consid�rer que la marque 7 DIGITAL serait connue d’une partie significative du public concern� par la distribution en ligne de titre musicaux. Enfin, les investissements publicitaires invoqu�s par le Requ�rant ne sont �tay�s par aucune pi�ce et ne permettent pas, dans l’absolu, d’appr�cier la renomm�e qu’aurait acquise la marque 7 DIGITAL.
Dans ces conditions, la protection de la marque 7 DIGITAL ne s’�tend que dans la limite des produits et services vers�s au d�p�t.
Or, il ressort de l’analyse des services et produits pour lesquels la marque 7 DIGITAL est enregistr�e que l’�tendue de la protection ainsi conf�r�e ne couvre pas de produits ou services du type de ceux offerts par le D�fendeur, � savoir la commercialisation et la promotion d’œuvres graphiques imprim�es sur diff�rents supports.
L’Expert est en cons�quence amen� � consid�rer que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur n’a pas eu lieu en violation des droits de marque du Requ�rant.
En second lieu, l’Expert rel�ve que le seul fait que les services fournis par le Requ�rant et le D�fendeur rel�vent tous deux d’un domaine artistique appara�t insuffisant pour conf�rer � ces services un caract�re similaire. Au contraire l’Expert estime qu’il existe une r�elle diff�rence entre les services propos�s par le Requ�rant et ceux propos�s par le D�fendeur de sorte qu’aucun risque de confusion n’est susceptible de na�tre dans l’esprit des internautes entre ces services. C’est ainsi que le D�fendeur a pu estimer lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux que les droits ant�rieurs du Requ�rant n’�taient pas un obstacle � la r�servation du nom de domaine (Voir Surprise SARL et P2P SAS c. SARL Myrique,Litige OMPI No. DFR2007-0048).
Par ailleurs, si l’Expert n’est pas persuad� qu’un internaute d’attention moyenne percevra l’expression 7digital comme signifiant “c’est digital”, il ne lui appartient pas de remettre en cause les motivations ayant pu conduire le D�fendeur � enregistrer le nom de domaine litigieux en l’absence d’�l�ments pertinents faisant peser sur lui la volont� de tirer ind�ment profit de la notori�t� et des efforts du Requ�rant.
En cons�quence, l’Expert, compte tenu des �l�ments qui lui ont �t� transmis, est amen� � consid�rer que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur n’a pas eu lieu dans l’intention manifeste de cr�er une confusion dans l’esprit des internautes ni de tirer indument profit des investissements du Requ�rant et n’a pas en cela port� atteinte aux r�gles de la concurrence et au principe de loyaut� dans les relations commerciales.
2. Utilisation du nom de domaine litigieux
L’Expert rel�ve que les services fournis par le D�fendeur et le Requ�rant ne sont pas concurrents et qu’il n’est pas rapport� en quoi l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur porterait atteinte au principe d’un comportement loyal en mati�re commerciale.
Comme indiqu� pr�c�demment, si l’Expert n’est pas persuad� de la pertinence du choix du nom de domaine enregistr� par le D�fendeur pour exercer son activit�, il ne lui appartient pas de remettre en cause cette motivation en l’absence d’�l�ments mettant � la charge du D�fendeur un comportement d�loyal ou parasitaire.
L’Expert consid�re en cons�quence que l’utilisation du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits du Requ�rant.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert consid�re qu’en raison de l’absence de violation de droits de tiers, il n’est pas n�cessaire de proc�der � l’analyse des droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne le rejet de la demande du Requ�rant relative au nom de domaine .
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Le 28 f�vrier 2008
Full & Egal Universal Law Academy