Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
L’Or�al v. Amir Mirfakhraee
Litige n� DFR2008-0003
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� L’Or�al, Paris, France, repr�sent� par Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Amir Mirfakhraee, Paris, France, represented by Safenames Ltd., United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine , r�serv� par le D�fendeur le 28 juin 2007.
Le prestataire Internet est la soci�t� Safenames Ltd.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 17 janvier 2008, par courrier �lectronique et le 25 janvier 2008, par courrier postal.
Le 18 janvier 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 21 janvier 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le 29 janvier 2008, le Centre a contact� le Requ�rant en informant celui-ci que l’Afnic avait lev� l’anonymat du titulaire du nom de domaine.
Le 1er f�vrier 2008 une plainte amend�e a �t� re�ue par le Centre de la part du Requ�rant par courrier �lectronique et le 5 f�vrier 2008 par courrier postal.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 6 f�vrier 2008. Le D�fendeur a adress� une r�ponse le 22 f�vrier 2008, par courrier �lectronique et le 26 f�vrier 2008, par courrier postal, et le Centre l’a notifi�e au Requ�rant le 27 f�vrier 2008.
Le 26 f�vrier 2008, le Requ�rant a adress� des observations additionnelles qui ont �t� notifi�es eu D�fendeur qui en a accus� r�ception le 27 f�vrier 2008.
Le 13 mars 2008, le Centre nommait J�r�me Huet comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le nom de domaine litigieux est que revendique le Requ�rant, la soci�t� L’Or�al. Celle-ci exerce son activit� notamment dans le domaine des produits cosm�tiques et est titulaire, depuis longtemps, de nombreuses marques comportant le terme “dop”, qui sont prot�g�es dans plusieurs pays du monde.
Le Requ�rant a constat� que le nom de domaine avait �t� r�serv� le 28 juin 2007 par le D�fendeur; qu’une premi�re recherche dans les bases de donn�es Whois a r�v�l� que le D�fendeur n’a indiqu� ni son nom ni ses coordonn�es et est en cons�quence anonyme; que, dans un premier temps, ce nom dirigeait vers une page proposant des liens sponsoris�s et notamment des liens pornographiques; que ce nom �tait parqu� chez Sedo et qu’il dirige d�sormais vers une page de liens commerciaux dans divers domaines.
Afin d’obtenir le transfert du nom de domaine , le Requ�rant a adress� le 21 ao�t 2007 une mise en demeure par lettre recommand�e avec accus� de r�ception � l’unit� d’enregistrement de ce nom, Safenames, afin de lui notifier l’atteinte � ses droits caus�e par l’enregistrement du nom de domaine litigieux et de lui demander le transfert amiable de ce nom ainsi que lui soit communiqu�e l’identit� du r�servataire.
Le Requ�rant a tent� de joindre directement le r�servataire du nom par l’interm�diaire du formulaire Afnic. L’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux a accus� r�ception de la mise en demeure adress�e par le Requ�rant et lui a alors demand� une copie de la marque DOP. Le Requ�rant a acc�d� � cette demande le m�me jour. Dans un email du 24 ao�t 2007, l’unit� d’enregistrement Safenames a indiqu� au Requ�rant que le r�servataire du nom de domaine consentait � transf�rer le nom de domaine moyennant “une compensation juste pour les frais qu’il a engag� sur ledit nom de domaine”.
Le Requ�rant lui a alors propos�, par l’interm�diaire de son unit� d’enregistrement, de rembourser les frais de r�servation du nom de domaine litigieux � hauteur de 50 €. Cette offre a �t� refus�e, le r�servataire du nom r�clamant la somme de � 10.000 livres sterling, soit environ 14.000 €.
Dans la mesure o� aucun accord amiable n’a pu �tre trouv� entre les parties et o� l’identit� du D�fendeur n’a jamais �t� communiqu�e au Requ�rant, ce dernier n’a d’autre choix, que d’engager une proc�dure alternative de r�glement des litiges.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir que la marque DOP est une marque ancienne et notoire sp�cialement aupr�s du public fran�ais;
Que le shampooing DOP a �t� cr�� en 1934 et a accompagn� depuis cette date la vie quotidienne des fran�ais;
Qu’afin de populariser ces produits, les repr�sentants de la marque DOP ont mis en place d’importantes campagnes publicitaires en employant tous les moyens m�diatiques de leur �poque;
Qu’ainsi, en 1952 ont �t� cr��es les “Journ�es des enfants propres” au cours desquelles les repr�sentants de la marque DOP proposaient d’offrir aux enfants des �coles primaires des shampooings et savonnettes;
Qu’avec l’av�nement de la publicit� moderne, la marque DOP est pr�sente dans tous les m�dias de l’�poque : radio, cin�ma, presse, affichage;
Que le responsable de la promotion des produits DOP, Louis Merlin, cr�e en 1948 Radio-Circus, son projet �tant d’associer un cirque � un orchestre afin d’assurer la promotion des produits DOP. Radio-Circus va sillonner toute la France entre 1948 et 1957 r�pandant ainsi sur tout le territoire les slogans de la marque DOP;
Que la marque DOP est � cette �poque � l’origine de nombreuses �missions de radio (estim�es � 6000), dont de nombreux jeux tels : “Emportez-le avec vous”, la “Course au tr�sor”, le “Rallye de la propret�” ou encore “Concours de mousse”;
Que les chansons publicitaires de DOP ont par la suite �t� interpr�t�es par des chanteurs d’Op�ra, puis par des grands noms de la vari�t� fran�aise dont Yves Montant, Tino Rossi, Bourvil et Gilbert B�caud;
Qu’a la recherche de nouveaux concepts, Louis Merlin lancera le 1er janvier 1955 la radio Europe 1, DOP devenant le sponsor de nombreuses �missions dont “Vous �tes formidables” et “100.000 Fran�ais ne peuvent pas se tromper”;
Qu’avec Europe 1, DOP va se mettre au service de grandes causes humanitaires et obtenir ainsi les fonds n�cessaires pour la construction d’un centre hospitalier sp�cialis� dans les op�rations � cœur ouvert des enfants;
Qu’apr�s la radio, DOP va envahir les publicit�s des grands �crans puis celles des petits �crans;
Que DOP est �galement � l’origine d’une innovation majeure, �tant le “premier shampooing sans savon” et se revendique comme une marque citoyenne en contribuant apr�s la seconde guerre mondiale � l’am�lioration de l’hygi�ne des fran�ais;
Que depuis lors, DOP n’a cess� d’innover pour entrer ainsi en 1992 dans 26% des familles fran�aises. Enfin qu’en 2007, le chiffre d’affaire de la marque DOP est estim� � 100.672.000 € (Annexe 4).
Le Requ�rant souligne que la soci�t� L’Or�al est titulaire, de longue date, de nombreuses marques DOP prot�g�es dans le monde, notamment les marques enregistr�es suivantes :
- Marque internationale DOP n� 146076 du 28 mars 1950 (renouvel�e) en classes 3, 5, 21;
- Marque internationale BIO DOP n� 153658 du 17 mai 1951 (renouvel�e) en classes 3, 5,21;
- Marque internationale DOP n� 169073 du 4 mai 1953 (renouvel�e) en classes 3, 5, 29, 30, 32;
- Marque internationale PELLI-DOP n� 177377 du 28 mai 1954 (renouvel�e) en classe 3;
- Marque internationale “DOP DOUX n� 179489 du 14 septembre 1954 (renouvel�e) en classe 3;
- Marque internationale DOP DAME n� 181916 du 7 janvier 1955 (renouvel�e) en classe 3;
- Marque internationale OVO DOP n� 187376 du 8 septembre 1955 (renouvel�e) en classes 3 et 5;
- Marque internationale DOP TONIC n� 328405 du 28 novembre 1966 (renouvel�e) en classes 1, 2, 3, 5, 21 et 42;
- Marque internationale BABY DOP n� 416759 du 25 juillet 1975 (renouvel�e) en classes 3 et 21.
- Marque fran�aise DOP COLOR n� 1331777 du 21 novembre 1985 (renouvel�e) en classes 3, 5, 21;
- Marque fran�aise DOP n� 1342756 du 14 f�vrier 1986 (renouvel�e) en classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;
- Marque fran�aise DOP HUILE (& flacon) n� 1373276 du 3 octobre 1986 (renouvel�e) an classes 3 et 5;
- Marque fran�aise DOP n� 1521930 en date du 31 mars 1989 (renouvel�e) en classes 3, 5, 21;
- Marque fran�aise DOP COMPACT n� 1662788 du 17 mai 1991 (renouvel�e) en classe 3;
- Marque fran�aise DOP MICRO n� 1667211 en date du 24 mai 1991 (renouvel�e) en classe 3;
- Marque fran�aise DOP et HOP n� 92402235 du 22 janvier 1992 (renouvel�e) en classe 3;
- Marque fran�aise DOP n� 96633947 du 11 juillet 1996 (renouvel�e) en classe 3;
- Marque fran�aise DOP DOUCHE-CREME DOUCEUR n� 96654078 du 5 d�cembre 1996 (renouvel�e) en classe 3;
- Marque fran�aise DOP n� 97657929 du 3 janvier 1997 en classe 3;
- Marque fran�aise DOP n� 97657932 du 3 janvier 1997 en classe3;
- Marque fran�aise DOP n� 97657931 du 3 janvier 1997 en classe 3;
En outre, le Requ�rant pr�cise que L’Or�al est titulaire de noms de domaine reprenant la marque DOP et notamment :
- , r�serv� le 10/12/1996;
- , r�serv� le 13 octobre 2005.
En cons�quence, il estime que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers, et plus sp�cifiquement � ses droits, et demande que ce nom de domaine lui soit transmis.
B. D�fendeur
Le D�fendeur a fait valoir ses droits dans une r�ponse o� il d�clare qu’il a enregistr� le nom de domaine avec l’intention de devenir un revendeur de noms de domaine;
Que nom de domaine, objet du litige, , est un acronyme pour ses nouvelles activit�s et signifie “Domaine Ouvert au Public”, qui serait une nouvelle compagnie fournissant un service d’enregistrement de nom de domaine pour des membres du public;
Que le terme “dop” est un terme tr�s commun et banal, combinaison de trois lettres; qu’il est tr�s g�n�rique et n’a aucune signification linguistique et litt�raire; qu’il est �tabli que n’importe qui peut enregistrer un nom de domaine combinaison de trois lettres; qu’ils correspondent pour le D�fendeur � une abr�viation de trois mots du dictionnaire (Domaine Ouvert au Public), une expression tout � fait commune et banale dont personne ne devrait revendiquer l’exclusivit� de l’enregistrement; qu’il y a un grand nombre de soci�t� en France qui emploient le terme “dop” ou sa conjonction � d’autres mots, comme leur enseigne; qu’il existe des compagnies telle que Dop D’Italia, Communication De Dop, Dop 4, Le Dop et Dop Investissent; qu’il y a d’autres noms de domaine en France qui utilisent le th�me “dop” tel que , , , , et ;
Et qu’en Am�rique il y a plus de trente compagnies qui utilisent le terme “dop” ou sa combinaison avec d’autres mots comme leurs d�nominations; que des organisations mondialement connues utilisent la marque DOP dans le cadre de leurs activit�s commerciales, ainsi Digital Out Post (Am�rique), Design on Paper (Su�de), Davis Ogilvie Professional services (Nouvelle Z�lande); que bien d’autres commercent l�gitimement sur des sites internet “dop”; que cela prouve que le Requ�rant ne jouit pas de l’exclusivit� sur la marque DOP et ne peut le pr�tendre.
Dans ces conditions, il s’oppose � la transmission du nom de domaine � la soci�t� L’Or�al.
6. Discussion
Il incombe � l’Expert de d�cider, conform�ment � l’article 20 (c) du R�glement, si “l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits de tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte” et, lorsque la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, si “le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’article 1 du R�glement d�finit l’ “atteinte aux droits de tiers” comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal et mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
Il s’agit donc d’appr�cier si, au vu des �l�ments du dossier, le D�fendeur a effectu� l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine de mani�re � constituer une atteinte aux droits du Requ�rant et si ledit Requ�rant justifie de droits sur le nom de domaine permettant d’en d�cider la transmission � son profit.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
Pour la solution du litige, il convient de tenir compte du fait que le Requ�rant dispose d’un grand nombre de droits sur la d�nomination “dop”, qui sont ant�rieurs � celui du D�fendeur, en raison des marques que le Requ�rant a d�pos�es et maintenues, depuis les ann�es 1950, et du fait que ces diff�rentes marques jouissent d’une tr�s grande notori�t�.
Or, du fait de la notori�t� de la marque DOP dans le monde, et en particulier en France, a vocation � s’appliquer en la cause le principe �tabli dans l’article L.713-5 du code de la propri�t� intellectuelle aux termes duquel “l’emploi d’une marque jouissant d’une renomm�e pour des produits et services non similaires � ceux d�sign�s dans l’enregistrement engage la responsabilit� civile de son auteur s’il est de nature � porter un pr�judice au propri�taire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifi�e de cette derni�re”.
En l’occurrence, le nom de domaine reproduit int�gralement la marque DOP, sous r�serve de l’adjonction du “.fr”, et il est �tabli que l’adjonction du suffixe “.fr ”, non appropriable en tant que tel, est impuissante � faire dispara�tre l’imitation ou la reproduction de la marque (V. en ce sens Passion For Life Healthcare Limited c/ Euromark France, OMPI Litige No. DFR2005-0002).
On est donc invit� � penser que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte � la marque DOP d’autant que, comme le pr�cise le Requ�rant, cet enregistrement a pour cons�quence d’affaiblir le pouvoir distinctif et attractif de la marque DOP et d’entra�ner sa vulgarisation, portant ainsi atteinte � sa valeur �conomique.
Cela se trouve �galement corrobor� par le fait que le Requ�rant est aussi titulaire de noms de domaine, r�serv�s ant�rieurement � celui du D�fendeur : , r�serv� le 10 d�cembre 1996, et , r�serv� le 13 octobre 2005. A cela s’ajoute que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit particulier, ni d’int�r�t l�gitime sur la d�nomination “dop”, qu’il n’a, notamment, jamais utilis� ce terme que ce soit avant ou apr�s l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qu’il ne peut pr�tendre avoir ignor� la renomm�e des marques exploit�es par le Requ�rant.
Certes, on peut faire valoir, en sens inverse, que le Requ�rant n’a pas pris la pr�caution de r�server � temps le nom de domaine et que, comme le souligne le D�fendeur, le Requ�rant ne poss�de pas de nom de domaine avec une extension internationale pour le terme “dop”; que les noms de domaines tels que , , n’ont pas �t� r�serv�s par lui; que le Requ�rant ne poss�de aucun enregistrement de nom de domaine pour les extension de pays avec la marque DOP; qu’il y a un certain nombre de noms de domaine nationaux avec le terme “dop” (, , , ) qui sont sur des pages de stationnement parking; que d’autres tels et sont mis en location par leurs registrants; et que le Requ�rant n’a jamais tent� de les r�server ou de les r�cup�rer pour prot�ger sa marque si bien que les registrants sont fond�s � poss�der des noms de domaine et en faire une utilisation l�gitime.
On peut observer aussi, comme le souligne le D�fendeur, que ce dernier n’a pas enregistr�, ni utilis� le nom de domaine en violation des droits sur les marques d�pos�es du Requ�rant; que l’enregistrement du nom de domaine n’a pas �t� fait dans intention d’attirer, pour un gain commercial, les clients du Requ�rant, car les activit�s et services du D�fendeur ne visent pas le m�me public que celui du Requ�rant; qu’il ne pouvait par cons�quent tendre � une confusion avec la marque du Requ�rant, ni avec ses produits, ni laisser supposer une affiliation. Force est de constater �galement que le nom de domaine est une combinaison de trois lettres D.O.P., comme il est d’usage d’en r�server ; et que le terme “dop” est une banale combinaison de ces trois lettres, d�pourvue de signification linguistique particuli�re.
Toutefois, on doit relever, en plus de l’atteinte � la marque DOP d�j� constat�e, que l’enregistrement du nom de domaine en “.fr” par le D�fendeur a �t� effectu�, pr�cis�ment, dans le pays o� la d�nomination DOP jouit de la plus grande notori�t� et que, de ce fait, il diff�re des enregistrements dans d’autres pays, et par cons�quent, qu’il porte un pr�judice tout particulier au titulaire des marques d�pos�es par le Requ�rant.
On doit observer aussi que, si le Requ�rant n’agissait pas afin de r�cup�rer le nom de domaine , il risquerait d’affecter la valeur de ses marques et, tout particuli�rement, de les exposer � la d�g�n�rescence pr�vue par l’art. L. 714-6 du code de la propri�t� intellectuelle, en raison de son inaction; que certes, cette cause de d�ch�ance de la marque ne s’op�re que si celle-ci est devenue une “d�signation usuelle dans le commerce du produit ou du service” auquel son titulaire l’emploie; mais comme la r�servation d’un nom de domaine n’est pas faite pour un usage du signe distinctif dans un secteur d�termin�, et donc n’est pas soumise � un principe de sp�cialit�, on peut toujours redouter que le nom de domaine ne soit �ventuellement exploit� dans le secteur o� la marque est utilis�e ; et, dans ces conditions, il est prudent de la part du titulaire d’une marque de s’opposer au d�p�t d’un nom de domaine dans le pays o� celle-ci jouit de la plus grande notori�t�.
Dans ces conditions, il appara�t que l’enregistrement du nom de domaine par le D�fendeur a �t� effectu� en violation des droits des tiers et, plus pr�cis�ment, des droits l�gitimes du Requ�rant.
B. Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Par ailleurs, s’agissant de l’utilisation du nom de domaine , le Requ�rant d�clare qu’il a comport�, � une �poque, vers liens pornographiques, puis dirig�, plus r�cemment, vers une page de liens sponsoris�s dans divers domaines, et qu’il a �t� parqu� sur le site “Sedo” � des fins de vente.
A cela, le D�fendeur objecte que, comme cela se pratique souvent, en attente de la r�alisation de son projet de site web, il a temporairement mis le nom de domaine sur une page de stationnement parking, par l’interm�diaire de la compagnie de stationnement “Sedo”, pour s’assurer que le domaine soit maintenu actif; que les liens pr�sents sur la page web ont �t� fournis par Sedo et ne sont donc pas de sa responsabilit�; que le lien pornographique �voqu� ne repr�sentait que six mots sur les soixante-treize mots contenus sur la page, sans aucune image, ni banni�re ou contenu visuel, et que donc l’aspect sexuel montr� � la page de “Sedo” n’a repr�sent� qu’un caract�re minimal; et que, d�s qu’il a constat� la pr�sence de lien pornographique sur la page parking, il en a demand� le retrait.
En tout �tat de cause, il appara�t que le D�fendeur, r�servataire du nom de domaine, sollicit� par le Requ�rant, a r�clam� � ce dernier la somme de � 10.000 livres sterling pour proc�der au transfert du nom de domaine , somme que le Requ�rant a trouv�e manifestement excessive, seuls les frais d’enregistrement d’un nom de domaine en “.fr” devant �tre vers�e � ses yeux pour un tel transfert.
Le Requ�rant en d�duit que cela montre clairement l’attitude d�loyale du D�fendeur (V. en ce sens la d�cision Le 118.000 c/ Monsieur Michel Baujard, OMPI Litige No. DFR2005-0016), qui pr�tend aussi que le nom de domaine a �t� offert � la vente au public par le D�fendeur sur le site “Sedo”, ce qu’il consid�re �galement comme critiquable (V. en ce sens la d�cision Cr�dit Industriel et Commercial et Euro Information / Safenames Limited,Litige OMPI No. DFR2004-0002).
Aux yeux du Requ�rant, ces �l�ments, et notamment l’offre en vente sur le site “Sedo”, attestent que le D�fendeur n’avait pas l’intention d’utiliser de bonne foi le nom de domaine litigieux (V. en ce sens la d�cision Place des �diteurs c/ Larry Thane,Litige OMPI No. DFR2007-0022,).
Le D�fendeur objecte, quant � lui, qu’� aucun moment, il n’a pris l’initiative de vendre le nom de domaine au Requ�rant ; qu’il a �t� contact� par le Requ�rant pour le transfert du nom de domaine, qu’il lui a indiqu� son estimation des d�penses qu’il avait d� engager pour son projet, et dont il estimait �tre fond� � d�dommag�.
Il n’en n’appara�t pas moins que l’utilisation du nom de domaine a �t� faite dans des conditions qui ont pu porter pr�judice au Requ�rant, en raison des liens ont pu y �tre associ�s, et que le D�fendeur a pu, � un moment, avoir l’intention de le c�der au Requ�rant, ce qui vient confirmer qu’il n’avait pas r�ellement de justification � devoir s’en servir pour le d�veloppement de sa propre activit�, activit� dont il s’�vince qu’il pouvait la mener sous d’autres d�nominations que celle qu’il avait choisie, et qui portait atteinte aux marques du Requ�rant.
Dans ces conditions, les droits du Requ�rant � obtenir le transfert � son profit du nom de domaine sont �tablis.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
J�r�me Huet
Expert
Date : Le 25 mars 2008
Full & Egal Universal Law Academy