Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L. contre Landdezign Et El Cafe Sarl
Litiges n� DFR2008-0004 et n� DFR2008-0005
1. Les parties
Les Requ�rants sont les soci�t�s Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L., Milan, Italie, repr�sent�s par le studio Cartella, Milan, Italie.
Les D�fendeurs sont la soci�t� Landdezign, Alfortville, France et la soci�t� El Cafe Sarl, Choisy-le-Roi, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine enregistr� le 24 avril 2007 et enregistr� le 5 janvier 2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� AMEN / Agence des M�dias Num�riques.
3. Rappel de la proc�dure
Deux demandes d�pos�es par les Requ�rants aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le ”Centre”) ont �t� re�ues le 23 janvier 2008, par courrier �lectronique et le 25 janvier 2008, par courrier postal.
Le 24 janvier 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments des litiges et de gel des op�rations.
Le 25 janvier 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es des litiges concernant les noms de domaine et .
Le 28 janvier 2008, le Centre a adress� aux Requ�rants une demande d’amendement concernant la demande portant sur le nom de domaine . Le 29 janvier 2008 (par courrier postal) et la 30 janvier 2008 (par courrier �lectronique) les Requ�rants ont soumis l’amendement.
Le Centre a v�rifi� que les demandes et l’amendement r�pondent bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la ”Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e aux D�fendeurs respectivement les 28 et 29 janvier 2008. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait respectivement les 17 et 18 f�vrier 2008. Les D�fendeurs ont fait parvenir une seule r�ponse pour les deux noms de domaine le 20 f�vrier 2008.
Le 26 f�vrier 2008, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans les deux litiges pr�sents. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
Les noms de domaine et ayant �t� enregistr�s par des D�fendeurs diff�rents, deux demandes ont �t� d�pos�es devant le Centre.
Toutefois, les tenants et aboutissements d�velopp�s dans le cadre des deux demandes �tant quasi-identiques et les demandes form�es �troitement li�es, il est apparu pour l’Expert justifi� de joindre les deux proc�dures afin de rendre une d�cision unique.
Par ailleurs, bien que la R�ponse des D�fendeurs ait �t� d�pos�e pass� le d�lai imparti, l’Expert a toutefois d�cid� de prendre en consid�ration dans le cadre de sa d�cision les arguments en d�fense d�velopp�s.
4. Les faits
Les Requ�rants sont :
- la soci�t� Termozeta S.p.a., soci�t� de droit italien, sp�cialis�e dans la fabrication et la commercialisation notamment de machines � caf�.
La soci�t� Termozeta S.p.a. est, � ce titre, titulaire des enregistrements internationaux de marques suivants TERMOZETA n� 282.308 d�pos�e le 14 avril 1964 et renouvel�e et LA TERMOZETA n� 282.306 d�pos�e le 14 avril 1964 et r�guli�rement renouvel�e.
La soci�t� Termozeta S.p.a. est �galement titulaire de la marque communautaire ESPRESSO CAP n� 003728177 d�pos�e le 25 mars 2004.
- la soci�t� Espressocap S.r.l., soci�t� de droit italien, commercialise les machines � caf� “Termozeta Espressocap”.
La soci�t� Espressocap S.r.l. est �galement en charge de la production et de la commercialisation des capsules n�cessaires pour la pr�paration du caf� avec ces machines “Termozeta Espressocap”.
A cet �gard, la soci�t� Espressocap est titulaire des noms de domaine et .
Les D�fendeurs sont la soci�t� Landdezign qui a enregistr� le nom de domaine , le 5 janvier 2006 et la soci�t� El Cafe Sarl, qui a enregistr� le nom de domaine , le 24 avril 2007.
La soci�t� Landdezign appara�t �tre l’agence de communication de la soci�t� El Cafe S.r.l,, laquelle a notamment pour activit� la commercialisation de machines � caf� et capsules pour la pr�paration du caf�, sous diff�rentes marques.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rants
Les Requ�rants font valoir qu’ils interviennent dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation, notamment de machines � caf� et de capsules pour le caf�, commercialis�es sous les d�nominations “Termozeta Espressocap” et “Espressocap”.
Les machines � caf� “Termozeta Espressocap” et les capsules “Espressocap” sont commercialis�es dans l’Europe enti�re donc en France, et ce depuis la fin d’ann�e 2005.
Les Requ�rants ont constat� l’enregistrement par la soci�t� Landdezign, agence de publicit�, du nom de domaine .
Il s’av�re que cette agence de publicit� a pour client la soci�t� El Cafe S.r.l. qui commercialise, elle-m�me des machines � caf� et capsules de caf� de diff�rentes marques et a d’ailleurs �t�, un temps, cliente de la soci�t� Espressocap S.r.l.
Le nom de domaine renvoie directement vers une page Internet o� est reproduit le logo “El Cafe”.
En cliquant sur ce logo, on acc�de au site Internet de la soci�t� El Cafe S.r.l. pr�sentant, outre des produits TERMOZETA et ESPRESSOCAP, �galement des produits concurrents des Requ�rants.
Par ailleurs, le site Internet de la soci�t� El Cafe S.r.l. pr�sente une structure graphique et chromatique rappelant celle du site officiel de la soci�t� Espressocap S.r.l.
Le nom de domaine enregistr� par la soci�t� EL Caf� m�ne �galement vers une page o� est reproduit le logo de la soci�t� El Cafe S.r.l., lequel permet, en cliquant sur ce logo, d’acc�der au site Internet de la soci�t� El Cafe S.r.l. o� sont pr�sent�s non seulement les produits des Requ�rants, mais �galement des produits concurrents.
Par cons�quent, les Requ�rants consid�rent que leurs droits sur les marques TERMOZETA et ESPRESSOCAP ont �t� viol�s.
Ainsi, l’enregistrement de la part d’un tiers d’un nom de domaine correspondant � la marque d’autrui, sans l’autorisation du titulaire de la marque, constitue une contrefa�on de cette marque.
Tel est le cas en l’esp�ce, les d�sinences “.fr” et “.com” n’ayant aucune port�e diff�renciatrice.
Les D�fendeurs n’ont jamais �t� autoris�s par les Requ�rants � enregistrer ou utiliser les noms de domaine contest�s.
Par ailleurs, la soci�t� El Cafe S.r.l. ne saurait faire valoir qu’en qualit� de cliente de Espressocap S.r.l., elle aurait �t� autoris�e � enregistrer les noms de domaine contest�s.
A cet �gard, les D�fendeurs n’ont jamais eu aucun rapport contractuel avec les Requ�rants.
Aux termes de l’article 6 septies de la Convention d’Union de Paris et de l’article 11 du R�glement n� 40/94 sur la marque communautaire, le titulaire d’une marque peut s’opposer � l’enregistrement ou � l’utilisation de la marque par son agent ou repr�sentant.
S’il est interdit d’enregistrer ou d’utiliser la marque par l’agent ou le repr�sentant, � plus forte raison l’interdiction devrait s’appliquer � celui qui comme El Cafe S.r.l. n’a jamais eu la qualit� d’agent, repr�sentant ou distributeur, mais a �t� tout simplement un des plusieurs clients fran�ais de Espressocap S.r.l.
Par ailleurs, les D�fendeurs ne sont pas revendeurs des produits des Requ�rants. Il n’y a donc aucune n�cessit� ou int�r�t � utiliser les marques en cause dans le cadre de leur activit� commerciale.
L’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine et traduisent une volont� d’exploiter la valeur commerciale des marques ESPRESSOCAP et TERMOZETA, et ce, dans le but d’attirer un plus grand nombre de clients potentiels sur le site Internet de la soci�t� El Cafe S.r.l. o� ne sont pas vendus exclusivement les produits des Requ�rants, mais �galement de nombreux produits concurrents.
Ceci confirme la mauvaise foi des D�fendeurs.
Par ailleurs, les D�fendeurs ne remplissent pas les conditions pour pouvoir b�n�ficier des dispositions de l’article L. 713-6 du Code de la Propri�t� Intellectuelle.
En cons�quence, l’enregistrement des noms de domaine et , constitue la contrefa�on des marques d�tenues par les Requ�rants au sens des articles L. 713-2 ou L. 713-3 du Code de la Propri�t� Intellectuelle.
Par ailleurs, les faits reproch�s constituent une atteinte aux droits des tiers.
A cet �gard, m�me si la soci�t� Landdezign n’est pas un concurrent direct des Requ�rants, le fait d’avoir enregistr� le nom de domaine , afin que celui-ci soit utilis� par un concurrent des Requ�rants, constitue un acte de contrefa�on et de concurrence d�loyale.
La mauvaise foi et le parasitisme commercial sont caract�ris�s.
En cons�quence, les Requ�rants sollicitent le transfert des noms de domaine en cause au profit de la soci�t� Termozeta S.p.a.
B. D�fendeurs
Les D�fendeurs ne contestent pas que les deux noms de domaine contest�s reprennent les deux marques TERMOZETA et ESPRESSOCAP.
Les D�fendeurs font valoir qu’une soci�t� “Eau Fraiche” s’est vue conc�der le 15 septembre 2005 un contrat de distribution, pour la France, des machines � caf� fabriqu�es par la soci�t� Termozeta S.p.a., ainsi que les consommables correspondants ESPRESSOCAP, � charge pour elle de d�velopper les ventes et la notori�t� de ces produits.
Afin d’assurer le d�veloppement de la notori�t� des produits fabriqu�s par les soci�t�s Termozeta et Espressocap, la soci�t� Eau Fraiche a constitu� la soci�t� El Cafe, dont l’activit� est exclusivement d�di�e � la commercialisation des machines � caf� fabriqu�es par la soci�t� Termozeta ainsi que des consommables correspondants ESPRESSOCAP.
L’utilisation faite par un distributeur des marques dont la distribution exclusive lui est conc�d�e est n�cessaire � la r�alisation du contrat de distribution exclusive.
De m�me, l’utilisation des marques faite aux seules fins du contrat ne saurait fonder un grief de concurrence d�loyale.
C’est aux fins de d�velopper la notori�t� et la vente des produits conc�d�s que la soci�t� El Cafe a enregistr� le nom de domaine contest�.
Les D�fendeurs constatent qu’� l’�poque de l’enregistrement des noms de domaine, les Requ�rants dont la marque ESPRESSOCAP est descriptive, banale et peu distinctive pour d�signer du caf�, vendu dans un conditionnement destin� � faire des caf�s espresso, n’avaient r�alis� aucun site ni aucun d�veloppement Internet, laissant ainsi la place d’un point de vue commercial � des renvois vers la marque NESPRESSO dont la notori�t� est indiscutable dans ce domaine.
Les D�fendeurs n’ont aucunement eu l’intention de d�poser les noms de domaine contest�s en fraude des droits des Requ�rants.
Ils ont simplement palli� l’absence d’initiative des Requ�rants afin d’�viter que les demandes ne soient orient�es vers la marque NESPRESSO, tr�s voisine et b�n�ficiant d’une notori�t�.
Les D�fendeurs qui ne s’opposent pas � la demande de transfert font observer qu’aucune demande amiable de transfert ni aucune protestation � l’encontre de l’utilisation des noms de domaine contest�s n’est vers�e aux d�bats.
6. Discussion
L’Expert constate que les Requ�rants invoquent l’enregistrement des noms de domaine litigieux par les D�fendeurs en violation de leurs droits et en sollicitent, en cons�quence, la transmission � leur profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement :
“Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine litigieux portait atteinte aux droits des Requ�rants et, les Requ�rants sollicitant la transmission de ces noms de domaine � leur profit, s’ils justifiaient de droits sur ces noms de domaine.
(i) Enregistrement des noms de domaine litigieux
La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant � des tiers ou exploit�s par des tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit �tre sanctionn�e.
En l’esp�ce, l’Expert constate que les Requ�rants justifient �tre titulaire de droits privatifs sur les d�nominations TERMOZETA et ESPRESSOCAP.
L’Expert constate �galement que les noms de domaine litigieux incorporent ces marques � l’identique et que ces d�nominations sont utilis�es par les Requ�rants dans le cadre de la commercialisation de machines � caf� et de capsules associ�es.
Il ressort des pi�ces communiqu�es par les Requ�rants que la soci�t� Landdezign est l’agence de publicit� de la soci�t� El Cafe, laquelle commercialise notamment des machines � caf� et des capsules de caf�.
Il ressort �galement des documents communiqu�s par les Requ�rants que les Requ�rants ont vendu � la soci�t� El Cafe certains de leurs produits.
Par cons�quent, la soci�t� El Cafe avait connaissance des d�nominations et marques utilis�es ou appartenant aux Requ�rants, et ce, avant m�me de proc�der � l’enregistrement des noms de domaine.
A cet �gard, la soci�t� El Cafe fait �tat de l’existence d’un contrat de distribution pour la France entre la soci�t� Eau Fraiche et la soci�t� Termozeta; toutefois, ce contrat n’est nullement vers� aux d�bats.
En tout �tat de cause, le seul fait d’�tre autoris� � distribuer des produits en particulier n’autorise nullement le distributeur ou le revendeur � s’approprier les d�nominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialis�s.
En effet, plusieurs d�cisions ont �t� rendues par d’autres experts � ce sujet. A titre d’exemples, la d�cision Oki Data Americas, Inc. v. A, Litige OMPI No. D2001-0903, rappelle les conditions dans lesquelles un revendeur autoris� peut utiliser une marque au sein d’un nom de domaine. M�me si cette d�cision a �t� rendue en application des Principes directeurs (UDRP), son raisonnement peut-�tre transpos� au pr�sent litige.
Ainsi, un revendeur est consid�r� comme ayant un int�r�t l�gitime � la d�tention d’un nom de domaine si les conditions suivantes sont remplies :
- le revendeur doit commercialiser les produits ou services en cause;
- le revendeur doit commercialiser uniquement les produits en cause;
- le site Internet doit mentionner le lien existant entre le revendeur et le titulaire de la marque, et ce afin d’�viter tout risque de confusion et notamment de pouvoir penser qu’il s’agit d’un site officiel.
Ces principes ont �t� r�guli�rement rappel�s par de nombreux experts (Randan Corporation v. Rapazzini Winery, Litige OMPI No. D2003-0353; Produits Bergers v. Romana Go, Litige OMPI No. DPH2005-0001; The Ritz Hotel, Limited v. Damir Kruzicevic, Litige OMPI No. D2005-1137).
En l’esp�ce, les crit�res ci-dessus ne sont pas remplis.
En premier lieu, l’agence de publicit� de la soci�t� El Cafe, la soci�t� Landdezign ne justifie d’aucun int�r�t l�gitime � enregistrer � son nom, le nom de domaine . En effet, sa seule qualit� d’agence de publicit� ne l’autorise nullement � s’approprier, � titre de nom de domaine, une d�nomination sur laquelle un tiers d�tient des droits privatifs.
La soci�t� El Cafe ne justifie pas plus d’un int�r�t l�gitime.
En effet, il ressort de l’examen du site Internet vers lequel renvoient les noms de domaine litigieux que si des produits des Requ�rants sont bien offerts � la vente, ceux de leurs principaux concurrents le sont �galement.
Par ailleurs, il n’est nulle part fait mention de la nature du lien unissant la soci�t� El Cafe aux Requ�rants. Tout laisse donc � penser que les noms de domaine ont �t� enregistr�s avec l’aval des Requ�rants alors que tel n’est pas le cas.
Ces enregistrements sont donc de nature � engendrer un risque de confusion certain dans l’esprit de l’internaute qui sera port� � croire qu’il existe un lien n�cessaire et �vident entre les D�fendeurs et les Requ�rants.
Et � cet �gard, l’argument selon lequel les D�fendeurs auraient enregistr� les noms de domaine en cause pour palier un manquement des Requ�rants et ainsi �viter des renvois vers la marque NESPRESSO, notoire dans le domaine consid�r�, n’est pas recevable dans la mesure o� de tels enregistrements ne peuvent pas �tre effectu�s sans l’autorisation pr�alable des titulaires des droits en cause.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par les D�fendeurs est intervenu en violation des droits des Requ�rants.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Les noms de domaine litigieux renvoient vers le site Internet de la soci�t� El Cafe proposant essentiellement � la vente des produits concurrents de ceux commercialis�s par les soci�t�s Termozeta et Espressocap.
Cette utilisation est de nature � porter pr�judice aux Requ�rants en ce que le consommateur, pensant acc�der aux sites officiels des soci�t�s Termozeta et Espressocap, acc�dera certes � un site Internet proposant � la vente les produits commercialis�s par les Requ�rants, mais �galement des produits concurrents.
L’utilisation ainsi faite des noms de domaine litigieux est de nature � d�tourner une partie de la client�le qui, � l’origine, aurait �t� int�ress�e par les produits commercialis�s par les Requ�rants.
Cette utilisation est donc de nature � leur causer un pr�judice commercial.
La soci�t� El Cafe ne saurait, sans autorisation, utiliser � son seul profit les marques d�tenues par des tiers, et ce afin de maximiser les chances de visites de son site Internet par les internautes.
Cette utilisation est contraire au comportement loyal qui se doit d’�tre dans le cadre des relations commerciales.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par les D�fendeurs sont intervenus tout � la fois en violation des droits privatifs des Requ�rants et en violation du principe de la loyaut� dans les relations commerciales.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la soci�t� Termozeta des noms de domaine et .
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Isabelle LEROUX
Expert
Date: Le 12 mars 2008
Full & Egal Universal Law Academy