Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
General Biscuits Belgie (N.V) contre M. Pascal Laffitte Litige n� DFR2008-0020
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� General Biscuits Belgie, Herentals, Belgique, repr�sent�e par le cabinet Dreyfus, Paris, France.
Le D�fendeur est Monsieur Pascal Laffitte, Corbeil Essonnes, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistr� le 16 ao�t 2006.
Le prestataire Internet est la soci�t� AMEN France / Agence des M�dias Num�riques.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 25 avril 2008, par courrier �lectronique et le 30 avril 2008, par courrier postal.
Le 25 avril 2008, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 28 avril 2008, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige concernant le nom de domaine .
Suite � la lev�e d’anonymat du titulaire du nom de domaine par l’AFNIC, le 5 mai 2008, le Centre a adress� au Requ�rant une demande d’amendement concernant la demande portant sur le nom de domaine .
Le 9 mai 2008 par voie �lectronique et le 16 mai 2008 par courrier postal, le Centre a re�u la demande amend�e.
Le Centre a v�rifi� que la demande amend�e r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 19 mai 2008. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 9 juin 2008.
Le 20 juin 2008, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� General Biscuits Belgie (N.V) est une filiale de la soci�t� Kraft Foods Holdings Inc, groupe alimentaire de dimension mondiale commercialisant notamment en France et � l’�tranger le biscuit PIM’s.
Le biscuit PIM’s a �t� cr�� en 1970, ann�e au cours de laquelle a �t� commercialis�e la premi�re gamme PIM’s, le PIM’s Orange. Par la suite, le biscuit PIM’s n’a cess� d’�tre d�clin� dans de nouvelles vari�t�s aux parfums diff�rents.
La soci�t� General Biscuits Belgie (N.V) est titulaire de plusieurs noms de domaines pour la marque PIM’S et notamment :
- r�serv� le 27 mars 2002;
- r�serv� le 26 ao�t 2006.
Elle est �galement titulaire de nombreuses marques PIM’S prot�g�es dans le monde notamment les marques enregistr�es suivantes :
- Marque fran�aise PIMS CAKE n� 1491395 enregistr�e le 30 septembre 1988 (renouvel�e) en classe 30;
- Marque communautaire figurative PIM’S n� 000886424 d�pos�e le 24 juillet 1998 en classes 5, 16, 25, 28, 29 et 30;
- Marque communautaire figurative PIM’S FONDANT Orange n� 002423572 d�pos�e le 24 octobre 2001 en classe 30;
- Marque communautaire figurative PIM’S DELICE n� 002438547 d�pos�e le 5 novembre 2001 en classe 30;
- Marque internationale semi-figurative PIMS CRACKERS n� 235778 du 21 septembre 1960 en classe 30 et d�signant notamment la France;
- Marque internationale semi-figurative PIMS CAKE n� 342053 du 17 janvier 1968 en classe 30 et d�signant notamment la France.
Le D�fendeur a proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine le 16 ao�t 2006, de fa�on anonyme. Les pi�ces vers�es au dossier par le Requ�rant montrent que ce nom de domaine dirige vers un site inactif depuis le 16 ao�t 2006.
Afin de tenter d’obtenir le transfert amiable du nom de domaine , le Requ�rant a adress� une lettre de mise en demeure au bureau d’enregistrement en recommand� avec accus� de r�ception en date du 3 juillet 2007, demandant par la m�me occasion la lev�e de l’anonymat du D�fendeur.
Par un email du 27 juillet 2007, le bureau d’enregistrement a r�pondu � la mise en demeure du Requ�rant, indiquant que son service client avait contact� le D�fendeur le 4 juillet 2007, puis l’avait mis en demeure de faire les d�marches de r�siliation du nom de domaine litigieux par lettre recommand�e du 27 juillet 2007.
En l’absence de r�ponse du D�fendeur, le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure aux fins de se voir transf�rer le nom de domaine .
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient qu’il est d�tenteur de droits ant�rieurs sur le signe “pims”, � titre de marque fran�aise, communautaire et internationale et de nom de domaine.
Le Requ�rant fait �galement valoir que le signe “pims” est une marque notoire.
Le Requ�rant soutient que le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur est identique ou � tout le moins similaire avec la marque PIM’S au point de cr�er un risque de confusion.
Le Requ�rant soutient tout d’abord que le nom de domaine reproduit int�gralement la marque PIM’S, ces derniers devant par cons�quent �tre consid�r�s comme identiques, au motif que :
- la simple suppression de l’apostrophe entre les lettres “m” et “s” n’est dict�e que par l’impossibilit� technique d’enregistrer un nom de domaine contenant une apostrophe et ne modifie pas la prononciation du nom de domaine litigieux, qui est ainsi identique � la prononciation de la marque PIM’S. Par cons�quent, cette suppression ne permet pas d’�carter tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque PIM’S.
- l’adjonction du suffixe “.fr” est inop�rante � faire dispara�tre l’imitation ou la reproduction de la marque au sens du droit fran�ais.
Le Requ�rant fait �galement valoir que le fait que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site inactif n’est pas de nature � �carter le risque de confusion entre ce nom de domaine et la marque PIM’S qu’il reproduit, l’article L.713-5 du Code de la Propri�t� Intellectuelle relatif aux marques notoires disposant que : “l’emploi d’une marque jouissant d’une renomm�e pour des produits et services non similaires � ceux d�sign�s dans l’enregistrement engage la responsabilit� civile de son auteur s’il est de nature � porter un pr�judice au propri�taire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifi�e de cette derni�re”.
Il en r�sulte selon le Requ�rant que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte � la marque PIM’S, en ce qu’elle affaiblit le pouvoir distinctif et attractif de la marque PIM’S et entra�ne sa vulgarisation, portant ainsi atteinte � sa valeur �conomique.
En outre, le D�fendeur ne serait en aucune mani�re affili� au Requ�rant (n’�tant ni licenci� ni tiers autoris�) et n’aurait jamais �t� autoris� par ce dernier � utiliser et � enregistrer sa marque ni � proc�der � l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque.
Qui plus est, le D�fendeur n’aurait justifi� d’aucun droit ant�rieur, ni int�r�t l�gitime sur ce nom de domaine. Le D�fendeur n’aurait jamais utilis� le signe “pim’s” d’aucune mani�re que ce soit avant ou apr�s l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Selon le Requ�rant, le D�fendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques ant�rieures du Requ�rant et ne peut pr�tendre de bonne foi avoir eu l’intention de d�velopper une activit� r�elle.
Le Requ�rant soutient que ces faits d�montrent la mauvaise foi du D�fendeur et sont constitutifs d’agissements parasitaires et de concurrence d�loyale au sens de l’article 1382 du Code civil dans la mesure o� ce dernier a d�tourn� les marques et noms de domaine du Requ�rant.
Au vu de tous ces �l�ments, il appara�t selon le Requ�rant que le nom de domaine a �t� enregistr� en violation des diff�rents droits de marque appartenant au Requ�rant, en application des dispositions des articles L.713-3 et L.713-5 du CPI.
Enfin, le Requ�rant fait valoir qu’il est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le signe “pim’s”, dont notamment le nom de domaine r�serv� le 27 mars 2002, soit ant�rieurement au nom de domaine litigieux.
Selon le Requ�rant, la r�servation du nom de domaine litigieux doit d�s lors �tre consid�r�e comme une usurpation de nom de domaine et comme un abus du droit de libre r�servation des noms de domaine de l’Internet, traduisant une faute intentionnelle du D�fendeur au pr�judice du Requ�rant, sanctionnable sur le terrain de l’article 1382 du Code civil. Le D�fendeur porte pr�judice au Requ�rant en l’emp�chant de d�poser sa marque comme nom de domaine sur l’Internet, freinant ainsi son d�veloppement en France s’agissant d’un nom domaine en “.fr”.
En cons�quence, le Requ�rant sollicite le transfert du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement ou une utilisation d’un nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son profit.
Conform�ment au paragraphe 20(c) du r�glement, l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 1 du pr�sent r�glement, l’“atteinte aux droits des tiers” s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant � des tiers ou exploit�s par des tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit �tre sanctionn�e.
En l’esp�ce, l’Expert constate que le Requ�rant justifie �tre titulaire de droits privatifs sur plusieurs marques verbales et semi-figuratives incluant le terme “pim’s”.
L’Expert constate �galement que le Requ�rant est titulaire du nom de domaine enregistr� ant�rieurement au nom de domaine litigieux.
Plus g�n�ralement, le Requ�rant commercialise, notamment en France, le biscuit sous la marque PIM’S depuis 1970.
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux reproduit le terme “pim’s” pr�sent dans toutes les marques pr�cit�es dont est titulaire le Requ�rant. D’autre part, le nom de domaine litigieux reproduit �galement le nom de domaine dont est titulaire le Requ�rant.
Du fait de cette forte similitude entre les droits ant�rieurs du Requ�rant et le nom de domaine litigieux, il existe un r�el risque de confusion entre les signes pour les internautes, ces derniers �tant amen�s � penser que le nom de domaine litigieux, , correspond au site officiel fran�ais de la soci�t� commercialisant le biscuit du m�me nom.
A cet �gard, il est admis que la pr�sence de l’extension “.fr” au sein du nom de domaine litigieux – inh�rente au fonctionnement des noms de domaine – ne permet pas d’�carter tout risque de confusion (SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI n� DFR2007-0001; Compagnie G�n�rale des Etablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI n� DFR2005-0013).
De m�me, la suppression de l’apostrophe entre le “m” et le “s” figurant au sein des marques ant�rieures n’est pas susceptible de faire dispara�tre le risque de confusion, en ce qu’elle ne modifie en rien la prononciation du terme litigieux et n’est due qu’� des consid�rations purement techniques rendant impossible l’enregistrement d’un nom de domaine contenant une apostrophe.
De plus, il ressort des documents communiqu�s par le Requ�rant que le D�fendeur ne pouvait ignorer, avant m�me de proc�der � l’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’existence de droits privatifs ant�rieurs portant sur la marque PIM’S. En effet, le D�fendeur, qui est fran�ais, ne pouvait ignorer l’existence des marques ant�rieures du Requ�rant, compte tenu de la commercialisation du biscuit “pim’s” en France depuis pr�s de 40 ans et des nombreuses campagnes publicitaires portant sur ce produit ayant �t� lanc�es en France par le Requ�rant.
En outre, l’Expert constate que le D�fendeur n’a jamais �t� autoris� par le Requ�rant � proc�der � l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne justifie d’aucun int�r�t l�gitime sur la d�nomination PIM’S, qu’il n’a notamment jamais utilis�e avant ou apr�s l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Par cons�quent, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine a �t� fait au m�pris des droits du Requ�rant et constitue une atteinte � ses droits.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet inactif, et ce depuis son enregistrement.
Le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet inactif, est consid�r� comme �tant un acte de r�tention injustifi� du nom de domaine litigieux (par exemple, Amitel SA et Ltv Gelbe Seiten AG contre Ediciel SARL, Litige OMPI n� DFR2006-0018).
En l’esp�ce, le fait que le nom de domaine renvoie vers un site Internet inactif confirme l’absence d’intention du D�fendeur de faire une utilisation l�gitime du nom de domaine contest�.
Par cons�quent, l’Expert consid�re que le D�fendeur a enregistr� et utilise en violation des droits du Requ�rant le nom de domaine , et que le Requ�rant est fond� � en demander le transfert � son profit.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du r�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine .
Isabelle Leroux
Expert
Le 4 juillet 2008
Full & Egal Universal Law Academy