Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI DÉCISION DE L'EXPERT Staples, Inc. contre Partner's et Associés Litige n° DFR2009-0016 1. Les parties
Le requérant est Staples, Inc., Massachusett, Etats-Unis d'Amérique, représenté par DLA Piper UK LLP, France.
Le défendeur est Partner's et Associés, Levallois Perret, France, représenté par Cabinet Marc Sabatier Avocat, France. 2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 14 décembre 2000.
Le prestataire Internet est la société I Domain Names. 3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 10 avril 2009, par courrier électronique et le 14 avril 2009, par courrier postal.
Le 14 avril 2009, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 14 avril 2009, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la “Charte”).
Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 17 avril 2009. Conformément à l'article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 mai 2009. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 5 mai 2009.
Le 20 mai 2009, le Centre nommait Christian Le Stanc comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.
Le 15 mai 2009, le requérant répliquait à la réponse et le 26 mai 2009, le défendeur répliquait à son tour. L'Expert accepte de prendre en compte ces deux documents supplémentaires, en application de l'article 17 c) du Règlement. 4. Les faits
Le requérant est la société de droit américain Staples Inc., spécialisée dans la vente de fournitures de bureau, de mobilier d'entreprise, de matériels informatiques et de consommables. Créée au Etats-Unis en 1986, elle s'est étendue dans divers pays.
Staples Inc. au travers de sociétés devenues filiales, notamment JPG Belgique et France en 2002, a acquis plusieurs sites de vente directe de matériels de bureau.
Le requérant est propriétaire des marques:
Marque française verbale STAPLES n° 1715162 enregistrée par l'INPI le 27 décembre 1991 pour des produits et services des classes 08, 09, 16, 18, et 20, renouvelée en 2001.
Marque communautaire figurative STAPLES n° 533398 enregistrée par l'OHMI le 27 avril 1999 pour des produits et services des classes 16, 20, 35, 42.
Marque communautaire verbale STAPLES n° 1126960, enregistrée par l'OHMI le 23 octobre 2000 pour des produits et services des classes 35, 39, 42.
Marque communautaire figurative STAPLES n° 4994729 enregistrée par l'OHMI le 19 mars 2007 pour les produits et services de la classe 35.
Le requérant est également propriétaire de marques communautaires complexes incluant le terme “staples”.
Il est titulaire depuis 1995 de divers noms de domaine dont ; spécialement de depuis le 20 octobre 1999 et de .
Le terme “staples” constitue la dénomination sociale du requérant et son nom commercial.
Le défendeur, la société Partner's et Associés est une entreprise de conseil en communication immatriculée en septembre 1996. Son gérant, M. Riahi est aussi le directeur général d'une société Box Office qui, sous le nom “Welcome Office” commercialise pareillement du matériel et fournitures de bureau.
Le défendeur a enregistré le 14 décembre 2000, via l'unité d'enregistrement Indom, auprès de l'Afnic le nom de domaine sous qualification d'un extrait Kbis indiquant notamment depuis fin 2000 le terme “staples” à la rubrique “nom commercial”.
La société JPG, filiale du requérant, s'est rapprochée du défendeur pour lui acheter le nom de domaine litigieux contre la somme de 10,000 euros, proposition qui a été déclinée. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le requérant motive sa demande en avançant que, désireux d'accroître sa présence sur le marché notamment français, il souhaitait homogénéiser les noms de domaine de ses différents sites de vente à distance, titulaire qu'il est déjà des noms de domaine , , , en usant pour la France de , occupé par le défendeur.
Le requérant allègue que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits antérieurs de marque au regard des titres français et communautaires dont il dispose sur le signe “staples” qui est aussi sa dénomination sociale et son nom commercial.
Le requérant ajoute que l'enregistrement fait par le défendeur du nom de domaine a constitué un manquement aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en ce que le défendeur, fin 2000, a fait ajouter au Registre du commerce la mention de “staples” comme nom commercial de la société Partner's et Associés, lui permettant ensuite, conformément à la Charte à cette époque en vigueur d'obtenir l'enregistrement de et en indiquant de surcroît à l'Afnic une adresse de société qui n'était nullement le siège de Partner's et Associés, mais l'adresse du siège de la société Box Office dont le gérant de Partner's et Associés est aussi dirigeant. Le requérant rappelle que la société Box Office a pour activité sous le nom de Welcome Office le commerce de matériels et fournitures de bureau.
Ceci, selon le requérant, afin d'empêcher dans l'avenir le concurrent Staples Inc. de pouvoir enregistrer le nom de domaine “staples” dans la zone “.fr”.
Le requérant prétend en outre, pour accréditer le caractère déloyal dudit enregistrement,
que, depuis cet enregistrement, le nom commercial “staples” invoqué par le défendeur, ainsi que le site “www.” n'ont fait l'objet d'aucune exploitation sérieuse.
Le requérant conclut que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur les marques STAPLES, ainsi qu'aux règles de concurrence et de loyauté en matière commerciale et que, ce faisant, le défendeur a méconnu les articles 14.1.3) et 4) de la Charte imposant à l'auteur d'un enregistrement de veiller préalablement à ce que ledit enregistrement ne méconnaisse pas les règles de compétition commerciale loyale ni les droits des tiers.
Le requérant demande que le nom de domaine lui soit transféré. B. Défendeur
Le défendeur fait valoir que la demande du requérant intervenue près de neuf ans après l'enregistrement du nom de domaine litigieux est prescrite en application de l'article 2224 du Code civil, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis que le requérant aurait du connaître les faits, délai qui n'a pas été interrompu faute de réclamation du requérant.
Le défendeur ajoute que l'enregistrement qu'il a opéré et que l'utilisation qu'il en a faite n'a pas porté atteinte aux droits de marque dont se prévaut le requérant.
Le défendeur soutient en ce sens que le nom de domaine litigieux n'est pas identique aux marques du requérant, désigne des produits ou services différents de ceux revendiqués par le requérant et ne saurait susciter aucun risque de confusion; marques qui, de plus, n'auraient pas été exploitées en France jusqu'à la mise en œuvre de la présente instance.
Il soutient que les marques du requérant ne sont ni notoires ni renommées;
que le requérant a reconnu son absence de droits, d'une part, en s'abstenant d'opposer ses marques pendant plus de cinq ans à l'encontre du nom de domaine litigieux en sorte qu'a joué une forclusion par tolérance et, d'autre part, en proposant au défendeur, quelques temps avant la mise en œuvre de la présente procédure administrative, d'acquérir amiablement le nom de domaine en cause.
Le défendeur poursuit qu'il n'y a pas eu davantage manquement aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale; que les faits que le requérant reproche à ce titre au défendeur ne sont pas distincts de ceux reprochés au titre de l'atteinte aux marques.
Le défendeur prétend qu'il a fait inscrire légitimement le terme “staples” en 2000 dans la rubrique “nom commercial” de son identification au registre du commerce pour ensuite, tout aussi légitimement, enregistrer le nom de domaine correspondant dans la zone du “.fr”, nom de domaine activement utilisé, spécialement pour la promotion d'événements, conformément à son objet social.
Le défendeur indique qu'il a fait un usage loyal du nom de domaine en cause et que rien n'établit que le défendeur connaissait l'existence du requérant au moment de l'enregistrement; que si, effectivement, M. Riahi – simple contact administratif pour l'Afnic de occupe les fonctions de gérant de la société défenderesse et, en même temps, celle de directeur général de Box Office ─ Welcome Office, concurrente du requérant, les entreprises Partner's et Associés et Box Office n'ont aucun lien entre elles; que de toutes manières, Staples Inc. ne commercialise rien en France à ce jour et, en tous cas, pourrait commercialiser sous le nom de domaine dont elle est titulaire, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer de .
Le défendeur soutient que la procédure ici engagée correspond à une tentative de recapture illicite de nom de domaine. 6. Discussion
Il revient à l'Expert de décider conformément à l'article 20(c) du Règlement qui prévoit: “[Il] fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits de tiers telle que définie à l'article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de l'atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L'article 1 du Règlement contient les définitions suivantes: “Atteinte aux droits de tiers: une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”, ou encore “Atteinte aux règles de la concurrence: une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.
Il s'agit donc de vérifier et de décider si, au vu des éléments du dossier, le défendeur a effectué l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine de manière à constituer une atteinte selon le Règlement et si ledit requérant justifie de droits sur le nom objet de l'atteinte. (i) Droits du requérant sur le nom de domaine
Antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine en décembre 2000, le requérant justifie, au vu des pièces versées au débat, d'avoir déposé et être titulaire de diverses marques française et communautaires comportant exclusivement ou essentiellement le nominal “staples”, arbitraire et distinctif, pour désigner des produits ou services liés à la commercialisation de matériel et fournitures de bureau, même si ne sont pas produits les actes officiels de dépôt ou de renouvellement. L'existence desdites marques n'est d'ailleurs pas réellement contestée par le défendeur.
Le requérant établit également que le terme “staples” était sa dénomination sociale et son nom commercial dès avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux. (ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
Liminairement, le défendeur suggère que la demande du requérant ne serait pas recevable en raison du jeu de la prescription de l'article 2224 du Code civil, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le moment où le requérant a connu ou aurait du connaître l'enregistrement litigieux du 14 décembre 2000, sans d'ailleurs en préciser le moment.
En réalité, cet article procède de la loi du 17 juin 2008 opérant réforme de la prescription. Au moment de l'enregistrement contesté, jusqu'à cette loi du 17 juin 2008, la prescription des obligations entre commerçants était décennale, comme la prescription des obligations dérivant d'une responsabilité civile délictuelle. L'article 2222, al. 2 nouveau du même Code, réglant la question du droit transitoire, prévoit, alors, que la nouvelle prescription de cinq ans commence à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en sorte que la prescription ne serait acquise au plus tôt qu'en décembre 2010. Sur l'allégation de violation des droits de tiers
L'Expert estime, au vu des documents communiqués par les parties, qu'en enregistrant le nom de domaine et en l'utilisant éventuellement sporadiquement de diverses manières, le défendeur n'a pas porté atteinte aux droits de marques du requérant faute d'utilisation en relation avec des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés par le requérant.
Tantôt, en effet, le nom de domaine ne promouvait rien; tantôt, entre 2002 et 2004, le site correspondant s'affichait comme étant en construction ou renvoyait à des activités dont il n'est pas établi qu'elles avaient un rapport avec l'activité du requérant; tantôt, plus récemment, promouvait une manifestation à Deauville réunissant des directeurs de ressources humaines.
De plus, les éléments du débat ne révèlent pas que les marques STAPLES aient bénéficié en France, ni au moment de l'enregistrement du nom de domaine, ni même plus tard, d'une notoriété ou renommée qui eût permis d'en étendre la portée par exemple au sens le l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Aussi est-il ici sans intérêt de savoir si les marques du requérant ont été ou non exploitées, d'autant que l'Expert n'a nul pouvoir d'en prononcer la déchéance par application de l'article L. 714-5 du même Code ou de l'article 15 du Règlement sur la marque communautaire.
Comme il est également sans intérêt d'agiter la question d'une prétendue forclusion par tolérance que subirait le requérant, cette forclusion ne pouvant viser que des faits d'exploitation d'une marque postérieure enregistrée et non d'un signe de nature différente (L.716-5 du même Code et 53 du Règlement sur la marque communautaire; CA Paris, 22 oct. 1999: PIBD 2000, 690, III, 44).
Comme il est enfin sans intérêt de faire état d'une proposition amiable infructueuse du requérant d'acheter au défendeur le nom de domaine en cause, fait insusceptible en soi d'empêcher le requérant de solliciter ultérieurement le transfert du nom de domaine à l'occasion de la présente procédure, s'il est à même d'établir un comportement incorrect du défendeur (Studio Magazine contre Synthétique SAS,Litige OMPI No. DFR2007-0003, avant dernier motif).
Pareillement, l'Expert estime que le défendeur n'a pas porté atteinte aux droits du requérant sur sa dénomination sociale ou son nom commercial parce que, faute de
présence en France à titre autonome, l'entreprise Staples Inc. ne pouvait opposer ses droits au défendeur Partner's et Associés, lequel n'a pas d'activité dans le domaine des fournitures de bureau.
Il n'y a donc pas eu, selon l'Expert, d'atteinte par le défendeur aux droits de propriété intellectuelle du requérant. Sur l'allégation de manquement aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale
S'il est habituellement décidé, comme le relève le défendeur, que le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne peut valablement reprocher à un tiers des actes de concurrence déloyale ou parasitaire qu'en se fondant pour ce faire sur des actes distincts de ceux reprochés au titre des atteintes au droit privatif (v. contra, cependant, Cass. com., 12 juin 2007: PIBD 2007, 858,III, 554), il demeure que les griefs qu'articule le requérant dans la présente procédure administrative, au-delà des questions d'atteinte prétendue à ses droits de propriété intellectuelle, visent précisément des actes, totalement différents, de comportement incorrect en matière commerciale.
Il n'est pas contesté que le contact administratif du nom de domaine est M. Riahi, à la fois gérant de la société Partner's et Associés, immatriculée en 1996, et directeur général de la société Box Office, créée en 1999, exploitant depuis le début 2000 sous le nom de Welcome Office une activité de vente à distance de matériels et fournitures de bureau.
Il n'est pas contesté que la société Partner's et Associés a ajouté dans la rubrique “nom commercial” de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le mot “staples”, et qu'elle a enregistré le 14 décembre 2000 le nom de domaine , conformément aux exigences, à l'époque, de l'Afnic. Les documents versés au débat ne démontrent pas que Partner's et Associés, le défendeur, se soit servi de “staples” effectivement à titre de nom commercial à un quelconque moment (pas de factures, papiers commerciaux, annuaires de téléphone) autrement que, de manière ponctuelle, dans le nom de domaine , pour des activités sans relation avec les fournitures de bureau.
Et à partir de l'enregistrement, n'était plus disponible.
Il n'est pas contesté que le requérant, Staples inc, créée en 1986, s'est fortement développée sur le continent américain dans l'activité de vente de matériels et fournitures de bureau et qu'elle s'est étendue en Europe par l'acquisition d'entreprises du même secteur commercial au début des années 2000. Il est constant, par ailleurs, que l'une des sociétés acquises, JPG, mentionne clairement dans sa communication la marque STAPLES du requérant.
Dans sa perspective de développement en Europe, il était, aux yeux de l'Expert, légitime que le requérant eût voulu pouvoir disposer du nom de domaine comme il dispose déjà pour ses autres filiales de pour l'Allemagne, de pour la Belgique ou de pour le Portugal.
Les circonstances relatées ci-dessus convainquent l'Expert au titre des présomptions de l'article 1353 du Code civil que la société Box Office ─ et donc également Partner's et Associés ─ savait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, début 2000, l'existence du requérant dans ce même domaine d'activité, peu encombré, ainsi que les probables projets d'extension du requérant en Europe et en France et qu'elle a utilisé le défendeur, par le truchement de leur dirigeant commun, pour faire obstacle à ce que, le moment venu, le requérant puisse prolonger sa marque STAPLES dans un nom de domaine de la zone française.
Il sera ajouté que Box Office pouvait penser que ce stratagème d'enregistrement par le défendeur serait moins voyant et risqué qu'un enregistrement de effectué directement par Box Office concurrent potentiel du requérant qui disposait de droits antérieurs de marques.
L'Expert relèvera à cet égard le courriel de M. Riahi, du 10 mars 2009, qui, sous couvert cette fois de Box Office – Welcome Office (alors que le nom de domaine en cause appartient à Partners et Associés), répondait à la proposition d'achat du nom de domaine par la filiale JPG du requérant: “Vous m'avez expliqué hier que la société JPG souhaitait à l'avenir se présenter sous la dénomination Staples et dans ce contexte acquérir le nom de domaine . Pour la société Partners et Associés, se séparer de son nom de domaine n'est pas simple, après une dizaine d'années d'exploitation. Ceci présente beaucoup d'inconvénients tant internes qu'externes, dont il faut mesurer tous les aspects. N'étant pas demandeur, la réponse est a priori négative (…)”.
Les pièces du dossier établissent que la formule d'“une dizaine d'années d'exploitation” paraît passablement excessive.
L'Expert estime en conséquence, au vu des éléments ci-dessus, que le nom de domaine a été enregistré en 2000 et détenu dans la suite par le défendeur dans des conditions révélant une attitude de mauvaise foi, non-conforme aux règles du comportement loyal en matière commerciale.
Dès lors la demande du requérant ne saurait apparaître comme une tentative de recapture incorrecte du nom de domaine litigieux. 7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine .
Christian Le Stanc
Expert
Le 3 juin 2009
Full & Egal Universal Law Academy