Le Requérant est La Cerise Bleue, Clermont-Ferrand, France, représenté à l’interne.
Le Défendeur est la société W SAS, Puteaux, France. 2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine , enregistré le 3 juin 2008.
Le prestataire Internet est la société Gandi SAS. 3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par La Cerise Bleue auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 6 juillet 2010.
Le 6 juillet 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 6 juillet 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 14 juillet 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 août 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 30 juillet 2010.
Le 26 août 2010, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement. 4. Les faits
Le Requérant est titulaire de la marque française CERISECLUB enregistrée le 26 juin 2006 sous le numéro 3437414 pour la classe 35 et de la marque française LA CERISE BLEUE enregistrée le 13 avril 2007 sous le numéro 3495093 pour la classe 42.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré le 6 juin 2006.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine le 3 juin 2008.
C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant estime qu’il détient des droits sur l’élément faisant l’objet de l’atteinte.
Il expose qu’il a enregistré et qu’il utilise la marque CERISECLUB dans le cadre de l’exploitation de son site Internet “www.” et consistant en un guide d’achat et un comparateur de prix en ligne spécialisés dans les promotions en ligne, l’envoi d’offres promotionnelles par courrier électronique, les achats remboursés et plus généralement tous les moyens qui permettent aux internautes d’économiser de l’argent sur Internet.
Le Requérant considère également que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte à ses droits.
Le Requérant expose que ce nom de domaine est utilisé par le Défendeur dans le même domaine d’activité que le sien et qu’il interfère donc avec son activité en profitant d’une confusion entre le site “www.” et le site “www.”.
Le Requérant ajoute avoir proposé au Défendeur de régler amiablement ce litige au mois de février 2010 en se faisant transférer le nom de domaine en cause, ce qui a été accepté par le Défendeur à la condition de le céder pour la somme de 10 000 euros. Cette proposition a été refusée par le Requérant.
En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine . B. Défendeur
Le Défendeur considère que le Requérant n’a pas de droits sur le terme “cerise”.
Il indique qu’aucune société La Cerise Bleue n’a été enregistrée à ce jour en France et ajoute, d’une part, que le terme “cerise” ne fait pas référence à la marque du Requérant mais à “la dénomination du langage courant qui lui associe une désignation nécessaire et usuelle” et, d’autre part, que l’identité visuelle du Requérant (une cerise bleue) est un concept visuel “totalement éloigné” de l’image utilisée sur le site “www.”.
Le Défendeur indique également que le Requérant tente d’étendre le champ d’application de sa marque CERISECLUB au-delà de la classe 35 pour laquelle elle a été enregistrée.
Le Défendeur considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine ne constitue pas une atteinte aux droits de tiers ou aux règles de la concurrence.
Il justifie l’enregistrement et l’utilisation de ce nom de domaine par sa volonté d’aider ses clients à mieux gérer les informations commerciales qu’ils souhaitent ou ne souhaitent plus recevoir. Ce nom de domaine et le site associé ont été créés afin d’éviter toute interférence avec le site “www,” également exploité par le Défendeur et présenté comme le “leader mondial de la carte de vœux sur Internet”.
Le Défendeur indique que le nom de domaine n’a pas de caractère stratégique et que le site “www.” constitue une activité marginale et résiduelle de son activité. C’est pourquoi il a accepté de céder ce nom de domaine au Requérant pour la somme de 10 000 euros, somme destinée à couvrir les frais liés à la redéfinition du site et de son identité visuelle. 6. Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence sa transmission à son profit.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, il “fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi” et que l’on entend par atteinte aux règles de la concurrence, “une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine , objet de la présente procédure, porte atteinte aux droits de tiers ou aux règles de la concurrence et si le Requérant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, justifie de droits sur ce nom de domaine.
Par ailleurs, l’Expert relève que des compléments d’information ont été apportés par les parties en sus de la plainte du Requérant et de la réponse du Défendeur. Compte tenu de la nature du dossier et de la teneur de ces documents additionnels, l’Expert n’a pas jugé utile de les prendre en considération dans l’élaboration de sa décision. (i). Droits du Requérant sur le nom de domaine
Le Requérant justifie être titulaire de la marque française CERISECLUB enregistrée le 26 juin 2006 sous le numéro 3437414 pour la classe 35 et de la marque française LA CERISE BLEUE enregistrée le 13 avril 2007 sous le numéro 3495093 pour la classe 42.
L’élément commun à ces marques et au nom de domaine est le mot “cerise”, lequel est susceptible d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive des marques CERISECLUB et LA CERISE BLEUE.
En outre, le Requérant justifie de l’exploitation de la marque CERISECLUB au travers de son site web “www.”.
Par conséquent, l’Expert considère que le Requérant justifie de droits sur le terme “cerise” composant le nom de domaine litigieux. (ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
L’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de la marque française CERISECLUB enregistrée le 26 juin 2006 sous le numéro 3437414 pour la classe 35 et de la marque française LA CERISE BLEUE enregistrée le 13 avril 2007 sous le numéro 3495093 pour la classe 42. Le Requérant a également enregistré un nom de domaine le 6 juin 2006.
L’Expert relève que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 juin 2008, soit postérieurement à l’enregistrement des marques CERISECLUB et LA CERISE BLEUE et du nom de domaine .
Le nom de domaine reproduit partiellement les marques antérieures CERISECLUB et LA CERISE BLEUE enregistrées par le Requérant.
L’Expert rappelle que l’imitation illicite par reproduction partielle d’une marque relève de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et implique impérativement une imitation pour des produits et services identiques similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ainsi que la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Sont considérés comme similaires des produits ou services qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être rattachés par la clientèle à une même origine (CA Paris, 26 janv. 2007). Il convient donc d’analyser l’activité du site attaché au nom de domaine litigieux au regard des produits et services visés par les marques antérieures du Requérant.
En l’espèce, les produits et services visés par l’enregistrement des marques CERISECLUB et LA CERISE BLEUE sont, pour la première, la publication de textes publicitaires, la location d’espaces publicitaires et la diffusion d’annonces publicitaires et, pour la seconde, l’élaboration, l’installation, la maintenance, la mise à jour et la location de logiciels, la conversion de données et de programmes informatiques autre que la conversion physique, la conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support informatique la publication de textes publicitaires, la location d’espaces publicitaires et la diffusion d’annonces publicitaires.
Or, l’Expert constate que le domaine redirige vers un site Internet exploité par le Défendeur dont l’objet est, selon sa charte, “un programme promotionnel en ligne auquel chaque internaute peut gratuitement s’inscrire”. La charte ajoute que, “une fois inscrit, chaque internaute reçoit via le Programme LaC un maximum de 4 offres promotionnelles par semaine”.
L’Expert est donc convaincu que le programme promotionnel exploité par le Défendeur au moyen du site Internet lié au domaine litigieux est similaire aux services de diffusion d’annonces publicitaires visé par la marque CERISECLUB du Requérant.
S’agissant du risque de confusion susceptible d’être généré dans l’esprit du public, l’Expert rappelle qu’il convient de se placer du point de vue d'un consommateur d'attention moyenne (Cass. Com. 26 nov. 2003).
L’imitation illicite sera constituée dès lors que se trouve repris l’élément essentiel de la marque susceptible d’exercer tout ou partie de sa fonction distinctive (CA Paris, 18 févr. 1998).
En l’espèce, l’élément commun à la marque “ceriseclub” et au nom de domaine est le mot “cerise”, lequel n’a aucun lien direct avec l’activité poursuivie par le Requérant.
L’Expert considère que dès lors, le terme “cerise” est susceptible d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive de la marque “ceriseclub” et que l’utilisation par le Défendeur du vocable “cerise” pour désigner un service de diffusion d’offres promotionnelles est bien susceptible de générer une confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne.
En outre, le Défendeur ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine. Il ne peut non plus être considéré comme agissant de bonne foi puisqu’il a proposé au Requérant de lui revendre le nom de domaine litigieux pour une somme de 10.000 euros et ce, alors même qu’il avoue que ce nom de domaine a un caractère non stratégique et dérisoire pour son activité.
En conséquence, l’Expert retient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ont été réalisés en violation des marques du Requérant. 7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission du nom de domaine .
Christiane Féral-Schuhl
Expert
Le 9 septembre 2010.
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