Le Requérant est Debenhams Retail Plc, Londres, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Selarl Marchais De Candé, France.
Le Défendeur est Ewout Hoogendijk, Vaillac Lot, France. 2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 4 novembre 2010.
Le prestataire Internet est la société Key-Systems GmbH. 3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par le Debenhams Retail Plc auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 1 avril 2011.
Le 1 avril 2011, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 1 avril 2011, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 7 avril 2011. Le 8 avril 2011, le Centre a reçu un courrier électronique de la part du Défendeur concernant la langue de la procédure. Le même jour, le Centre a informé les parties que conformément à l’article 7 du Règlement, la langue de la présente procédure est le français. Le Défendeur a fait parvenir au Centre d’autres communications concernant le possible transfert à l’amiable du nom de domaine litigieux les 8, 11 et 12 avril 2011, ainsi que le 6 mai 2011. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 avril 2011. Aucune réponse formelle n’a été reçue par le Centre dans cette affaire.
Le 13 mai 2011, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement. 4. Les faits
Le Requérant est la société de droit anglais Debenhams Retail PLC (ci-après dénommée “Debenhams”), l’une des principales chaînes de grands magasins en Europe.
Debenhams compte près de 200 magasins dans plus de 17 pays.
Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine incluant le terme “debenhams” tels que :
- , réservé depuis le 13 novembre 1997;
- , réservé depuis le 28 novembre 1998;
- , réservé depuis le 31 juillet 2001;
- , réservé depuis le 27 octobre 1999;
- , réservé depuis août 1996;
- , réservé depuis le 2 mai 2001
- , réservé depuis le 19 juillet 2010.
L’ensemble de ces noms de domaine renvoient vers le portail Internet du Requérant.
Le Requérant est également titulaire de deux marques communautaires, régulièrement renouvelées :
- la marque communautaire DEBENHAMS déposée le 27 mars 2002 et enregistrée sous le n° 2 632 321 pour des services des classes 38 et 42;
- la marque communautaire DEBENHAMS déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le n° 066 720 pour des produits des classes 14, 18 et 25.
Le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine le 4 novembre 2010.
C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant soutient qu’il est détenteur de droits antérieurs sur le signe DEBENHAMS, n’ayant aucune signification dans le langage courant, à titre de noms de domaine, de marques communautaires, de dénomination sociale et de nom commercial.
Le Requérant soutient, tout d’abord, que le nom de domaine est identique aux marques communautaires antérieures DEBENHAMS dont il est titulaire, ainsi que de ses noms de domaine.
Le Requérant fait également valoir que la simple adjonction de l’extension nationale “.fr” n’est liée qu’à des considérations techniques et n’a donc pas à être prise en considération pour l’appréciation de la similarité de la marque antérieure par rapport au nom de domaine.
Le Requérant soutient au surplus que le Défendeur ne pouvait ignorer qu’il violait les droits de propriété intellectuelle du Requérant, ce signe n’ayant aucune signification dans le langage courant et étant connu des internautes en Europe au moment de son enregistrement.
Le Requérant fait valoir que cet enregistrement crée un risque de confusion dans l’esprit du public, du fait de son identité avec les marques antérieures du Requérant, et qu’il est contraire aux usages loyaux dans la vie des affaires, le Défendeur ayant cherché à monnayer le nom de domaine litigieux.
Le Requérant constate, en outre, que le nom de domaine renvoyait à l’origine vers un site Internet inactif, puis, à partir du 10 mars 2011, date de la réponse reçue à la mise en demeure qu’il avait envoyée, vers une société lituanienne dénommée LUMATA, sans lien aucun avec le Requérant.
En conséquence, le Requérant en conclut que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux constituent donc une atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont il est titulaire.
Le Requérant sollicite ainsi le transfert du nom de domaine à son profit. B. Défendeur
Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre dans le délai imparti, qui prenait fin le 27 avril 2011. 6. Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et/ou une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission de ce nom de domaine à son profit.
Conformément au paragraphe 20(c) du Règlement, l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 1 du Règlement, l’atteinte aux droits des tiers s’entend comme “une atteinte aux droits des tiers en particulier lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle française ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi.”
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine. (i) Droits du requérant sur le nom de domaine
La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant à un tiers ou exploités par un tiers sans autorisation constituent une atteinte qui doit être sanctionnée.
En l’espèce, l’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de droits privatifs antérieurs sur la dénomination “DEBENHAMS” visant le territoire français depuis au moins 1996, et ce notamment par le biais de deux marques communautaires, ces marques ayant été régulièrement renouvelées.
L’Expert constate également que le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine comportant la marque DEBENHAMS, enregistrés antérieurement au nom de domaine litigieux.
L’Expert constate que le Requérant justifie aussi des droits sur l’élément objet de la demande à titre de dénomination sociale et de nom commercial.
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique les marques antérieures, le nom commercial et la dénomination sociale du Requérant, alors même que le mot DEBENHAMS n’a aucune signification dans le langage français.
De plus, il est admis que la présence de l’extension “.fr” au sein du nom de domaine litigieux – inhérente au fonctionnement des noms de domaine – ne permet pas d’écarter tout risque de confusion (SARL Abcyne contre Jeremie Guyot,Litige OMPI No. DFR2007-0001).
L’Expert constate que s’il n’existe pas de magasins DEBENHAMS sur le territoire français, la notoriété de cette marque sur le territoire de l’Union Européenne fait que celle-ci est fréquemment citée dans les publications françaises, comme en atteste le dossier de presse versé par le Requérant.
L’Expert constate que le site Internet accessible à l’adresse "www.", avant l’envoi de la mise en demeure par le Requérant, renvoyait vers un site inactif et qu’aujourd’hui le contenu de ce site a changé, ce dernier reprenant à l’identique le contenu du site du Requérant.
Dès lors, il est peu probable que le Défendeur, au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, n’avait pas connaissance du Requérant, de son activité et de sa présence sur Internet.
En tout état de cause, il appartenait au Défendeur, avant de procéder à l’enregistrement du nom de domaine, conformément à l’article 12(1) de la Charte de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
Par conséquent, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine par le Défendeur est intervenu en violation des droits du Requérant. (ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
Il ressort des investigations de l’Expert que le nom de domaine renvoie, au jour de la décision, vers un site internet reprenant à l’identique l’intégralité du contenu des sites internet exploités par le Requérant, sans son autorisation.
Compte tenu notamment de la notoriété du Requérant dans les pays de l’Union Européenne, il est très probable que le simple fait d’avoir enregistré un nom de domaine intégrant une dénomination connue des internautes, avec l’extension ".fr", et de l’exploiter en reproduisant le site du Requérant, induit l’internaute en erreur, ce dernier étant amené à penser que le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux est la version française du site officiel du Requérant.
La confusion engendrée dans l’esprit du public entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux apparaît évidente.
Par ailleurs, l’Expert constate que le Défendeur a indiqué au Requérant qu’il voulait bien transférer le nom de domaine, mais en aucune manière gratuitement. L’Expert considère, conformément à la jurisprudence de l’Office, que le fait de monnayer le transfert du nom de domaine démontre la mauvaise foi du Défendeur.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une appropriation en violation des droits du Requérant de même que des règles normales de concurrence. 7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine .
Isabelle Leroux
Expert
Le 31 mai 2011
Full & Egal Universal Law Academy