La Demandante es Vanguard Trademark Holdings USA LLC con domicilio en St. Louis, Missouri, Estados Unidos de América, representada por Harness, Dickey & Pierce, PLC., Estados Unidos de América.
El Demandado es Martin Ruiz con domicilio en Buenos Aires, Argentina. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Universidad del Valle de Guatemala (el “Registrador”). 3. Historia Procesal
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de septiembre de 2013. El 1 de octubre de 2013 el Centro envió a Universidad del Valle de Guatemala vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. Entre el 3 y el 8 de octubre de 2013, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de octubre de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de octubre de 2013. El 24 de octubre el Demandado solicitó una extensión del plazo para presentar su Escrito de Contestación. La Demandante no objetó la concesión de una extensión de tiempo razonable para el Demandado. El 24 de octubre de 2013, el Centro confirmó la extensión del plazo de presentación del Escrito de Contestación a la Demanda por 10 días. En consecuencia, el nuevo plazo para la presentación del Escrito de Contestación a la Demanda fue fijado para el 8 de noviembre de 2013. El Demandado contestó a la Demanda el 8 de noviembre de 2013.
El 11 de noviembre de 2013, el Centro recibió un escrito suplementario de la Demandante para corregir un error en la Demanda. El Centro acusó recibo del escrito suplementario el 12 de noviembre de 2013. El 13 de noviembre de 2013, el Demandado objetó ante el Centro la admisión del escrito suplementario de la Demandante.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de noviembre de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se substancia en español por ser este el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en disputa1. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante opera un negocio de alquiler de vehículos fundado en los Estados Unidos de América en 1974. Desde hace varios años la Demandante licencia a terceros el uso y exploración de la marca ALAMO en todo el mundo, incluyendo Guatemala, para prestar servicios de renta de vehículos.
La Demandante es titular de la marca ALAMO que se encuentra registrada en los Estados Unidos de América desde 1978 y en Guatemala desde 1989, con relación a “servicios de arrendamiento y arrendamiento financiero de vehículos” contemplados dentro de la clase 39 internacional.
Asimismo, la Demandante es titular de marca ALAMO.COM, registrada en los Estados Unidos de América desde 2004 en las clases 35 y 39 del nomenclador internacional para amparar servicios de reservación y renta de vehículos, entre otros. “” es al mismo tiempo la dirección del portal oficial de la Demandante en Internet.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 29 de mayo de 2012. El nombre de dominio ha estado vinculado a un sitio Web que contiene enlaces patrocinados, mismos que van cambiando de forma periódica. Dicho sitio Web publicita la venta del nombre de dominio en disputa.
Antes de dar inicio a este procedimiento, la Demandante hizo una oferta de compra del nombre de dominio en disputa por la cantidad de USD 1,300, misma que fue rechazada por el Demandado. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se resumen de la siguiente manera:
i. La marca ALAMO se usa en todo el mundo y ha llegado a ser bien conocida internacionalmente con relación al alquiler de vehículos, así como productos y servicios relacionados;
ii. El nombre de dominio en disputa incorpora totalmente la marca ALAMO de la Demandante y viene a ser idéntico a esta última;
iii. La Demandante no ha autorizado al Demandado para usar su marca ALAMO en relación con la prestación de ningún servicio ni tampoco para incorporarla en un nombre de dominio;
iv. El uso que se ha dado al nombre de dominio en disputa para percibir ingresos por cada “click” que hagan los usuarios de Internet en los enlaces patrocinados que contiene el sitio Web respectivo no da lugar a derechos o intereses legítimos de acuerdo a diversos precedentes dictados conforme a la Política;
v. Los enlaces que mostró el portal adscrito al nombre de dominio en disputa el 23 de julio de 2013 se relacionaban exclusivamente con servicios de alquiler de vehículos prestados tanto por la Demandante como por competidores de ésta;
vi. El modelo de negocio del Demandado se basa en el uso de un nombre de dominio en disputa para atraer a los usuarios de la Demandante al sitio Web del Demandado, ubicándose así en el supuesto de mala fe previsto por el párrafo 4.b.iv de la Política. B. Demandado
Las alegaciones del Demandado se resumen de la siguiente manera:
i. “Álamo” es una palabra del diccionario no creada por la Demandante, que además es el nombre de muchas localidades alrededor del mundo;
ii. La Demandante ha registrado la marca ALAMO en las clases 35 y 39, pero no en otras clases;
iii. La Demandante no tiene derecho exclusivo sobre el término genérico “álamo” como lo demuestra la existencia en Guatemala y los Estados Unidos de América de diversas marcas registradas por terceros para identificar y distinguir servicios distintos a los prestados por la Demandante;
iv. El sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa está orientado a la botánica y a la naturaleza, por lo que nunca puede llevar a la confusión al internauta;
v. A la Demandante no le interesó obtener el registro del nombre de dominio en disputa durante el plazo que el Registrador concedió a los titulares de nombres de dominio idénticos guatemaltecos como la Demandante que tenía ya registrado el nombre de dominio desde el 16 de marzo de 2004;
vi. Como es sabido, en el alojamiento de un sitio Web con enlaces pagados, los avisos son aportados por terceros como Google o Yahoo que basan la selección de los avisos en palabras claves designadas por el propietario del dominio, que en la especie fueron “árbol, planta, botánica, jardín, jardinería, plantas, agricultura, flores, viveros, horticultura, tree, y botany”;
vii. Los enlaces patrocinados no pueden controlarse por completo por lo que ocasionalmente se filtran avisos no deseados por el Demandado;
viii. De las estadísticas de la empresa Name Drive que presta el servicio de hospedaje se desprende que el nombre de dominio en disputa no ha reportado ganancia alguna al Demandado por concepto de ingreso a los enlaces patrocinados;
ix. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de buena fe para desarrollar un sitio Web de divulgación sobre el álamo que no ha podido concretarse;
x. La Demandante argumenta falsamente que el Demandado ha registrado también el nombre de dominio . 6. Debate y conclusiones A. Escritos suplementarios no solicitados
La Política y el Reglamento establecen un procedimiento sumario que prevé un solo intercambio de escritos entre las partes. El párrafo 12 del Reglamento señala que es facultad exclusiva del Grupo de Expertos requerir a su entera discreción, la presentación de promociones adicionales a la Demanda y el Escrito de Contestación.
Por otra parte, el párrafo 10 del Reglamento otorga facultades al Grupo de Expertos para conducir el procedimiento de la forma que considere adecuada, respetando los principios esenciales del debido proceso.
Dentro de estas facultades se circunscribe la posibilidad de que el Experto admita o rechace el escrito adicional de la Demandante referido en el apartado 3 supra.
La Demandante presentó la promoción adicional de cuenta para corregir una referencia errónea que aparece en la Demanda, a saber en lugar de .
Si bien es cierto como señala el Demandado, que la inclusión de dicha referencia equívoca es inexcusable tratándose de una Demandante que se hace representar por una firma competente de abogados, también lo es que se trata de un error que pudo haberse superado con una lectura integral y contextual del propio Experto.
Bajo esta premisa, el Experto toma nota de la corrección hecha por la Demandante a su propio yerro, así como de la eficaz refutación del Demandado a la imputación de que éste era titular del nombre de dominio , cuestión que por sí misma se juzga de nula importancia para la solución de la presente controversia. B. General
Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con el párrafo 1.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), el examen bajo el primer requisito de la Política implica llevar al cabo una comparación visual o fonética entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. La comparación se establece únicamente respecto de la cadena alfanumérica que configura el nombre de dominio en disputa, más no así con respecto a la forma en que dicho signo identificador se usa dentro del portal correspondiente.
Queda excluido del presente examen el sufijo correspondiente al código de país para Guatemala “.gt” al tratarse de un código territorial genérico aplicable a todos los nombres de dominio guatemaltecos.
Ahora bien, al confrontar la marca ALAMO de la Demandante con la denominación “alamo” incluida en el nombre de dominio en disputa, salta a la vista que ambos signos tienen idéntica composición y apariencia, salvo por el tamaño de sus caracteres, factor que no es atendible para los fines que nos ocupan pues las letras mayúsculas no son técnicamente admisibles en los nombres de dominio.
La identidad se confirma al pronunciar fonéticamente los signos identificadores en conflicto, pues no es posible distinguir auditivamente un término del otro.
En consecuencia, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ALAMO de la Demandante.
De esta manera se tiene por superado el umbral previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política. D. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
La Demandante afirma por un lado no haber licenciado el uso de su marca al Demandado. Alega asimismo la Demandante que la vinculación del nombre de dominio en disputa a un sitio Web que contiene enlaces patrocinados relativos tanto a los servicios de alquiler de vehículos que presta la Demandante como a tópicos no relacionados con dichos servicios, no da lugar a derechos o intereses legítimos del Demandado al tenor de la Política.
En su defensa, el Demandado aduce poseer derechos o intereses legítimos derivados de la generalidad propia del término “alamo” que conforma el nombre de dominio en disputa. En este contexto, el Demandado alega que el registro del nombre de dominio en disputa tuvo como fin establecer un sitio Web informativo sobre el árbol conocido como álamo, pero que no ha podido concretarse. Para corroborar su dicho, el Demandado ofrece una serie de fotografías y un texto relativos al árbol del género populus.
A juzgar por el uso que se ha dado al nombre de dominio en disputa en el portal respectivo, al Experto no le resulta creíble la finalidad botánico-informativa que animó supuestamente al Demandado a registrar el nombre de dominio en disputa. Ver Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, Union de Cooperatives Agricoles v. Collector Consulting FZ,Caso OMPI No. D2013-1322 (la justificación del demandado consistente en que el sitio Web asociado al nombre de dominio tenía como propósito promover la champaña producida por el demandante bajo la marca NICOLAS FEUILLATTE resulta inverosímil a la luz del contenido del portal del demandado).
Esto se debe a que, en primer lugar, el nombre de dominio en disputa ha estado siempre a la venta en el sitio Web respectivo, lo que denota la finalidad lucrativa del Demandado. En segundo lugar, el portal del Demandado ha incluido en diversos momentos, si no es que siempre, enlaces alusivos a la Demandante y a competidores de este. Ver Vanguard Trademark Holdings USA, LLC v. True Energy Ventures, LLC,Caso OMPI No. DCO2011-0040 (el demandado ha usado el nombre de dominio para desviar tráfico a su propio sitio Web que contiene enlaces a portales de competidores y no competidores del demandante, lo cual no da lugar a derechos o intereses legítimos en términos de la Política).
De acuerdo con la corriente de pensamiento predominante, para demostrar derechos o intereses legítimos conforme a la Política, no es suficiente aducir que el término base del nombre de dominio en cuestión es de uso corriente o tiene un significado preestablecido en el diccionario, sino que el uso de dicho nombre de dominio debe ser acorde con su acepción gramatical en el tiempo y la forma necesarios para no dejar duda en la mente del Experto de la finalidad y el propósito legítimos del demandado. Ver párrafo 2.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0 (bien pudiera un demandado tener derecho a un nombre de dominio que incorpore el término "apple" si es que lo usa en relación con un portal genuinamente dedicado a las manzanas pero no si el portal tiene por objeto vender computadoras o reproductores MP3 por ejemplo, u otro propósito inapropiado).
La excusa de que el Demandado no puede controlar totalmente los enlaces que se incluyen en el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa es inaceptable porque el Demandado no puede delegar a terceros su propia responsabilidad sin sufrir las consecuencias que ello conlleva.
En estas circunstancias, el Experto determina que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos al amparo de la Política.
Por tanto, el Experto estima satisfecho el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política. E. Registro y Uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política impone al Demandante la doble exigencia de acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe y se use de mala fe.
Por su parte, el párrafo 4(b) de la Política prevé a guisa de ejemplo las siguientes causas demostrativas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
Antes que nada, el Experto advierte que la marca ALAMO está registrada en los Estados Unidos de América desde 1978 y en Guatemala desde 1989, de donde resulta que la Demandante posee derechos de marca que anteceden por más de treinta años el registro del nombre de dominio en disputa.
En el mismo tenor, el Experto toma nota de que la marca ALAMO es usada alrededor del mundo por los licenciatarios de la Demandante que prestan el servicio de alquiler de vehículos con el que se identifica a dicha marca.
Derivado de su antigüedad y extensión geográfica, la marca ALAMO de la Demandante goza hoy en día de un amplio reconocimiento en el mercado global de servicios de renta de automóviles. De manera que a pesar de tratarse de una especie botánica y a la vez una indicación geográfica, el término ALAMO es identificado en el comercio internacional como la marca de servicios de la Demandante.
Por consiguiente, el Experto no tiene dificultad alguna en concluir que el Demandado pudo y debió haber sabido de los derechos de marca de la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Ello es suficiente para inferir que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe, sobre todo en vista de la conclusión del Experto bajo el apartado anterior.
La Demandante enfatiza que el Demandado tuvo la oportunidad exclusiva de registrar el nombre de dominio en disputa durante el periodo conocido como “sunrise” señalado por el Registrador, pero no lo hizo.
Al respecto, el Experto hace notar que la omisión de la Demandante para registrar el nombre de dominio en disputa durante el plazo preferente otorgado por el Registrador a titulares de nombres de dominio guatemaltecos preexistentes, no le impide a aquella iniciar una acción con base en la Política.
Por otra parte, el Experto coincide con la Demandante en que el hecho de que el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa contenga enlaces patrocinados a sitios de terceros acredita plenamente que el Demandado ha usado el nombre de dominio de mala fe en el sentido del párrafo 4(b)(iv) de la Política. Ver Owens Corning v. NA,Caso OMPI No. D2007-1143 el demandado debió haber previsto que al usar un servicio de parking, era probable que algunos enlaces relacionados con los productos y servicios que comercializa el demandante se iban a generar. Pero aún cuando los enlaces patrocinados se hubieran referido a negocios no relacionados con el demandante, ello no importaría. Lo que importa es que el demandado debió haber sabido que los usuarios de Internet interesados en obtener información acerca de los productos del demandante terminarían en un portal donde se anuncien productos y servicios distintos a los comercializados por el demandante).
En suma, el Experto considera que el Demandado registró y ha venido usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, con lo cual se surte la condición impuesta por el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 2 de diciembre de 2013
1 El contrato se contiene en el documento intitulado “términos y condiciones de servicio para nombres de dominio del nivel superior correspondiente al código de país correspondiente a Guatemala ccTLD “.gt”.
Full & Egal Universal Law Academy