La Demandante es Universidad del Valle de Guatemala con domicilio en Ciudad de Guatemala, Guatemala, representada por Morales, Redondo y Vargas, Guatemala.
El Demandado es Esaú Méndez Blanco / Mercado Real y Virtual Único con domicilio en Ciudad de Guatemala, Guatemala, representado por sí mismo. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El Registrador de los citados nombres de dominio es Universidad del Valle de Guatemala. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de octubre de 2014. El 1 de octubre de 2014 el Centro envió a Universidad del Valle de Guatemala ía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de octubre de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de noviembre de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 10 de noviembre de 2014.
El Centro nombró a Francisco Castillo-Chacón como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de noviembre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Experto, luego de leer la Demanda y los documentos aportados por la Demandante y el Demandado al responder la misma tiene por ciertos los siguientes hechos:
La Demandante acredita tener la titularidad de la marca REGISTRO DE DOMINIOS .GT en Guatemala (y diseño). Dicho registro fue concedido por el Registrador de la Propiedad Intelectual de Guatemala con fecha 29 de mayo de 2013, marca que fue registrada para amparar servicios de telecomunicaciones, en específico registro de nombres de dominio en Internet bajo el nivel superior del código de país Guatemala, “.gt”. Este registro de marca es posterior a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa que dan origen al presente procedimiento.
La Demandante es el administrador de los nombres de dominio del nivel superior correspondiente al código de país Guatemala.
La Demandante no tiene ninguna relación comercial con el Demandado, y esta, según lo afirmado por la Demandante nunca ha sido distribuidor, concesionario o revendedor de la Demandante. Sin embargo de las pruebas aportadas se desprende que la Demandada utiliza los servicios de la Demandante para registrar nombres de dominio.
El Demandado ha registrado una serie de nombres de dominio, entre los que se encuentran los nombres de dominio en disputa. Según afirma la Demandante existen un gran número de nombres de dominio registrados por el Demandado que incorporan marcas o nombres de terceras personas sin autorización de estas.
La fecha de registro de los nombres de dominio en disputa y es el 12 de octubre de 2007 y el 23 de abril de 2012, respectivamente. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Afirma la parte Demandante:
Que los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares a sus marca REGISTRO DE DOMINIOS .GT, protegida en Guatemala en clase 38.
Que el Demandado no tiene derechos o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa y .
Que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo usados de mala fe, por cuanto el Demandado los ha ofrecido en venta por encima de sus costos de registro, así como por el hecho que el Demandado ha registrado nombres de dominio que incorporan marcas o nombres de terceras personas sin autorización de estas.
Que el Demandado pretende crear confusión entre los usuarios de Internet y el público consumidor al aparentar que existe un vínculo entre la Demandante y el Demandado. B. Demandado
El Demandado asegura que el registro de los nombres de dominio en cuestión antecede la fecha de registro de la marca propiedad de la Demandante; que la Demandante es en todo caso quien ha creado la posibilidad de confusión entre los nombres de dominio en disputa y su marca registrada.
Argumenta que tiene un interés legítimo en los nombres de dominio en disputa por la actividad comercial que desarrolla. Afirma que administra al menos 1,400 nombres de dominio en nombre personal o para terceras personas, y que “[E]l 72% de los dominios para reventa son .com, .net,etc”.
Asegura que su oferta de venta por los sitios web en cuestión no evidencian mala fe de su parte por cuanto esta propuesta se hizo en respuesta a una solicitud que hiciera la Demandada, que el pretender usar dicha oferta para evidenciar mala fe por parte del Demandado demuestra en todo caso mala fe por parte de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Es un hecho que para que una Demanda prospere bajo la Política deben concurrir todos los elementos enumerados en el párrafo 4(a) de la Política. Es decir el Demandante debe demostrar:
i) Que los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos.
ii) Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o nombres dominio;
iii) Que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Los nombres de dominio en disputa incorporan parte de la marca registrada por la Demandante. Asimismo, la parte que incorporan es un elemento de uso común y por lo tanto de acuerdo a la legislación vigente en Guatemala y a lo señalado en el propio título de la marca registrada por la Demandante “[L]a protección registral no se extenderá a los elementos o términos de uso común o necesario del comercio”.
De todo lo anterior, resulta discutible que los nombres de dominio en disputa sean confusamente similares a la marca de la Demandante. En todo caso, dadas las conclusiones del Experto bajo el segundo y el tercer elemento, el Experto ha decidido no hacer una determinación final al respecto. B. Derechos o intereses legítimos
De las pruebas aportadas por las partes este Experto considera que ha quedado demostrado dentro del procedimiento que el Demandado se dedica a la compra y venta, administración y hosting de nombres de domino. Dichas actividades por si solas son actividades mercantiles perfectamente lícitas y válidas. Las mismas son ejercidas por infinidad de empresas alrededor del mundo, y no solo en este caso sino en todos, quienes se dedican a esa actividad encuentran particularmente beneficiosos utilizar palabras de uso común que describen la actividad a la que se dedican. Por consiguiente este Experto considera que la Demandante no ha logrado establecer la falta de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa y por ello concluye que la Demandante no ha cumplido con lo exigido por la Política a este respecto. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera que la Demandante no ha logrado demostrar que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y están siendo utilizados mala fe. Si bien es cierto algunas de las actividades realizadas por el Demandado son cuestionables, por cuanto no parece haber razón que justifique el registro de marcas o nombres ajenos como nombres de dominio, son los titulares de esas marcas quienes deben acudir a este Centro para recuperar sus nombres de dominio y no resultan relevantes en la Decisión del presente caso. Asimismo, el Experto también toma en consideración el hecho que por cuanto los nombres de dominio preceden (en el caso de uno de ellos por varios años) cualquier derecho que sobre la marca tiene la Demandante. De tal suerte, este Experto considera que tampoco concurre el tercer presupuesto establecido por la Política.
Este Experto informa a las partes que la presente Decisión es emitida sin perjuicio de lo que otras instancias competentes puedan determinar en el análisis de ciertos aspectos que parecerían superar el ámbito de aplicación de la Política1 . 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Francisco Castillo-Chacón
Experto Único
Fecha: 4 de diciembre 2014
1 En este sentido, y teniendo en cuenta la solicitud de “secuestro a la inversa” alegada por el Demandado, dada las circunstancias del caso, este Experto no considera que la Demanda haya sido presentada con fines abusivos por parte de la Demandante.
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