WIPO Arbitration and Mediation Center EXPERTENENTSCHEID Skoda Auto a.s. v. Sarafoudis Panagiotis/Interex Automobile GmbH Verfahren Nr. DLI2009-0001 1. Die Parteien
Die Gesuchstellerin ist Škoda Auto a.s. aus Mladá Boleslav, Tschechische Republik, vertreten durch Isler & Pedrazzini AG, Zürich, Schweiz.
Der Gesuchgegner ist Sarafoudis Panagiotis/Internex Automobile GmbH aus Esslingen, Deutschland. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Am 26. November 2009 ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) ein Gesuch in deutscher Sprache per E-Mail ein.
Die Domainvergabestelle SWITCH bestätigte am 27. November 2009, dass der Gesuchgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist.
Am 2. Dezember 2009 bat das Zentrum die Gesuchstellerin, ihr Gesuch gemäss dem Verfahrensreglement für Streitbeilegungsverfahren für .ch und .li Domainnamen („Verfahrensreglement”) einzureichen. Ein geändertes Gesuch ging am 8. Dezember 2009 per E-Mail und am 10. Dezember 2009 in Hartkopie beim Zentrum ein. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den Anforderungen des Verfahrensreglements, welches SWITCH am 1. März 2004 in Kraft gesetzt hat, entspricht, und das die Gebühren ordnungsgemäss bezahlt wurden.
In Übereinstimmung mit Paragraph 14 des Verfahrensreglements übermittelte das Zentrum am 16. Dezember 2009 die Beschwerdeschrift an den Gesuchsgegner.
Am 28. Januar 2010 schrieb das Center den Vertreter der Gesuchstellerin an und erklärte, dass sich Zweifel bezüglich der Streitbeilegungsverfahrensordnung, welche die Gesuchstellerin ihrem Gesuch auf Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens zu Grunde legte, stellten. Insbesondere erschien unklar, ob das Gesuch unter der Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), oder dem Verfahrensreglement gestellt wurde.
Nach Auffassung des Zentrums musste für eine ordnungsgemässe Gesuchstellung mit Bezug auf einen .li Domainnamen das Verfahrensreglement als Verfahrensgrundlage gewählt und auf dessen Voraussetzungen Bezug genommen werden. Aus diesem Grund und zur Vermeidung jeglicher Zweifel, forderte das Zentrum den Gesuchsteller auf, ein entsprechend abgeändertes Gesuch auf Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens bis zum 2. Februar 2010 einzureichen.
Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center schlussendlich am 29. Januar 2010 per E-Mail und am 4. Februar 2010 in Hartkopie ein.
In Übereinstimmung mit Paragraph 14 des Verfahrensreglements übermittelte das Zentrum am 4. Februar 2010 die Beschwerdeschrift an den Gesuchsgegner per E-Mail und per UPS Shipping. Nachdem der Gesuchsgegner innert Frist keine Gesuchserwiderung eingereicht hatte, wurde die Gesuchstellerin vom Center über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen. Am 1. März 2010 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 11. März 2010 Prof. Dr. Daniel Kraus als Experten. Der Experte hat geprüft und bestätigt, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist eine Gesellschaft, welche tschechischem Recht untersteht. Sie produziert Autos und ist für ihre Produkte weltweit bekannt. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin zahlreicher nationaler und internationaler Registrierungen für Wortmarken sowie Wort-/ Bildmarken, welche aus dem Wort „skoda“ bestehen oder dieses als prägendes Element enthalten. Diese Marken beanspruchen unter anderem Schutz für Autos und andere Waren und Dienstleistungen. Die Marke Skoda wird von der Gesuchstellerin intensiv genutzt. Die Gesuchstellerin ist auch Inhaberin und/oder Benutzungsberechtigte mehrerer Registrierungen von Domainnamen, welche den Second Level Domain „skoda” enthalten, wie z.B. , , .
Der Gesuchsgegner ist eine nach deutschem Recht organisierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Esslingen, Deutschland. Zweck des Unternehmens des Gesuchgegners ist der Handel mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen sowie verschiedene Dienstleistungen, welche in diesem Zusammenhang stehen.
Der streitgegenständliche Domainname wurde durch den Gesuchsgegner am 10. September 2006 registriert. 5. Parteivorbringen A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht geltend, dass der streitgegenständige Domainname gegenüber den Marken und dem Handelsnamen der Gesuchstellerin identisch bzw. hochgradig verwechselbar ähnlich ist. Somit stellt die Registrierung und/oder Verwendung des streitgegenständigen Domainnamens durch den Gesuchgegner rechtlich eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin dar. Schliesslich macht die Gesuchstellerin geltend, dass der Gesuchgegner keine eigenen Rechte oder berechtigten Interessen an dem Domainnamen hat und dass die Registrierung und der Gebrauch des Domainnamens bösgläubig sind. Sie beantragt deshalb, den Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu übertragen. B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat durch seinen Vertreter per Brief vom 24. September 2008 und 5. Dezember 2008 den Vertreter der Gesuchstellerin informiert, dass eine Übertragung nur im Rahmen einer Kostenerstattung gesprochen werden könne. Der Gesuchgegner hat aber keine Gesuchserwiderung eingereicht. Er hat daher das Vorbringen des Gesuches nicht bestritten und der Experte wird auf der Grundlage des Vorbringens des Gesuches entscheiden (Paragraph 23 (a) des Verfahrensreglements). 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches der Gesuchstellerin nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht. Gemäss Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. A. Bestand von Kennzeichenrechte
Die Gesuchstellerin hat dargelegt, dass sie Inhaberin mehrerer internationaler und nationaler Registrierungen für Wortmarken sowie Wort-/Bildmarken ist, welche aus dem Wort Skoda bestehen oder dieses als prägendes Element enthalten (Beilagen 4 - 11 der Gesuchstellerin).
Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis gemäss Paragraph 24 (d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht. B. Klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin ist die Inhaberin der internationalen und liechtensteinischen Marke SKODA. Der streitgegenständige Domainname lautet . Der streitgegenständige Domainname wurde am 10. September 2006 registriert. Er verweist auf eine Plattform, welche verschiedene Reklamen und Links zu Autohändlern von Konkurrenten oder Occasion-Händlern enthält.
Daher besteht kein Zweifel daran, dass der kennzeichnungskräftige Teil des Domainnamens mit der Wortmarke SKODA identisch ist und mit der kombinierten Wort-/Bildmarke SKODA verwechselbar ist.
Da die relevanten Bestimmungen des liechtensteinischen Rechts (Markenrecht sowie Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) und des schweizerischen Rechts identisch sind (vgl. für die Bestimmungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (SR 241) und das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, SR 232.11) und für die Bestimmungen des liechtensteinischen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (Nr. 240) sowie des liechtensteinischen Markenschutzgesetzes (Nr. 232.11)), wird der Experte die Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts beiziehen.
Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass die Bildung von Internetadressen nicht dem rechtsfreien Raum zuzuordnen ist. Vielmehr hat die Kennzeichnungsfunktion der Domainnamen zur Folge, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244). Ist ein Zeichen namens-, firmen-, oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (vgl. Cablecom GmbH v. Marco Furrer,WIPO Verfahren Nr. DCH2009-0033 und weitere Verweise).
Im vorliegenden Fall kommen Art. 13 Abs. 2 lit. b und e des liechtensteinischen Markenschutzgesetzes vom 12. Dezember 1996 („MSchG”) in Betracht. Demnach kann ein Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, welches aufgrund ihres älteren Markenrechts nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und die Marke auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder im geschäftlichen Verkehr zu brauchen.
Wie bereits vorgehend erwähnt, ist der kennzeichnungskräftige Teil des streitigen Domainnamens mit der Wortmarke der Gesuchstellerin identisch, und mit der kombinierten Wort-/Bildmarke verwechselbar. Die Website, auf welche der bestrittene Domainname verweist, ist eine sogenannte „Pay-per-click”-Plattform, die auf konkurrierende Autohändler verweist. Eine Verletzung des Kennzeichen SKODA ergibt sich also im folgenden Fall klar.
Das Gleiche gilt unter Betrachtung des liechtensteinischen Gesetzes vom 22. Oktober 1992 gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG”). Gemäss Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welche das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und damit wiederrechtlich. Unlauter handelt insbesondere, gemäss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Gemäss der Rechtsprechung unterstehen Domainnamen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Wettbewerbsrecht, nicht nur ergänzend bei nicht bestehendem Kennzeichenschutz sondern auch kumulativ zur Füllung von Schutzlücken des Kennzeichnungsrechts (Adeco S.A. v. Jobforum AG;WIPO Verfahren Nr. DLI 2006-0001,).
Es wurde bereits erläutert, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den unter der Marke SKODA angebotenen und den unter dem streitigen Domainnamen erhältlichen Produkten besteht. Sei es unter dem markenrechtlichen oder wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkt, so hat der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe vorgetragen und bewiesen. Hätte er solche Gründe gehabt, hätte er eine Gesuchserwiderung eingereicht. Das war aber nicht der Fall. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass der Gesuchsgegner beim Registrieren des Domainnamens einen Vorteil aus der Marke SKODA ziehen wollte, da er damit eine „Pay-per-click”-Seite einrichten konnte und die Website zum Verkauf angeboten hat. Somit liegt sowohl eine klare Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin, sowie eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Sinne von Paragraph 24 (c) und (d) des Verfahrensreglements vor.
Diese Rechtsverletzungen der Marke der Gesuchstellerin rechtfertigen die Übertragung des Domainnamens zur Gesuchstellerin. 7. Entscheidung
Aus den vorstehend genannten Gründen entscheidet der Experte, dass der Domainname gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Daniel Kraus
Sole Panelist
Datum: 25. März 2010
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