Die Gesuchstellerin 1 ist die Swiss Casinos Holding AG aus Appenzell, Schweiz. Die Gesuchstellerin 2 ist die Swiss Casinos Brands AG aus Rapperswil, Schweiz, beide vertreten durch Wenger & Vieli AG, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Marlen Hurter aus Kloten, Schweiz. 2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen und (nachfolgend die „Domain-Namen”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz. 3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 25. August 2011 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 26. August 2011 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson der strittigen Domainnamen ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht
Am 1. September 2011 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 21. September 2011.
Innerhalb der gesetzten Frist gab es keine Reaktion von Seiten der Gesuchsgegnerin.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 23. September 2011 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerinnen wurden mit demselben Schreiben vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen. Die Gesuchstellerinnen verlangten die Fortsetzung des Verfahrens mit Schreiben vom selben Tag.
Am 23. September 2011, zwei Tage nach Ablauf der ordnungsgemäss mitgeteilten Frist zur Einreichung einer Erwiderung auf das Gesuch, meldete sich die Gesuchsgegnerin erstmals zu Wort und führte aus, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht früher in der Lage gewesen sei, zu antworten. Auf Anfrage des Zentrums vom gleichen Morgen, ob die Gesuchsgegnerin einverstanden wäre, an einer telephonischen Schlichtungsverhandlung teilzunehmen, antwortete sie, dass sie sich „Ihre Schriftstücke übers Wochenende genauer ansehen möchte“ und “notieren, was ihr nicht gefalle“. Anschliessend sei sie zu einem Telephonat bereit. Mit Schreiben vom selben Morgen wiesen die Gesuchstellerinnen darauf hin, dass sie im Zeitraum zwischen April 2010 und März 2011 zahlreiche Versuche unternommen hätten, um mit der Gesuchsgegnerin zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen. Auf das letzte Schreiben habe die Gesuchsgegnerin mit Stillschweigen reagiert.
Am 11. Oktober 2011 informierte das Zentrum die Parteien, dass das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt wurde und dass das Zentrum Kamen Troller als Experten bestellt habe. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt. 4. Sachverhalt
Die strittigen Domainnamen und wurden am 3. April 2008 registriert.
Die Gesuchstellerinnen verwendendie Bezeichnung „Swiss Casino“ seit 1993 als Firmenbezeichnung in der Schweiz.
Die Gesuchstellerinnen besitzen diverse IR Markeneintragungen, die sowohl in der Schweiz, als auch Liechtenstein Schutz geniessen in Klassen 41, 35, 37, 41, 42 und 45 für Casino-Dienstleistungen und damit in Verbindung stehende Dienstleistungen:
- IR Nr. 919117 SWISS CASINOS, (Schutz ab 22.01.2007;
- IR Nr. 963920 SWISS CASINOS (fig.), Schutz ab 12.03.2008;
- IR Nr. 645160 SWISS CASINOS (fig.), Schutz ab 27.09.1995;.
- CH Nr. 551086 SWISS CASINOS, Schutz ab 02.03.2006 (durchgesetzte Marke);
- CH Nr. 569377 SWISS CASINOS (fig.), Schutz ab 12.03.2008.
Die er Gesuchstellerin 2 hat zahlreiche Domain-Namen eingetragen, welche die Bezeichnungen Swiss Casinos oder Swiss- Casinos enthalten:
(vom 12.05.2005), (vom 17.01.1997), (vom 08.03.2005), (seit 17.01.1997), (vom 18.04.1996), (vom 29.03.2000), (vom 17.01.1997), (vom 09.02.2009), , , und .
Mit Schreiben vom 8. Mai 2010 an die Gesuchstellerinnen wies die Gesuchsgegenerin ausdrücklich darauf hin, dass sie die cc. Endung „li“ absichtlich gewählt habe, um nicht mit den Bezeichnungen Swiss Casinos des Gesuchstellers verwechselt zu werden. Sie führte des weiteren aus, dass sie „in Kürze ein Projekt im Bereich Spielwebsite“ umsetzen werde. 5. Parteivorbringen A. Der Gesuchsteller
Die Gesuchstellerinnen führten unter anderem folgendes aus:
(a) Tatsächliches:
Die Swiss Casinos Holding AG sei am 15. Oktober 1993 in das Handelsregister eingetragen worden. Bis zu ihrer Umfirmierung im Jahre 2001 firmierte sie unter Swiss Casinos AG. Zur Swiss Casinos Gruppe gehören unter anderem auch die Swiss Casinos Brands AG, welche am 15. Oktober 1997 in das Handelsregister eingetragen wurde, sowie die Swiss Casinos Services AG und die Swiss Casinos Zürich AG.
Mit ihrer langjährigen Branchenerfahrung habe die Swiss Casinos Gruppe den Schweizer Glücksspiel- und Casinomarkt massgeblich geprägt und einen grossen Bekanntheitsgrad erreicht. In den insgesamt fünf Casinos der Gruppe sei im Jahre 2010 ein kumulierter Bruttospielertrag von CHF 159.8 Mio erzielt worden, wovon CHF 42.2 Mio auf SWISS CASINOS Pfäffikon-Zürichsee, CHF 13 Mio auf SWISS CASINOS Schaffhausen und CHF 41.2 Mio auf SWISS CASINOS St. Gallen entfielen. Bereits in den Jahren 2007 und 2008 hätten die kumulierten Bruttospielerträge CHF 176 Mio bzw. CHF 174.7 Mio betragen.
In Liechtenstein gebe es kein einziges Spielcasino, was darauf zurückzuführen sei, dass das seit 1949 bestehende Casino-Verbot erst mit Wirkung ab 2011 aufgehoben wurde. Bis heute sei noch keine Konzession erteilt worden. Somit besuchten und besuchen alle Liechtensteiner, die in einem Spielcasino spielen wollen, die Casinos des angrenzenden Auslands, einschliesslich die nahegelegenen Spielcasinos SWISS CASINOS Pfäffikon-Zürichsee und SWISS CASINOS St. Gallen. Auch würden sich alle natürlichen und juristischen Personen sowie Behörden in Liechtenstein, die sich mit der Thematik der Eröffnung, des Betriebs und/oder Zulassung von Spielcasinos in Liechtenstein befassen, zwingend am Schweizer Markt orientieren und kennten somit SWISS CASINOS. Aufgrund dieser Sachlage sei allen spielinteressierten Liechtensteinern SWISS CASINOS zweifelsohne als Marke und als internationaler Handelsname (Art. 8 PVUe) ein Begriff.
Die Gesuchsgegnerin sei in der Schweiz domiziliert und plane gemäss eigenen Angaben in ihrer Stellungnahme vom 8. Mai 2010 "ein Projekt im Bereich Spielwebsite". Sie habe sich demzufolge zweifelsohne über das Schweizer Angebot an Spielbetrieben informiert und kenne die Swiss Casinos Gruppe, die übrigens auf ihrer Website “www.“ (bzw. “www.“) gratis Internetspiele anbietee. Dies gäbe die Gesuchsgegnerin überdies selber zu, indem sie in ihrer erwähnten Stellungnahme bemerke, sie hätte bei der Registrierung der Domain-Namen bewusst die Endung für Liechtenstein gewählt, um nicht mit Swiss Casinos verwechselt zu werden.
(b) Jurisitisches:
Der (Liechtensteinische) OGH habe im Beschluss in Sachen (6 Cg 45/00-17) vom 8. Juni 2000 festgehalten, dass Internet-Domain-Namen, die einen Namen enthalten oder namensmässig anmuten, Namens- und Kennzeichenfunktion haben und unter den Schutz des Art. 43 PGR (der inhaltlich Art. 29 ZGB entspricht) fallen. Der OGH habe sich in seinem Beschluss an der (Schweizerischen) bundesgerichtlichen Rechtsprechung orientiert. Wie sodann im RE/MAX International, Inc. v.Andreas Kischka, WIPO Verfahren DCH2005-0009 in Sachen bestätigt worden sei, entsprechen auch die massgeblichen Bestimmungen des liechtensteinischen Markenrechts (insbes. Art. 3 lit. c, Art. 13 und Art. 53 Markenschutzgesetz) und Lauterkeitsrechts (insbes. Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 3 lit. d) und e) sowie Art. 9 UWG) den Schweizer Bestimmungen, weshalb der Experte sich ebenfalls an der Schweizer Praxis orientierte.
Die Gesuchstellerinnen besässen verschiedene Internationale Registrierungen SWISS CASINOS einschliesslich die IR Nr. 919117 für den Betrieb von Spielcasinos und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Spielcasinos. Die jüngeren Second Level Domains “swisscasino“ und “swiss-casino“ der Gesuchsgegnerin unterschieden sich von der Marke SWISS CASINOS einzig dadurch, dass der Buchstabe "s" am Ende des Begriffs "casino" weggelassen wurde. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen unterschieden sich phonetisch, schriftbildlich und sinngehaltlich derart unmerklich voneinander, dass an der Zeichenähnlichkeit kein Zweifel bestehe. Hinzu komme, dass sich das Zielpublikum nicht aus Germanisten zusammensetze und kaum jemand mit Sicherheit wisse, ob der Plural des Begriffs "Casino" oder aber "Casinos" heisse. Und schliesslich halte die UDRP-Rechtsprechung einheitlich fest, dass der Zusatz eines ccTLD nicht ausreiche, um sich von einem andernfalls gleichen oder ähnlichen Kennzeichen abzuheben (The Toro Company v. Toro User Club, WIPO Verfahren DCH2004-0014 ).
Die angefochtenen Domain Namen seien von der Gesuchsgegnerin am 3. April 2008 hinterlegt worden und seien somit jünger als die Schweizer Firmenregistrierungen, Markenregistrierungen und Domain-Namen-Registrierungen “.ch“ des Gesuchstellers. Auch seien sie zu einem Zeitpunkt hinterlegt worden, als die Swiss Casinos Gruppe die Bezeichnung Swiss Casinos bereits seit Jahrzehnten in der Schweiz intensiv benutzt habe. Mit der Registrierung und angekündigten Benutzungsaufnahme der streitgegenständlichen Domain-Namen verstösse die Gesuchsgegnerin in der Schweiz gegen Art. 2, Art. 3 lit. d und Art. 3 lit. e UWG, Art. 3 in Verbindung mit Art. 13 MSchG, Art. 951 in Verbindung mit Art. 956 OR sowie Art. 29 Abs. 2 ZGB. Bezüglich Zeichenähnlichkeit, der (vermeidbaren) Schaffung einer Verwechslungsgefahr, der Namensanmassung und Rufausbeutung werde auf die Ausführungen zur Rechtslage in Liechtenstein verwiesen, die auch für die Schweiz gelten.
Zwar seien die Domain-Namen der Gesuchsgegnerin noch nicht aktiviert worden, aber gemäss ihrem Schreiben vom 8. Mai 2010 “müsse mit deren Aktivierung jederzeit gerechnet werden“, erwähne doch die Gesuchsgegnerin darin "die in Kürze folgende Umsetzung eines Projektes im Bereich Spielwebsite".
Dass das Zielpublikum eine auf einer Website “www.“ oder “www.“ betriebenes online Casino oder eine Spielwebsite unweigerlich mit den Gesuchstellerinnen in Verbindung bringt würde, müsse nicht näher erläutert werden. Ferner wäre es für die Gesuchsgegnerin ein Leichtes gewesen, einen Second Level Domain zu verwenden, der zu keinen Assoziationen bzw. einer Verwechslungsgefahr mit den Gesuchstellerinnen und deren Kennzeichen geführt hätte. Es bestehe für die Gesuchsgegnerin keinerlei Anlass – es sei denn eine beabsichtigte Rufausbeutung - den Begriff "casino" mit "Swiss" zu kombinieren und erst noch in derselben Reihenfolge wie dies die Gesuchstellerinnen tun. B. Die Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegenerin hat keine materielle Stellungnahme zum Gesuch abgegeben. 6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt. A. Verletzung eines Kennzeichenrechts
Die Gesuchstellerinnen haben bewiesen, dass die Gesuchstellerin 2 seit über 10 Jahren Inhaberin mehrerer IR und Schweizer Marken SWISS CASINOS ist. Sie haben des weiteren bewiesen, dass sie die Bezeichnung SWISS CASINOS regelmässig benutzt und diese mindestens in den einschlägigen Kreisen (zu denen auch die Gesuchsgegnerin zu zählen ist) einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt.
Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Leitentscheid festgehalten, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244).
Ist ein Zeichen namen-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Gemäss unbestrittener Darstellung der Gesuchstellerinnen handelt es sich bei der Marke SWISS CASIONS um eine in der Schweiz und Liechtenstein bekannte Marke. Unbestritten ist weiter, dass die Gesuchstellerinnen unter dieser Bezeichnung auch Spielwebseiten betreiben, und die unter der Marke SWISS CASINOS beanspruchten Dienstleistungen und die vom Inhaber des streitgegenständlichen Domainnamens angebotenen Dienstleistungen gleichartig sind im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG. B. Verteidigungsgründe
Die Gesuchsgegnerin hat auf das Vorbringen von Verteidigungsgründen verzichtet. Es sind auch keine solchen aus den Akten ersichtlich. C. Rechtsverletzung rechtfertigt die Übertragung
Auf Grund dieser Aktenlage und in Übereinstimmung mit der einheitlichen Rechtsprechung der Domain-Namen Experten hat sich der Experte auf die Vorbringen der Gesuchstellerinnen verlassen, die diese übrigens mit ausführlichen Beweismitteln glaubhaft gemacht haben. Die juristischen Schlussfolgerungen der Gesuchstellerinnen entsprechen angesichts der klaren Sachlage der üblichen juristischen Logik und schweizerischen Rechtsprechung.
Aufgrund der von den Gesuchstellerinnen erhobenen Rechtsbegehren, und in Anbetracht der Rechtsverletzung durch die Gesuchsgegnerin rechtfertigt sich die Übertragung des Domain-Namens auf die Gesuchstellerin 2. 7. Entscheidung
Die Domain Namen und sind gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchsstellerin 2, entsprechend ihrem Gesuch, zu übertragen.
Dr. Kamen Troller
Experte
Datum: 24. Oktober 2011
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