Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Cemex Trademarks Worldwide Ltd. v. Ennis Ibarra Flores
Caso No. DMX2004-0005
1. Las Partes
La Promovente es CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE LTD., de Br�gg bei Biel, Suiza, representada por el Licenciado Jos� Juan M�ndez C., de M�xico D.F., M�xico.
El Titular es Ennis Ibarra Flores, deTijuana, Baja California, M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud de resoluci�n de controversia relativa a nombres de dominio (o�“Demanda”) tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NETWORK INFORMATION CENTER-MEXICO (“NIC-M�xico”), Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM, de Monterrey, Nuevo Le�n, M�xico.
3. Iter Procedimental
La Demanda conforme la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) (la “Pol�tica”), el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en “.MX” (el�“Reglamento”) y el Reglamento Adicional del Centro OMPI de Arbitraje y Mediaci�n (el “Centro”), se present� ante el Centro el 31�de�agosto�de�2004 por email, y el 2�de�septiembre�de�2004 en formato papel. El 1� de septiembre de�2004 el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El mismo d�a el registrador NIC-M�xico envi� al Centro, v�a correo electr�nico, la confirmaci�n de que Ennis Ibarra Flores figura como titular, as� como tambi�n en calidad de contacto administrativo y t�cnico. El Centro verific� que la Demanda, junto con una explicaci�n de la Promovente relativa a la comunicaci�n relativa al Art�culo 3(b)(xi) del Reglamento cumpl�a los requisitos formales. El 7�de�septiembre�de�2004, el Centro notific� formalmente al Titular la Demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. La fecha l�mite para contestar a la Demanda se fij� para el 27�de�septiembre�de�2004. El paquete conteniendo la demanda y anexos no pudo ser entregado al Titular por ser incorrecta la direcci�n. Consta en el expediente que el 7�de�septiembre�de�2004 el Titular recibi� la versi�n electr�nica de la demanda en la direcci�n de correo electr�nico ennis@. Dado que el Titular no contest� a la Demanda dentro del plazo se�alado, el 28�de�septiembre de�2004 el Centro le notific� la ausencia de contestaci�n a la demanda y la falta de personaci�n en el procedimiento. El Experto considera que el Centro ha actuado con diligencia para notificar la Demanda al Titular.
Habiendo recibido la correspondiente Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, el 5 de�octubre�de�2004 el Centro nombr� a Roberto�A.�Bianchi como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos. La decisi�n del Experto debe enviarse al Centro antes del 21�de�octubre�de�2004.
El 12�de�octubre�de�2004, de acuerdo al Art�culo 17 del Reglamento, el Experto �nico declar� el cierre del procedimiento mediante la orden de procedimiento N� 1, que fue comunicada a las Partes el mismo d�a.
Conforme el Art�culo�13(a) del Reglamento el idioma del procedimiento es el espa�ol.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente, CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE, LTD. (“CEMEX”), acredit� que por transmisiones que le hizo la anterior titular, CEMEX, S.A. DE C.V., debidamente inscritas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI), es titular de los siguientes registros marcarios en M�xico:
- CONSTRURAMA N� Registro: 707.584 , N� Expediente: 488.324. Clase�06. Cubre: materiales de construcci�n met�licos tales como andamiajes, cortinas, enrejados, ventanas, puertas, construcci�n transportables met�licas tales como soportes, columnas, paneles, recipientes met�licos tales como silos y dep�sitos para cemento y concreto. Fecha legal: 31 de mayo�de�2001. Fecha de Concesi�n: 26�de�julio�de�2001. Vigencia: 31 de mayo�de�2011.
- CONSTRURAMA N� Registro: 707.585, N� Expediente: 488.325. Clase�19. Protege: materiales de construcci�n no met�licos; tales como cemento, concreto, mortero, piedra, cal, yeso, grava, loseta, tabiques, ladrillo, tejas, mosaicos, tubos r�gidos, no met�licos para la construcci�n; asfalto, pez y bet�n; construcciones transportables no met�lica; tales como m�dulos, paneles, columnas precoladas y monumentos no met�licos. Fecha legal: 31 de mayo�de�2001. Fecha de Concesi�n: 26�de�julio de 200. Vigencia: 31 de mayo1�de�2011.
- CONSTRURAMA N� Registro: 707.586, N� Expediente: 488.326. Clase�37. Ampara toda clase de servicios por construcciones y reparaciones. Fecha legal: 31 de mayo�2001. Fecha de Concesi�n: 26�de�julio�de�2001. Vigencia: 31 de mayo�de�2011.
- CONSTRURAMA N� Registro: 707.587, N� Expediente: 488.327. Clase�39. Servicios protegidos: Servicios relativos al transporte, abastecimiento, distribuci�n, env�o y descarga por cualquier medio, de todo tipo de materiales para la construcci�n y en especial de concreto, cemento, clinker y materiales relacionados con los se�alados. Fecha legal: 31 de mayo de�2001. Fecha de Concesi�n: 26�de�julio�de�2001. Vigencia: 31 de mayo�de�2011.
- CONSTRURAMA N� Registro: 707.588, N� Expediente: 488.328. Clase�42. Servicios amparados: Servicios relativos a la comercializaci�n de productos en especial de todo tipo de materiales de construcci�n, adem�s, servicios relativos a la asesor�a en materia de la ingenier�a, arquitectura y construcci�n. Fecha legal: 31 de mayo de�2001. Fecha de Concesi�n: 26�de�julio�de�2001. Vigencia: 31 de mayo�de�2011.
- CONSTRURAMA (y dise�o), N� Registro: 713.667. N� Expediente: 491.226. Clase�06. Art�culos protegidos: Materiales de construcci�n met�licos tales como andamiajes, cortinas, enrejados, ventanas, puertas, construcci�n transportables met�licas tales como soportes, columnas, panales, recipientes met�licos tales como silos y dep�sitos para cemento y concreto. Fecha legal: 18 de junio de�2001. Fecha de Concesi�n: 30�de�agosto�de�2001. Vigencia: 18 de junio de�2011.
- CONSTRURAMA (y dise�o). N� Registro: 714.735, N� Expediente: 491.263. Clase�19. Art�culos: Materiales de construcci�n no met�licos; tales como cemento, concreto, mortero, piedra, cal, yeso, grava, loseta, tabiques, ladrillo, tejas, mosaicos, tubos r�gidos no met�licos para la construcci�n; asfalto, pez y bet�n; construcciones transportables no met�lica; tales como m�dulos, panales, columnas precoladas y monumentos no met�licos. Fecha legal: 18 de junio de�2001. Fecha de Concesi�n: 31�de�agosto�de�2001. Vigencia: 18 de junio�de�2011.
- CONSTRURAMA (y dise�o). N� Registro: 713.668, N�. Expediente: 491.264. Clase�37. Servicios: Toda clase de servicios por construcciones y reparaciones. Fecha legal: 18�de�junio�de�2001. Fecha de Concesi�n: 30�de�agosto�de�2001. Vigencia: 18 de junio�de�2011.
- CONSTRURAMA (y dise�o). N� Registro: 717.404, N� Expediente: 491.265. Clase�39. Servicios: Servicios relativos al transporte, abastecimiento, distribuci�n, env�o y descarga por cualquier medio, de todo tipo de materiales para la construcci�n y en especial de concreto, cemento, clinker y materiales relacionados con los se�alados. Fecha legal: 18 de junio�de�2001. Fecha de Concesi�n: 27�de�septiembre�de�2001. Vigencia: 18 de junio�de�2011.
- CONSTRURAMA (y dise�o). N� Registro: 717.405, N� Expediente: 491.266. Clase�42. Servicios: Servicios relativos a la comercializaci�n de productos en especial de todo tipo de materiales de construcci�n adem�s, servicios relativos a la asesor�a en materia de la construcci�n, ingenier�a, arquitectura, principalmente de cemento, concreto, clinker y materiales relacionados con los se�alados. Fecha legal: 18 de junio�de�2001. Fecha de Concesi�n: 27�de�septiembre�de�2001. Vigencia: 18 de junio�de�2011.
El nombre de dominio est� registrado con NIC-M�xico. El registro fue creado el 15�de�abril�de�2004 y, seg�n la respuesta de NIC-M�xico al Centro, figura a nombre de Ennis Ibarra Flores.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Resumidamente, la Promovente sostiene lo siguiente:
- El nombre de dominio en disputa es id�ntico en cuanto a su denominaci�n, gr�ficamente, fon�ticamente e ideol�gicamente a los registros de marca “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISE�O) de que la promovente es titular.
- El titular del nombre de dominio carece de derechos o intereses leg�timos respecto del mismo. Por el contrario la p�gina web bajo “www.” muestra que se hace un uso ileg�timo de las marcas mixtas CONSTRURAMA, sin autorizaci�n alguna de la promovente.
- El nombre de dominio ha sido registrado y se usa de mala fe. Al registrar el nombre de dominio con la denominaci�n de las marcas de CEMEX y emplear los dise�os de las marcas “CONSTRURAMA” (Y DISE�O), la titular en su portal web usa las marcas sin autorizaci�n alguna por parte del promovente, al igual que estar promoviendo actividades como son: “Cotizador de materiales, Chat con un asesor, Comparador de precios, Directorio de Proveedores de Servicios” que obviamente crean un vinculaci�n con los art�culos y servicios protegidos por las marcas propiedad de CEMEX, aprovech�ndose del prestigio y reputaci�n que identifican a la promovente a trav�s de las marcas “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISE�O).
- Se utiliza el nombre de dominio de manera intencionada, con la finalidad de enga�ar a los usuarios de Internet, haci�ndoles creer que existe un patrocinio, asociaci�n, o afiliaci�n de CEMEX respecto del dominio , en virtud que se emplean en el portal Web la denominaci�n y el dise�o de las marcas “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISE�O).
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones de la Promovente, y el Centro le notific� la falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo a la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) quien pida la cancelaci�n o transferencia de un registro de nombre de dominio en “.MX”, deber� probar ante el grupo de expertos:
(i) Que el nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
(ii) Que el titular no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
(iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Salvo por la adici�n de “.”, el nombre de dominio es id�ntico a las marcas CONSTRURAMA de la Promovente detalladas en la secci�n�4 supra. Por razones t�cnicas conocidas, la adici�n de un dominio gen�rico del nivel superior tal como “com” es una condici�n necesaria del registro, y carece de significaci�n para distinguir a un nombre de dominio de una marca. En el Caso OMPI N��D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZ, 7�de�noviembre�de�2000, dijo el panel actuante: “La adici�n del dominio del nivel superior gen�rico (gTLD) “.com” carece de importancia legal desde el punto de vista de comparar los nombres de dominio en disputa a [la marca del demandante] desde que se requiere que los registrantes de nombres de dominio usen un gTLD, “.com” es s�lo uno de esos varios gTLDs, y “.com” no sirve para identificar una empresa en particular como origen de bienes o servicios.” Similares razones valen para la adici�n de “”.
Las marcas CONSTRURAMA nominativas fueron solicitadas el 31�de�mayo�de�2001 y concedidas a CEMEX, S.A. DE C.V el 26�de�julio�de�2001. Las marcas CONSTRURAMA mixtas (con dise�o) se solicitaron el 18�de�junio�de�2001 y se concedieron entre el 30�de�agosto y el 27�de�septiembre�de�2001 a favor de CEMEX, S.A. DE C.V. El nombre de dominio fue registrado a nombre del Titular Ennis Ibarra Flores el 15�de�abril�de�2004, casi tres a�os despu�s que fueran concedidas las marcas. El Anexo 4�de�la Demanda acredita satisfactoriamente tanto la titularidad de las marcas, como sus transferencias leg�timas a la Promovente.
Por tanto, el Experto �nico considera que la Promovente ha probado conforme a la Pol�tica, Art�culo�1(a)(i), que el nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios registrada de la que la Promovente es titular.
B. Derechos o intereses leg�timos
La Promovente asevera que el Titular carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio.
La falta de contestaci�n a la Demanda priva al Panel de cualquier argumento favorable a la existencia de derechos o intereses leg�timos del Titular respecto del nombre de dominio. Quien esto suscribe ya dijo en el Caso OMPI N� DMX2001-0003, Kellogg Company v. Luis �lvarez, 13�de�septiembre�de�2001: “La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Par�grafo 1.c. de la Pol�tica pudieran servir como prueba de derechos o intereses leg�timos del registrante respecto del nombre de dominio. Para probar que el demandado carece de derechos o intereses leg�timos es evidente que un demandante usualmente poco podr� hacer m�s [que] negar derechos o intereses leg�timos, dado que de otro modo se [le] requerir�a la prueba de hechos negativos. Es el demandado quien al respecto est� en mejor situaci�n de producir prueba a su favor, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del Par�grafo 1.c. de la Pol�tica. Como el Demandado no ha efectuado presentaci�n alguna en este procedimiento, el Panel no puede sino inferir que su inacci�n contribuye a darle la raz�n a la Demandante.” Considero que el mismo razonamiento se aplica a este caso.
Por otra parte, el uso sin autorizaci�n alguna de la marca CONSTRURAMA por el Titular impide considerar que el mismo tenga derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. Ver sub-secci�n C infra.
En consecuencia, el Experto �nico considera probado que el Titular carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio (Pol�tica, Art�culo�1(a)(ii)).
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Es propio de la Pol�tica bajo “.MX” en su versi�n actual que, para evidenciar la mala fe, el promovente puede probar, o bien que el titular registr� con mala fe el nombre de dominio, o bien que lo usa de mala fe. Esto es, la prueba puede ser indistintamente del registro o del uso de mala fe.
En la p�gina 18�de�la demanda el Promovente alega que el Titular utiliza el nombre de dominio de manera intencionada - y no autorizada por el titular de las marcas - con la finalidad de enga�ar a los usuarios de Internet, haci�ndoles creer que existe un patrocinio, asociaci�n, afiliaci�n en el dominio por parte de CEMEX en virtud de que se emplean en el portal web las marcas “CONSTRURAMA” Y DISE�O de propiedad de CEMEX.
El Experto considera que asiste raz�n al Promovente, puesto que con el Anexo 6 “A” y “B” de la demanda prueba mediante diligencia realizada con intervenci�n del Corredor P�blico N� 50�de�M�xico D.F., Gerardo Francisco Saavedra Silva, de fecha 16�de�agosto�de�2004, que la pagina web del Titular, bajo el dominio exhibe textos junto con los que se utiliza servilmente la marca mencionada (con dise�o) provocando la confusi�n del p�blico consumidor.
Por ello, el Experto �nico considera probado el uso de mala fe del nombre de dominio (Pol�tica, Art�culo�1(a)(iii)).
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el Art�culo�1�de�la Pol�tica bajo “.MX” y los Art�culos�19 y 20 del Reglamento para la Pol�tica bajo “.MX”, el Experto �nico ordena que la titularidad del nombre de dominio sea transferida a la Promovente CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE LTD.
Roberto Bianchi
Experto �nico
Fecha: 18�de�octubre�de�2004
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