Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Vitro, S.A. de C.V., Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V. y Vitro Global, S.A. v. ICG [grupo2132]
Caso No. DMX2005-0006
1. Las Partes
Los Promoventes son Vitro, S.A. de C.V., Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V., ambos de Garza, García, Nuevo León, México, y Vitro Global, S.A., de Givisiez, Suiza, todos representados por Sánchez-DeVanny Eseverri, S.C. México.
El Titular es ICG [grupo2132], con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México (Network Information Center – Mexico).
3. Iter Procedimental
La solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de noviembre de 2005. El 8 de noviembre de 2005, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los Artículos 2.A y 4.C del Reglamento, el Centro notificó formalmente la solicitud al titular, dando comienzo al procedimiento el 10 de noviembre de 2005. De conformidad con el Artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó para el 30 de noviembre de 2005. El Titular no contestó a la solicitud. Por consiguiente, el 1 de diciembre de 2005 el Centro notificó al titular su falta de personación y ausencia de contestación a la solicitud.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (“Grupo” o “Panel”) el día 12 de diciembre de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 9 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Conforme al artículo 17 del Reglamento, con fecha 20 de diciembre de 2005 el Panel emitió una orden declarando el cierre del procedimiento, que el Centro notificó al día siguiente a las Partes.
De acuerdo con el Artículo 16 a) del Reglamento el idioma del presente procedimiento administrativo es el español.
4. Antecedentes de Hecho
Dado que las alegaciones de los Promoventes están respaldadas por concluyente prueba documental y no han sido negadas por el Titular, lo que sigue son hechos aceptados como verdaderos por el Panel:
Vitro fue fundada en 1909. Es uno de los mayores productores y distribuidores de productos de vidrio, y el más importante en Latinoamérica. Ha invertido millones de dólares en México, y promociona sus productos y servicios a nivel mundial. La marca VITRO para productos de vidrio ha adquirido un gran reconocimiento, y se ha convertido en notoriamente conocida en ese mercado.
Los productos de los Promoventes se venden en aproximadamente 70 países y territorios de América, Europa, Medio Oriente, Asia y África. En 2004, las ventas consolidadas de los Promoventes fueron de US$ 2.272 millones. La red global de ventas de los Promoventes incluye el Reino Unido, país donde se encuentra su socio Pilkington y donde supuestamente estaría localizado el Titular del nombre de dominio en disputa.
Los Promoventes lanzaron una cadena integrada por 150 concesionarios de 100 ciudades mejicanas para la distribución de vidrio arquitectónico y de construcción, denominada VITROMART, preparando este proyecto con años de anticipación, e informando ampliamente acerca el nuevo proyecto y concepto comercial. Incluyeron en esa promoción y publicidad a México y el Reino Unido. En este último país se han vendido productos de los Promoventes durante décadas.
Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V., uno de los Promoventes en este procedimiento, tiene registradas en México las siguientes marcas:
Registro
Marca
Clase
Productos y Servicios
Fecha Presentación
817534
VITROMART
37
Servicios de instalación de cristales de construcciones
01/10/2003
817535
VITROMART
19
Vidrio para construcción; vidrio para cristales
01/10/2003
817536
VITROMART
35
Servicios de comercialización de cristales para la construcción
02/10/2003
829589
VITROMART Y DISEÑO
35
Comercialización de cristales para la construcción
22/01/2004
829200
VITROMART Y DISEÑO
19
Vidrio de construcción; vidrio para cristales
22/01/2004
830708
VITROMART Y DISEÑO
37
Servicios de instalación de cristales de construcciones
22/01/2004
Los datos originales del Titular del nombre de dominio en disputa señalaban un domicilio en México. Tanto los datos originales –cuando la organización era Grupo Issa– como los actuales del contacto administrativo, técnico y de pago del nombre de dominio, indican a Ángel Rodríguez quien tiene domicilio en Monterrey, Nuevo León, México, en donde también se encuentra el domicilio principal de uno de los Promoventes.
Desde el 1 de Enero del 2000 hasta el 31 de Marzo del 2000, Ángel Ahmed Rodríguez Issa, contacto administrativo, técnico y de pago anterior y actual del nombre de dominio, fue empleado de Vitro Plano, S.A. de C.V., una subsidiaria de los Promoventes.
El Titular registró el nombre de dominio el 14 de enero de 2004. Hasta el día de hoy el Titular no ha desarrollado una página web, ni el nombre de dominio remite a una página web.
En forma independiente, el 21 de diciembre de 2005, el Panel intentó conectarse por medio de su navegador Internet Explorer con el sitio “www.” correspondiente al nombre de dominio en disputa. Como resultado de ese intento el navegador, bajo la URL , exhibió la siguiente leyenda de error de DNS:
“No se puede encontrar www..”
5. Alegaciones de las Partes
A. Promoventes
Los Promoventes sostienen lo siguiente:
El dominio es idéntico a la marca VITROMART. La marca VITRO es notoriamente conocida y famosa y goza de una excelente reputación en la industria del vidrio. La marca VITROMART al contar con el soporte de Vitro, canales de distribución, publicidad y promoción ha alcanzado un reconocimiento y una reputación equivalente a la de Vitro en muy poco tiempo. El nombre de dominio es similar en grado de confusión a Vitro.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio. No cuenta con registro de marca VITROMART ni con solicitudes en trámite relacionadas con el nombre de dominio en México o en el Reino Unido. No hay evidencias de que haya utilizado el nombre de dominio antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ni de que haya efectuado preparativos demostrables para su utilización con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios. El Titular no ha demostrado interés alguno en el dominio y mucho menos en usarlo. Únicamente lo esta reteniendo (ya que el mismo no resuelve a una página web o algún sitio en línea). Esa retención pasiva o “passive holding” es en detrimento de los derechos de la marca del Promovente. El Titular no está haciendo un uso justo del nombre de dominio, sino que sólo tiene la intención de confundir o inducir al error a los consumidores o empañar la reputación de las marcas del Promovente con el fin de obtener una ganancia comercial. El Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, ya que su nombre es ICG (titular anterior era Grupo Issa), ni se promociona o publicita con dicha denominación. Se está tratando de empañar el buen nombre del Promovente al hacer creer que no puede desarrollar una página web para el mercado asociado a México. La intención del Titular es desviar a los consumidores de manera equívoca. El Promovente no ha otorgado autorización alguna al Titular para utilizar Vitromart; no es distribuidor o titular de permiso alguno para utilizar las marcas VITRO o VITROMART.
Las marcas VITRO y VITROMART no son términos descriptivos ni de uso común. Son únicas, distintivas y originales. No es aceptable que el Titular haya elegido legítimamente el nombre de dominio a menos que tratara de crear o hacer suponer la existencia de una relación o asociación con la marca VITRO y VITROMART.
Los datos originales de la base de datos Whois de NIC México sobre el titular incluían la siguiente información: Organización: Grupo Issa (grupo 2132) Domicilio: León, Guanajuato, México. Contacto administrativo, técnico y de pago: Ángel Rodríguez Issa (issais). Domicilio: León, Guanajuato, México. Recientemente los datos de la organización y de los contactos fueron modificados señalando a la organización ICG con domicilio en Londres, Reino Unido. No obstante, conservan los mismos NIC ID o claves de organización y contacto. No se ha realizado una transferencia de titulares sino que se han modificado los datos del mismo. Se ha mantenido al mismo contacto administrativo, técnico y de pago Ángel Rodríguez Issa quien señala el siguiente correo electrónico: angel@. De acuerdo a la base de datos Whois de NETSOL.COM, el nombre de dominio , claramente relacionado con el Titular del dominio , señala como domicilio: Puerto Castilla #4385, Valle de las Brisas, Monterrey, N.L. 64780, México. Dicho domicilio coincide casualmente con el domicilio principal del Promovente. Es claro que el Titular tenía conocimiento de las marcas del Promovente, ya que Ángel Ahmed Rodríguez Issa, el contacto administrativo, técnico y de pago del nombre de dominio, fue empleado de Vitro Plano, S.A. de C.V., una subsidiaria del Promovente.
Estos hechos sugieren que el Titular ha tomado medidas para disimular su verdadera identidad, es decir su domicilio en México y el conocimiento que tenía del Promovente y sus proyectos. Además, el teléfono proporcionado en la base de datos Whois por el Titular no existe, no se han mencionado datos precisos sobre la denominación o entidad de negocios de la organización ICG y del domicilio de la misma, de manera que también ha proporcionado información imprecisa o falsa.
El Titular ha registrado el nombre de dominio de mala fe, lo que se demuestra por la falta de uso del nombre de dominio, el hecho de que los datos originales de la organización y contactos tuvieran un domicilio en México, que los datos actuales del contacto administrativo, técnico y de pago remiten a un domicilio en Monterrey, Nuevo León, México en donde se encuentran las oficinas centrales o principales de Vitro, y que el contacto actual y anterior fuera empleado de una subsidiaria del Promovente, aunado a que la marca VITRO y VITROMART son notoriamente conocidas y famosas en México, Reino Unido y en el extranjero.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de los Promoventes, y se le ha notificado su no-personación.
6. Debate y conclusiones
Para que un Panel de expertos ordene la transferencia o cancelación del registro de un nombre de dominio, es necesario que el promovente alegue y pruebe los siguientes extremos de la Política:
i. el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
ii. el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Los Promoventes han registrado o solicitado el registro de las marcas VITRO y VITROMART antes de enero de 2004, fecha en que se registró el nombre de dominio. La fecha legal de la marca VITROMART es el 1 de Octubre de 2003, y la correspondiente a la marca VITRO, de propiedad de Vitro Global, el 18 de Junio de 1986. Por una parte, el nombre de dominio contiene al comienzo la denominación “vitro”, y como terminación la palabra “mart”, que significa “mercado”. Es decir que utiliza literalmente la marca ajena, y le agrega una expresión genérica que significa el mercado de los productos Vitro. Por ello este panel opina que el nombre de dominio es confundiblemente similar a la marca VITRO sobre la que uno de los Promoventes tiene derechos. Por otra parte, es obvio que el nombre de dominio es idéntico a la marca VITROMART, sobre la que otro de los Promoventes tiene derechos.
Por lo tanto el Panel considera probado el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Los Promoventes alegan que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio o relacionados con este o con las marcas de los Promoventes, que no cuenta en México o en el Reino Unido con registros de marca o solicitudes en trámite en relación con el nombre de dominio, ni con la denominación Vitromart, que no hay evidencias de que el Titular haya utilizado el nombre de dominio antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ni de preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Los Promoventes declaran asimismo que no han otorgado al Titular autorización o permiso para utilizar las marcas VITRO o VITROMART, y que el Titular no es distribuidor de productos Vitro o Vitromart.
El hecho que el contacto administrativo sea un ex empleado de una subsidiaria de los Promoventes no le confiere a la organización titular derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio consistente en la marca del ex empleador del contacto, sin contar con autorización para el registro, y sin alegar ni probar uso honesto alguno (“fair use”) de dicha denominación. Ver Savino Del Bene Inc. v. Graziano Innocenti Gennari, Caso OMPI No. D2000-1133, donde el panel opinó que como regla, los ex empleados no tienen un derecho o interés legítimo para registrar a su propio nombre la marca de su ex empleador como nombre de dominio. Ver también Ruby’s Diner, Inc. v. Joseph W. Popow, Caso OMPI No. D2001-0868, donde se consideró que un empleado o un ex empleado no es un licenciatario y por lo tanto no tiene autorización para usar sin permiso la marca de una compañía o una variación confundiblemente similar de la misma, citando también los casos Arab Bank for Investment and Foreign Trade v. Sabah Mahmoud Akkou, Caso OMPI No. D2000-1399, y ESAT Digifone Limited v. Michael FitzgeraldTrading as TELCO-Resources, Caso OMPI No. D2000-0602.
Un promovente poco puede hacer más que alegar que el titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. De otro modo se le requeriría la prueba de hechos negativos. Es el titular quien está en mejor posición para alegar y probar que está comprendido en alguna de las circunstancias de la Política, Artículo 1.c. En este caso el Titular no ha efectuado presentación alguna en el procedimiento, por lo que su inacción confiere credibilidad a las bien fundadas alegaciones de los Promoventes. La falta de todo contenido en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa –ver sección 4 supra – es un elemento adicional para inferir que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Ver Kellogg Company v. Luis Álvarez, Caso OMPI No. DMX2001-0003.
El Panel concluye que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política requiere que el promovente pruebe que el nombre de dominio se registró de mala fe o, alternativamente, que se usa de mala fe.
El Sr. Rodríguez Issa fue empleado de una subsidiaria de los Promoventes, Vidrio Plano, S.A. de C.V. Por lo tanto, conocía o debía conocer perfectamente la marca y nombre comercial VITRO de los Promoventes. Por su conocimiento de los negocios de los Promoventes, muy probablemente también estaba al tanto de la existencia de cadena de distribución y marca VITROMART, al momento de registrar el nombre de dominio. No es concebible, además, que ese ex empleado ignorara que con su registro de dominio estaría bloqueando a su ex empleador el acceso al registro (en su propio país y bajo el dominio “.”) de la conocida marca VITROMART.
En opinión de este Panel el registro de la marca de su ex empleador por un ex empleado (a su propio nombre o al de otra persona real o supuesta) como nombre de dominio sin autorización de aquél, puede ser evidencia de mala fe. Registros desleales de este tipo han sido materia de casos como Irish Institute of Purchasing and Materials Management v. Association for Purchasing and Supply, Owen O’Neill, Caso OMPI No. D2001-0472, donde se determinó que el demandado eligió registrar un nombre de dominio que él debe haber sabido que era probable que causara confusión, citando a Tourplan (e-Resolution Case DeC AF-0096) y ESAT Digifone Limited v. Michael Fitzgerald Trading as Telco-Resources, Caso OMPI No. D2000-0602.
Que el ex empleado de la subsidiaria de los Promoventes no aparezca directamente como “organización” solicitante, sino como contacto administrativo, técnico y de pago no protege a la organización contra los efectos de un registro de dominio hecho con mala fe. Si la organización ICG no existe realmente, sería un nom de guerre del contacto o un mero artificio destinado a disimular un acto de mala fe. Si la entidad realmente existe, tampoco puede beneficiarse de un registro teñido de mala fe por la acción del contacto.
De acuerdo a las Políticas Generales de Nombres de Dominio, Políticas de NIC México que entraron en vigor el 1 de junio de 2004, “titulares del nombre de dominio” son el “contacto administrativo y contacto técnico del nombre de dominio”, mientras que “organización” es la “[p]ersona física o moral que solicite el registro de un nombre de dominio.” Conforme a esas mismas Políticas Generales, “contacto administrativo” es el “[r]epresentante de la organización y responsable del uso del nombre de dominio”. Al contacto administrativo también se lo caracteriza como “usuario del nombre de dominio”. Por otra parte, conforme al Artículo 1 del Reglamento, “titular” es el “[e]l titular de un nombre de dominio y contra quien se ha presentado una solicitud de cancelación del registro o transmisión de la titularidad de un nombre de dominio en .MX”. De esto se desprende que en las directrices que rigen los nombres de dominio .MX existe prácticamente identidad entre la organización que solicita el nombre de dominio y su representante, el contacto administrativo.
El Panel considera que es evidencia de mala fe proporcionar al momento del registro el nombre de una entidad inexistente o con una dirección inexistente, para intentar disimular que el verdadero mentor del registro del dominio, ex empleado de una subsidiaria de los Promoventes, vive o vivía en el mismo país y estado en que actúan los Promoventes, y donde sus marcas VITROMART y VITRO son muy conocidas. Proveer información falsa o engañosa en relación con el registro de un nombre de dominio es evidencia de mala fe. Ver Home Director, Inc. v. HomeDirector, Caso OMPI No. D2000-0111, (el uso de un nombre falso en relación con el registro de un nombre de dominio es evidencia de mala fe), Quixtar Investments, Inc. v. Scott A. Smithberger and QUIXTAR-IBO Caso OMPI No. D2000-0138 (la información falsa en la solicitud de registro constituye mala fe).
Los Promoventes probaron además que el Titular o el contacto Sr. Rodríguez Issa tomaron medidas para disimular su verdadera identidad, el domicilio del contacto en México y el hecho de que el contacto conocía a los Promoventes y sus proyectos. En particular, el teléfono proporcionado en la base de datos Whois para el Titular no existe, y se han omitido datos precisos sobre la denominación o entidad de negocios de la organización ICG y el domicilio de la misma. Según comprobó este experto consultando en línea el informe detallado del courier DHL, no se ha podido entregar a la organización ICG la documentación en papel que envió el Centro a la dirección de Londres indicada al registrarse el dominio. De tal manera es evidente que dicha organización o el contacto administrativo han proporcionado información de contacto imprecisa o falsa. Ver Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, donde se consideró un elemento indicativo de mala fe que el Demandado describiera el nombre de un negocio no registrado o entidad de negocios no identificada.
Por todo lo expuesto, el Panel considera que el nombre de dominio fue registrado de mala fe. No es necesario examinar la cuestión del uso del nombre de dominio.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 1 de la Política y los Artículos 19 y 20 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 26 de diciembre de 2005
Full & Egal Universal Law Academy