Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Soci�t� des Produits Nestl�, S.A. v. Heinz Windheim
Caso N��DMX2006-0007
1. Las Partes
El Promovente es Soci�t� des Produits Nestl�, S.A., Vevey, Suiza, representada por Baker & McKenzie Abogados, S.C., M�xico D.F. M�xico.
El Titular es Heinz Windheim, con domicilio en Bremen, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-M�xico.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2006. El 19 de junio y el 13 de julio de 2006, el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 19 de junio y el 13 de julio de 2006, NIC-M�xico remiti� al Centro por igual v�a, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En atenci�n a varias prevenciones formuladas por el Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente subsan� su Solicitud mediante promociones de fecha 21 y 29�de julio, y 2�de agosto de 2006.
El Centro verific� que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplieran los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los art�culos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7�de�agosto�de�2006. De conformidad con el p�rrafo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el 27 de agosto de 2006. El Titular no contest� a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notific� al Titular su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Solicitud el 1 de septiembre de 2006.
No siendo derecho del Promovente conforme al Reglamento el nominar al Panel Administrativo, el Centro desestim� la propuesta de aqu�l, nombrando a Reynaldo Urtiaga Escobar como Panelista �nico el d�a 15 de septiembre de 2006, previa recepci�n de su Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, seg�n lo dispuesto por el art�culo 8 del propio Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se act�a y la presente Decisi�n es el espa�ol, siendo este �ltimo el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en controversia.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa mundialmente conocida en el sector de productos alimenticios. Entre las marcas m�s reputadas que comercializa en el mercado global se encuentra NESCAF�, misma que ha permanecido registrada en M�xico desde 1960 en relaci�n con preparaciones a partir de caf� y otros productos amparados bajo diversas clases.
Para publicitar sus productos y difundir informaci�n corporativa, el Promovente mantiene un sinn�mero de portales de Internet, entre ellos , y m�s particularmente .
En virtud del uso extendido que el Promovente ha venido haciendo ininterrumpidamente de su marca NESCAF�, aunado a una constante y masiva promoci�n por medios impresos y electr�nicos, es inconcuso que la denominaci�n Nescaf� goza actualmente de un amplio nivel de reconocimiento y notoriedad entre el p�blico consumidor mexicano en general.
Por su parte, el Titular registr� el nombre de dominio objeto de la presente controversia el 11 de octubre de 2004.
El sitio localizado bajo el dominio ha estado desprovisto de contenido propio desde su fecha de creaci�n y en su lugar el nombre de dominio en litigio ha estado vinculado al portal “”, gestionado por un tercero.
Habi�ndose percatado del registro sin su consentimiento del nombre de dominio en disputa y considerar dicho acto en violaci�n a sus derechos exclusivos de marca sobre la denominaci�n reservada Nescaf�, con fecha 29 de marzo de 2006, el Promovente interpel� v�a correo electr�nico al Titular requiri�ndole abstenerse de seguir utilizando el nombre de dominio en litigio, as� como pedirle que en un plazo de diez d�as cediera voluntariamente este �ltimo en favor del Promovente.
Al no recibir respuesta alguna a su comunicaci�n, el Promovente present� la Solicitud que dio inicio al presente procedimiento administrativo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
i Analizando los signos en su conjunto, tal y como son usados y apreciados por el p�blico consumidor, existen semejanzas entre las marcas del Promovente y el nombre de dominio en contienda que posibilitan su confusi�n a nivel fon�tico y gramatical.
ii La confusi�n fon�tica se comprueba f�cilmente al pronunciar clara y objetivamente ambas denominaciones en conflicto, mientras que la confusi�n gr�fica se demuestra observando los signos por imposici�n ya que la marca NESCAF� se incluye �ntegramente en el nombre de dominio que nos ocupa.
iii El prefijo “m�s”, al denotar calidad y no conferir car�cter distintivo o diferenciable frente a la marca del Promovente, debe desestimarse en el an�lisis de confusi�n a realizarse por el Panel Administrativo, lo mismo que los sufijos .com y .mx, de conformidad con reiteradas resoluciones administrativas bajo la Pol�tica.
iv El Titular no tiene inter�s o derecho leg�timo sobre el nombre de dominio en controversia, al carecer de la autorizaci�n del Promovente para usar una denominaci�n que se confunda con su marca.
v El Titular no puede justificar inter�s o derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que este �ltimo no se encuentra en uso ni se ha tratado de utilizar.
vi Al mantener el nombre de dominio en disputa vinculado a un sitio cuyo objeto es pagar dinero al titular del nombre de dominio estacionado sobre la publicidad mostrada a visitantes del sitio “” que son autom�ticamente redireccionados al sitio “”, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer con �nimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web.
vii Existen casos resueltos por el Centro en los cuales los demandados ten�an contratado el sistema de parking en , en circunstancias similares al caso que nos ocupa.
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones del Promoverte oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1.a de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia o cancelaci�n de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:
i. El nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
ii. El titular no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe
Preliminar
Si bien m�ltiples grupos administrativos de expertos han reiterado que la falta de contestaci�n a una solicitud fundada en esta u otra Pol�tica an�loga no se traduce autom�ticamente en una decisi�n en favor del promovente (como se confirma en el p�rrafo 4.6 del informe titulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, de igual forma se ha tenido por ajustado a derecho el aceptar como v�lidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el promovente, siempre y cuando el panel administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N��D2000-0403 (considerando apropiado que el panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaci�n de la demanda); y tambi�n Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N��95095 (resolviendo que la omisi�n del demandado en contestar la demanda faculta al panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N��D2000-1415, el quid en este tipo de an�lisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusi�n en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusi�n en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaci�n con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del promovente para justificar la procedencia de una acci�n bajo la Pol�tica.
En el caso que nos ocupa, es innegable que el nombre de dominio captura en su integridad la marca NESCAFE del Promovente, lo que indefectiblemente redunda en la confusi�n entre ambos signos, ya que la presencia del prefijo “mas” (forma �tona de m�s) deviene intrascendente para los fines de un an�lisis de confusi�n bajo la Pol�tica. A mayor abundamiento, en la forma de “m�s” en que parece haber pretendido utilizarse pero que result� t�cnicamente imposible, siendo aqu�l un adverbio comparativo que por su propia naturaleza va unido a otro elemento, resulta de hecho ineficaz para desvirtuar la confusi�n que se presenta vis-�-vis la marca del Promovente.
En este sentido, es de explorado derecho bajo la Pol�tica UDRP (de la cual deriva la Pol�tica para .MX) que “cuando un nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca del demandante, debe considerarse que tal nombre de dominio es similar en grado de confusi�n a esa marca no obstante la adici�n de otras palabras”. V�ase Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI N��D2005-0250 (t�rmino gen�rico “products” acompa�ando la marca JAFRA del Demandante); Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., Caso OMPI N��D2002-0095 (“credit” sumado a la marca EXPERIAN); Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI N��D2001-0903 (“parts” junto a la marca OKIDATA); Britannia Building Society v. Britannia Fraud Prevention, Caso OMPI N��D2001-0505 (“buildingsociety” a continuaci�n de la marca BRITANNIA); y Chanel, Inc., v. Estco Technology Group, Caso OMPI N��D2000-0413 (“chanelstore” y “chanelfashion” fueron encontradas similares en grado de confusi�n a la notoriamente conocida marca CHANEL).
De igual forma, la jurisprudencia en la materia ha consistentemente establecido que la presencia en el nombre de dominio, de dominios de nivel superior gen�ricos como .com o relativos a c�digos de pa�ses como en la especie , al obedecer su existencia a razones t�cnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos jur�dicamente relevantes para desestimar la confusi�n entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad t�cnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en may�sculas o min�sculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un an�lisis de confusi�n bajo la Pol�tica. V�anse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N��D2000-0127 (resolviendo que causaba confusi�n con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo ); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N��D2000-0361 (considerando que era id�ntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Ben�tez Arteche, Caso OMPI N��DMX2004-0006 (encontrando id�ntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N��DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de al titular de la marca TOYOTA por haberse apropiado indebidamente de dicha marca ).
La determinaci�n de este Panelista en cuanto a la ocurrencia de confusi�n gramatical, fon�tica y conceptual comercial se robustece en atenci�n al extendido nivel de identificaci�n y reconocimiento de que goza la marca NESCAFE entre el p�blico consumidor, lo que incrementa la probabilidad de que los visitantes interesados en dirigirse a los sitios del Promovente, incluido el , sean referidos contra su intenci�n original al portal del Titular.
Por consiguiente, se tiene por actualizada la hip�tesis prevista en el art�culo 1.a.i de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
Con relaci�n a este elemento, el Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses leg�timos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda vez que no le ha sido conferida facultad o autorizaci�n alguna para usar una denominaci�n que pudiese confundirse con la marca del Promovente.
Por otro lado, del an�lisis de las constancias exhibidas por el Promovente, no se desprende que el Titular sea conocido con la denominaci�n , ni que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relaci�n con un ofrecimiento aut�ntico de productos o servicios, y menos a�n que haya hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca con �nimo de lucro.
En virtud de lo anterior, se tiene por demostrado prima facie por parte del Promovente, el segundo requisito de la Pol�tica, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI N��D2000-1467.
En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestaci�n a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular carece de derecho o inter�s leg�timo alguno en relaci�n con el nombre de dominio en disputa. V�anse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI N��D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestaci�n a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisi�n de su parte respecto a su carencia de inter�s leg�timo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o inter�s leg�timo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar alg�n derecho o inter�s leg�timo que estimase en su favor).
En suma, del an�lisis de los medios de prueba y argumentos legales presentados por el Promovente, no se advierte por el Experto en forma evidente que alguna de las defensas contenidas en el art�culo 1.c de la Pol�tica resulte aplicable, argumentable o demostrable por el Titular en el caso concreto.
Por ende se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el art�culo 1.a.ii de la Pol�tica.
C. Registro � utilizaci�n del nombre de dominio de mala fe
Antes que nada se advierte por este Experto que debido a la reputaci�n de la marca, consolidada por el Promovente desde hace m�s de 40 a�os en el mercado mexicano, resulta inconcebible que el Titular no hubiese conocido la marca NESCAFE al momento de registrar un dominio .MX orientado al p�blico de M�xico, m�xime si tal direcci�n de p�gina web contiene en su integridad una expresi�n que no tiene otro significado o funci�n mas que como marca del Promovente. La conclusi�n que antecede se corrobora por la imagen de una taza de caf� que aparec�a en el sitio del Titular, seg�n documental privada de fecha 20 de abril de 2006.
Ahora bien, el Promovente ha ofrecido elementos de prueba que al no ser objetados por el Titular, fueron valorados por el Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para tener por acreditado que el nombre de dominio ha permanecido estacionado desde la fecha de su registro y m�s particularmente desde hace alg�n tiempo en . Esta pr�ctica conocida como “parking” y que consiste en otorgar la gesti�n de un nombre de dominio a un tercero a fin de percibir de este �ltimo un porcentaje de los ingresos por anuncios publicitarios mostrados, se redireccione al visitante a otros sitios, o se ofrezca dicho nombre de dominio en venta, ha sido considerada (bajo ciertas condiciones), como lo hace notar el Promovente, constitutiva de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio. Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Macalve e-dominios S.A., Caso OMPI N��D2006-0451 (determin�ndose mala fe por apropiarse el Demandado de la marca mundialmente conocida TAMIFLU, estacionando el nombre de dominio en un sitio que ofrec�a hiperv�nculos a sitios de Internet de competidores del Demandante); Lockton Companies, Inc. v. chabbewalweb, Caso OMPI N��D2005-1330, (a�n suponiendo que no se haya beneficiado directamente del servicio de “parking”, el Demandado debi� haber sabido y deseado que habr�a hiperv�nculos a terceros que se ver�an beneficiados en �ltima instancia).
En la especie, al desprenderse de las probanzas que el dominio fue aparentemente puesto a la venta, presumiblemente a un precio especulativo, aunado a la falta de derecho o inter�s leg�timo aparente por parte del Titular, el conocimiento que �ste debi� haber tenido de la marca del Promovente y la falta de contestaci�n a la Solicitud, constituyen en su conjunto elementos de convicci�n bastantes a juicio de este Panelista para determinar la existencia de mala fe no solo en el registro del nombre de dominio, como ser�a suficiente bajo la Pol�tica, sino tambi�n en su utilizaci�n por casi dos a�os desde su fecha de registro, actualiz�ndose por tanto las causales previstas en el art�culo 1.b.i y .iv de la Pol�tica. En el mismo sentido ver MATTEL, INC. v. Carlos Hern�ndez, Caso OMPI N��DMX2005-0009, (habiendo el Titular elegido estacionar sus nombres de dominio en un sitio como donde se val�an y venden nombres de dominio, lleva al Panel a concluir que los cuatro nombres dominio incorporando marcas mundialmente conocidas fueron registrados con el fin de venderlos por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que est�n relacionados directamente con los nombres de dominio).
Por las consideraciones descritas se colige que la exigencia requerida en el art�culo�1.a.iii de la Pol�tica ha sido satisfecha en el caso concreto.
7. Decisi�n
En m�rito de todo lo expuesto y fundado, el Experto �nico concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acci�n planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1.g de la Pol�tica, as� como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nico
Fecha: 2 de octubre de 2006
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