Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vihaus / Vinetworks S.A. de C.V
Caso No. DMX2006-0009
1. Las Partes
El Promovente es S. Tous, S.L. con domicilio en Manresa, Espa�a, y est� representado por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., M�xico.
El Titular es Hostmaster Vihaus y el codemandado Vinetworks S.A. de C.V., ambos con domicilio en Guadalajara, Jalisco, M�xico, siendo representados por Juan Jos� Pujol Rojas. Para efectos de este procedimiento Hostmaster Vihaus y Vinetworks S.A de C.V. son referidos conjuntamente como “el Titular”.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio que constituye el objeto del presente litigio, se encuentra registrado con NIC-M�xico.
3. Historia Procesal
La Solicitud de Resoluci�n de Controversia (la “Solicitud”) se present� v�a electr�nica ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el�7�de�agosto�de�2006 y en forma impresa el�14�de�agosto�de�2006. El�11�de�agosto�de�2006, el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. NIC-M�xico por su parte, remiti� con fecha 12 de agosto�de�2006, al Centro v�a correo electr�nico, su respuesta indicando que el titular del nombre de dominio no correspond�a con aqu�l mencionado en la Solicitud. En respuesta a la prevenci�n formulada por el Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente present� una modificaci�n a la Solicitud el�4�de�septiembre�de�2006.
El Centro verific� que la Solicitud junto con sus modificaciones cumpl�an los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Pol�tica”), el Reglamento de la pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los art�culos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el�12�de�septiembre�de�2006. De conformidad con el art�culo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el�2�de�octubre�de�2006. El Titular present� v�a Internet su contestaci�n a la Solicitud el�2�de�octubre�de�2006. El Centro acus� recibo de dicha presentaci�n el�4�de�octubre�de�2006.
El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto �nico el d�a 10�de�noviembre�de�2006, recibiendo su Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 8�del�Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se act�a es el espa�ol, siendo este �ltimo el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en controversia.
Por �ltimo, con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 17 del Reglamento y habi�ndose cerciorado que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el Experto suscrito comunic� a las partes mediante comunicaci�n electr�nica de fecha 17�de�noviembre�de�2006, el cierre de la instrucci�n del procedimiento administrativo con efectos de citaci�n para el dictado de la presente Decisi�n.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa mundialmente conocida en la industria de la moda, la joyer�a y los accesorios de vestuario femenino que comercializa bajo su marca TOUS en m�s de 30 pa�ses. En M�xico el Promovente distribuye sus productos a trav�s de 32�tiendas establecidas en 15 entidades federativas, incluyendo Jalisco, lugar de residencia del Titular.
El Promovente tiene registrada la marca TOUS en un gran n�mero de pa�ses y por lo que a M�xico respecta es titular de varios registros marcarios en las clases internacionales 3, 9, 14, 18 y 25, siendo la fecha legal m�s remota el 10�de�diciembre�de�1998, seg�n lo acredita con las copias certificadas de dichos t�tulos de marca que comprenden productos tales como metales preciosos, joyer�a, bisuter�a y piedras preciosas, perfumer�a, gafas de sol, productos de cuero, ba�les y maletas, bolsos, paraguas, sombrillas, vestidos, calzados, pa�uelos para el cuello, fulares y cinturones, entre otros.
Asimismo, para promocionar sus productos y ofrecer informaci�n sobre su compa��a y la marca TOUS, el Promovente mantiene el portal de Internet identificado bajo el dominio , registrado el�4�de�agosto�de�1997.
El Titular por su parte se dedica a la prestaci�n de servicios de hospedaje y registro de dominios de Internet, habiendo registrado el nombre de dominio en controversia el�17�de�diciembre�de�2001.
Luego de ponerse en contacto con el Titular a efecto de solicitarle la transferencia del nombre de dominio en litigio como consecuencia de la alegada infracci�n al derecho de uso exclusivo de su marca TOUS, el Promovente decidi� presentar la Solicitud que dio inicio a este procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
i. De una comparaci�n gr�fica se desprende que el nombre de dominio en controversia es id�ntico a la marca registrada TOUS y al nombre de dominio global del Promovente;
ii. Desde su fecha de registro, el Titular no ha dado ning�n uso al nombre de dominio en disputa seg�n se comprueba con la herramienta inform�tica “Internet Archive Wayback Machine” que muestra los archivos hist�ricos de las p�ginas hospedadas en el dominio , infiri�ndose as� la ausencia de un uso leg�timo y leal de este �ltimo por parte del Titular;
iii. Como resultado de la investigaci�n a trav�s de los motores de b�squeda de Internet m�s populares se concluye que el Titular no es ni ha sido conocido como TOUS;
iv. Una b�squeda de antecedentes registrales en el sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no arroj� ning�n resultado del signo TOUS conferido en favor del Titular, lo que permite afirmar que este �ltimo no ha adquirido derechos de marca bajo la denominaci�n TOUS;
v. De las comunicaciones v�a telef�nica y electr�nica entre el Promovente y el Titular se comprueba que el Titular ha registrado el nombre de dominio con el fin de vender su registro al Promovente por un valor cierto que supera los costos diversos documentados y que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio, configur�ndose as� la causal de mala fe en el registro del nombre de dominio prevista en el art�culo 1.b) de la Pol�tica;
vi. Por si lo anterior no fuera suficiente y en consonancia con m�ltiples Decisiones bajo la Pol�tica UDRP, la falta de uso del nombre de dominio en conflicto por parte del Promovente constituye en el presente caso evidencia de mala fe en el uso de dicho identificador.
B. Titular
Las alegaciones que a manera de defensa el Titular vierte en su Contestaci�n a la Solicitud son las siguientes:
i. El registro del dominio en conflicto se realiz� a instancia de uno de sus clientes, sin haber recibido a�n la contraprestaci�n debida por dicho servicio;
ii. Ante el incumplimiento de su cliente, la �nica intenci�n del Titular es recuperar los gastos administrativos, de registro y mantenimiento de generados hasta la fecha;
iii. La intenci�n a que se hace referencia no puede ser considerada de mala fe, ya que el nombre de dominio en controversia se verific� a solicitud de un tercero, no siendo responsabilidad del Titular conocer a priori los registros de marca existentes para registrar un dominio.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1(a) de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia o cancelaci�n de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:
i. El nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-1415, el quid en este tipo de an�lisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusi�n en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusi�n en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaci�n con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente para justificar la procedencia de una acci�n bajo la Pol�tica. De lo anterior se desprende que, contrario a lo pretendido por el Promovente, resulta irrelevante la identidad o confusi�n del nombre de dominio en litigio vis-�-vis su propio nombre de dominio, en este caso .
Ahora bien, del cotejo a simple vista de los signos en pugna se advierte inmediatamente que el nombre de dominio es id�ntico gramaticalmente a la marca “TOUS”, conclusi�n que indefectiblemente trae aparejada la posibilidad de confusi�n a nivel fon�tico y conceptual comercial.
La presencia de sufijos (sean dominios de nivel superior gen�ricos como o relativos a c�digos de pa�ses como ) no es �bice a la conclusi�n que antecede, ya que como lo han reiterado sistem�ticamente los precedentes bajo la Pol�tica UDRP y la Pol�tica .MX, al obedecer su existencia a razones t�cnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos relevantes jur�dicamente para desestimar la confusi�n entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad t�cnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en may�sculas o min�sculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un an�lisis de confusi�n bajo la Pol�tica. V�anse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que causaba confusi�n con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo ; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que era id�ntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Ben�tez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando id�ntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente, se tiene por cumplida la hip�tesis prevista en el art�culo 1(a)(i) de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
El Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses leg�timos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia derivado de la inexistencia de registros marcarios en M�xico concedidos a su favor. Esta afirmaci�n desde luego presupone la falta de otorgamiento de licencias o autorizaciones respecto de la marca del Promovente en beneficio del Titular.
Adem�s, el Promovente asegura que el Titular no es conocido com�nmente bajo la denominaci�n TOUS, exhibiendo al efecto diversas documentales privadas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y se tienen aqu� por valoradas en el sentido de conferirles valor probatorio suficiente para acreditar presuntivamente tal circunstancia.
En virtud de lo anterior, el suscrito Experto estima demostrado prima facie por parte del Promovente, el segundo requisito de la Pol�tica, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467.
Por otro lado, del contenido del escrito de contestaci�n no se advierte ninguna circunstancia de la que pueda inferirse la existencia de derechos o intereses leg�timos reconocidos por la Pol�tica o la legislaci�n mexicana en favor del Titular respecto del nombre de dominio en litigio. De hecho cabe destacar que el propio Titular admite expresamente en su contestaci�n la legitimidad de los intereses del Promovente en relaci�n al dominio .
En suma, este Panelista concluye que en la especie no se surte en favor del Titular ninguna de las defensas previstas en el art�culo 1(c) de la Pol�tica.
Por ende, se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el art�culo 1(a)(ii) de la Pol�tica.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por una parte, el Promovente intenta acreditar la mala fe en el registro del nombre de dominio por parte del Titular con la transcripci�n de una supuesta conversaci�n entre los representantes de ambas partes que habr�a tenido lugar el�16�de�marzo�de�2006, mediante la cual el Titular habr�a hecho una serie de admisiones en cuanto a su conocimiento previo de la marca TOUS, su familiarizaci�n con la Pol�tica y la forma de burlar sus fines, as� como una petici�n al representante del Promovente para que este �ltimo gestionara a su favor una cantidad mayor a los costos estrictamente relacionados con el registro y renovaci�n del dominio por parte de NIC-M�xico. El Promovente asegura que la cantidad exigida por el Titular corresponde a $18.266,60 (dieciocho mil doscientos sesenta y seis pesos 60/100 pesos mexicanos), cifra que le fue comunicada por el Titular mediante un documento que el Promovente no exhibe junto con su Solicitud.
Al respecto, en ejercicio de la facultad discrecional en materia de admisi�n y valoraci�n de pruebas que el art�culo 12.D del Reglamento de la Pol�tica otorga al Panel Administrativo, se estima a la transcripci�n (sesgada) de la conversaci�n de m�rito, incapaz de producir los efectos de confesi�n extrajudicial que pretende atribuirles el Promovente, al haber sido unilateralmente producida por su oferente y no estar vinculada con alg�n otro medio de prueba que permita corroborar su integridad y autenticidad, as� como la identidad de las partes, o mejor a�n la ratificaci�n expresa o t�cita del Titular en el curso de este procedimiento. V�ase TV Azteca, S.A. de C.V. v. Eduardo Mart�nez Trigueros, Caso OMPI No. DTV2005-0003 (desestimando registros de audio de conversaci�n telef�nica aportados por el Promovente al no estar corroborada o ratificada la autenticidad de su contenido ni la identidad de los participantes).
Empero, del estudio integral de las constancias que integran el expediente administrativo se tienen por acreditados, inferidos o no desvirtuados los siguientes hechos:
i. El nombre de dominio ha permanecido inactivo desde su registro a la fecha;
ii. El Titular ha puesto a la venta para cualquier interesado el nombre de dominio en conflicto;
Por otra parte, al Experto le resulta inveros�mil la justificaci�n del Titular para haber registrado el nombre de dominio por cuenta de un tercero sin recibir la contraprestaci�n debida por su “servicio” y no obstante tal incumplimiento seguir asumiendo los costos relativos a su renovaci�n. A�n cuando esta circunstancia hubiese sido demostrada fehacientemente, ello no le conferir�a al Titular derecho o inter�s leg�timo alguno sobre el nombre de dominio ni lo exonerar�a de haber registrado y usado el nombre de dominio por casi cinco a�os de mala fe, por las razones que se exponen a continuaci�n.
En efecto, contrario a la creencia del Titular, las Pol�ticas Generales de NIC-M�xico que se encuentran incorporadas por referencia al acuerdo de registro del nombre de dominio , impone en su art�culo II.b)vii la obligaci�n para el solicitante de asegurarse previamente que el nombre de dominio a registrar no invade derechos en favor de terceros.
En el mismo sentido, cabe destacar que la Pol�tica no le da derecho al Titular para recuperar del Promovente, los gastos generados con motivo del registro y uso de un nombre de dominio que invade los derechos al uso exclusivo de la marca del propio Promovente y que fue adem�s registrado sin derecho o inter�s leg�timo de por medio. El veh�culo id�neo para fundar tal pretensi�n ser�a un contrato de prestaci�n de servicios de registro y mantenimiento de nombre de dominio celebrado entre el Titular y el Promovente, en caso de que el nombre de dominio hubiera sido registrado por cuenta del Promovente, lo que no ocurri� aqu�. As�, de resultar cierto que el Titular actu� por instrucciones de un tercero, del cual no proporcion� siquiera datos de identificaci�n, contacto, o la copia del contrato de prestaci�n de servicios entre ellos, el derecho del Titular para repetir contra su cliente por falta de pago quedar�a intacto a pesar de una resoluci�n adversa en este procedimiento. En resumen, es inaceptable la conducta del Titular consistente en pretender obtener un “rescate a cambio de liberar la marca que ha mantenido” sin derecho por cerca de cinco a�os. Freddy Addu v. Frank Fushille, Caso OMPI No. D2004-0682.
Todo lo anterior lleva al suscrito Experto a concluir que el Titular registr� el nombre de dominio con el prop�sito fundamental de vend�rselo al Promovente por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que est�n relacionados con el nombre de dominio, actualiz�ndose as� la hip�tesis demostrativa de mala fe prevista en el art�culo 1.b)i de la Pol�tica. Sirven de sustento Blue Cross and Blue Shield Association and Trigon Insurance Company, Inc. d/b/a Trigon Blue Cross Blue Shield v. InterActive Communications, Inc., Caso OMPI No. D2000-0788 (sin importar la cuant�a, la mera solicitud de cualquier ganancia en exceso del costo de registro del nombre de dominio es suficiente por si misma para tener por acreditada la mala fe bajo la Pol�tica); y Hang Seng Bank Limited v. Websen Inc., Caso OMPI No. D2000-0651 (incluso la referencia a una “peque�a cuota” indeterminada puede representar un valor cierto que supera los costos documentados que directamente se relacionen con el nombre de dominio, motivando una determinaci�n de mala fe al amparo de la Pol�tica).
Por las consideraciones descritas se colige que la exigencia requerida en el art�culo 1(a)(iii) de la Pol�tica ha sido satisfecha en el caso concreto.
7. Decisi�n
En m�rito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su pretensi�n planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1.g) de la Pol�tica, as� como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nico
24 de noviembre�de�2006
Full & Egal Universal Law Academy