Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
G.D. Searle LLC v. Misocy Cazares Bursiaga [cytotec]
Caso N��DMX2007-0002
1. Las Partes
El Promovente es G.D. Searle LLC, con domicilio en Peapack, New Jersey, Estados Unidos de Am�rica, representada por Calder�n y de la Sierra y C�a., S.C., M�xico.
El Titular es Misocy Cazares Bursiaga [cytotec], con domicilio registrado en Chilpancingo, Distrito Federal, M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la Solicitud se encuentra registrado por NIC-M�xico.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el�“Centro”) el 31�de�marzo�de�2007. El 4�de�abril�de�2007 el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en litigio. El mismo d�a NIC-M�xico remiti� al Centro por correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto administrativo y t�cnico, proporcionando al efecto sus datos de localizaci�n. En respuesta a una prevenci�n del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente present� una modificaci�n a la Solicitud el 23�de�abril�de�2007. El Centro verific� que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la�“Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el�“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organizaci�n Mundial de la Propiedad Intelectual sobre soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el�“Reglamento�Adicional”).
De conformidad con el art�culo 4 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24�de�abril�de�2007. Con arreglo al art�culo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el 14�de�mayo�de�2007. El Titular no contest� a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notific� al Titular su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Solicitud el 16�de�mayo�de�2007.
El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 21�de�mayo�de�2007, previa recepci�n de su Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia en conformidad con el art�culo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 21�de�mayo�de�2007, el Centro recibi� un correo electr�nico por parte del Titular se�alando que estaba abierto a considerar una oferta econ�mica del Promovente a cambio de transferirle voluntariamente el nombre de dominio en cuesti�n. En�consecuencia, el Centro reenv�o la comunicaci�n en comento al Promovente inform�ndole que en caso de que deseara negociar la cesi�n voluntaria del nombre de dominio pod�a solicitar la suspensi�n temporal del procedimiento. El Promovente no solicit� tal suspensi�n.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa estadounidense que se dedica a la investigaci�n, desarrollo, manufactura y comercializaci�n de productos farmac�uticos. Desde hace m�s de veinte a�os el Promovente distribuye bajo la marca CYTOTEC tanto en M�xico como en otros pa�ses un medicamento destinado al tratamiento de �lceras gastrointestinales.
El Promovente es titular en M�xico desde 1984 del registro de marca N��302,949 sobre la denominaci�n CYTOTEC en las clases internacionales 01, 03 y 05 respecto de productos farmac�uticos, veterinarios e higi�nicos para uso m�dico, entre otros.
Desde hace unos a�os, el Promovente forma parte del grupo Pfizer, Inc., una de las empresas l�deres mundialmente en la industria farmac�utica que ahora se encarga de la comercializaci�n en M�xico y otros pa�ses del medicamento que ampara la marca CYTOTEC.
Para brindar informaci�n corporativa y respecto de los productos que ofrece en el mercado, el conglomerado al que pertenece el Promovente mantiene desde 1992 un sitio web bajo el nombre de dominio , entre muchos otros m�s.
Por su parte, el Titular registr� el 17�de�diciembre�de�2006 el nombre de dominio en litigio. El portal de Internet vinculado a este �ltimo asegura ser el sitio oficial en M�xico del f�rmaco CYTOTEC.
Al percatarse del registro y uso del nombre de dominio en controversia y sin estar documentado que haya mediado contacto previo entre las partes, el Promovente inici� el procedimiento administrativo al rubro identificado.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
(i) El nombre de dominio invade los derechos del Promovente al usar sin autorizaci�n una denominaci�n id�ntica a su marca registrada sobre cuyo uso tiene el derecho exclusivo, el cual se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales;
(ii) El Promovente tiene un mejor y previo derecho para ser el leg�timo titular del nombre de dominio en litigio como consecuencia de los m�s de veintid�s a�os que la marca ha permanecido registrada en favor del Promovente con antelaci�n al registro del nombre de dominio cuya transferencia se reclama;
(iii) El nombre de dominio en controversia incorpora completamente la marca del Promovente, causando confusi�n en el p�blico consumidor respecto del origen de ;
(iv) El Promovente no ha licenciado ni autorizado al Titular a usar su marca como nombre de dominio;
(v) El Titular no posee derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en cuesti�n ya que en el portal de Internet adscrito se observa una supuesta descripci�n de los efectos del producto CYTOTEC y posteriormente se muestran fotograf�as en las que aparece el medicamento que comercializa el Promovente al amparo de la marca CYTOTEC;
(vi) El uso de la marca CYTOTEC por parte del Titular para comercializar el propio medicamento del Promovente pero con una finalidad distinta a la que tiene dicho producto de ninguna manera puede considerarse un inter�s leg�timo sobre la denominaci�n CYTOTEC;
(vii) El Titular ten�a conocimiento de la fama y �xito de la marca CYTOTEC y fue precisamente para beneficiarse de tales atributos que registr� el nombre de dominio en disputa;
(viii) La mala fe del Titular en el uso del nombre de dominio en conflicto se hace evidente al ofrecer el medicamento CYTOTEC para la interrupci�n de embarazos de hasta nueve semanas, con lo que desinforma y enga�a al p�blico consumidor y lo que resulta m�s grave a�n, pone en riesgo la salud de mujeres embarazadas que pretendiesen seguir el “tratamiento” descrito por el Titular, toda vez que el propio CYTOTEC est� contraindicado para mujeres en estado de gravidez;
(ix) El Titular enga�a al p�blico consumidor haci�ndole creer que el medicamento identificado con la marca CYTOTEC tiene por finalidad interrumpir embarazos, lo cual es completamente falso;
(x) El Titular crea confusi�n en el consumidor al asociar el nombre de dominio en controversia con la marca del Promovente ya que hace suponer al p�blico que pertenece o tiene alguna relaci�n con el Promovente;
(xi) El hecho de que el Titular haya creado un sitio de Internet vinculado al nombre de dominio en disputa para comercializar un producto farmac�utico del Promovente con base en las contraindicaciones del mismo y sin contar con la autorizaci�n por parte de aqu�l, constituye una prueba fehaciente para acreditar la mala fe por parte del Titular.
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones del Promovente, dejando de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1(a) de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia o cancelaci�n de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Pol�tica se basa en la UDRP, este Experto considera pertinente tener en consideraci�n la jurisprudencia asentada en la UDRP respecto de la falta de contestaci�n a una demanda. En este orden de ideas, si bien m�ltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de contestaci�n a una demanda fundada en la Pol�tica UDRP no se traduce autom�ticamente en una Decisi�n en favor del Demandante (como se confirma en el p�rrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como v�lidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Demandante, siempre y cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N��D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaci�n de la demanda); y tambi�n Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N��95095 (resolviendo que la omisi�n del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Pol�tica no es determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusi�n entre los usuarios de Internet en la forma a que est�n expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (esto es, confusi�n en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaci�n con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N��D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por s� mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acci�n bajo la Pol�tica.
Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio se compone �nica y exclusivamente de la marca registrada CYTOTEC del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad gr�fica y fon�tica entre los signos en pugna, as� como su identidad conceptual en vista de que la marca en comento es una denominaci�n acu�ada ex profeso para identificar el medicamento comercializado por el Promovente.
La conclusi�n que antecede se mantiene intacta ante la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior gen�rico “.com” y del codigo de pais “.mx” ya que como lo han reiterado un sinn�mero de Expertos, al obedecer su existencia a razones t�cnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, no constituyen elementos relevantes jur�dicamente para desestimar la confusi�n entre una marca y un nombre de dominio.
En la misma tesitura, vista la imposibilidad t�cnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en may�sculas o min�sculas, una desigualdad de esa naturaleza entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un an�lisis de confusi�n con arreglo a la Pol�tica. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N��D2000-0127 (resolviendo que causaba confusi�n con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N��D2000-0361 (considerando que era id�ntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Ben�tez Arteche, Caso OMPI N��DMX2004-0006 (encontrando� id�ntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N��DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por surtida la hip�tesis prevista en el art�culo 1.a.i) de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
La posici�n del Promovente con relaci�n a este elemento puede resumirse en que el Titular carece de derechos o intereses leg�timos en el nombre de dominio en controversia toda vez que a este �ltimo no le ha sido otorgada licencia, facultad o autorizaci�n alguna para usar la marca del Promovente como nombre de dominio. Asimismo, el Promovente alega que el uso no autorizado que hace el Titular de la marca CYTOTEC, ofreciendo en venta el medicamento fabricado por el Promovente a mujeres embarazadas para las que dicho f�rmaco est� expresamente contraindicado, de ninguna manera puede conferir al Titular un inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio en disputa.
Lo anterior resulta suficiente para tener por demostrado prima facie el segundo requisito de la Pol�tica, revirti�ndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de las defensas contenidas en el art�culo 1.c de la Pol�tica. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI N��D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI N��D2000-1467.
Vista la falta de contestaci�n a la Solicitud, este Experto presume que el Titular no tiene derecho o inter�s leg�timo alguno en relaci�n con el nombre de dominio en disputa. V�anse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI N��D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestaci�n a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisi�n de su parte respecto a su carencia de inter�s leg�timo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o inter�s leg�timo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar alg�n derecho o inter�s leg�timo que estimase en su favor).
En el mismo sentido, de las pruebas ofrecidas por el Promovente y las circunstancias del caso, al Experto no le resulta evidente, argumentable o demostrable alguna de las hip�tesis absolutorias que de forma enunciativa contempla el art�culo 1.c) de la Pol�tica, en la especie: que el Titular sea conocido con la denominaci�n ; que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relaci�n con un ofrecimiento aut�ntico de productos o servicios; ni mucho menos que haya hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca con �nimo de lucro.
Esto es as� debido a que la voz CYTOTEC no tiene otra acepci�n sino como marca del Promovente, a que el uso del nombre de dominio en conflicto tiene fines lucrativos y por �ltimo a que la promoci�n del medicamento identificado con la marca del Promovente para fines distintos de los que fue autorizado por las autoridades de salud correspondientes no puede dar lugar a una conducta leg�tima ni a una oferta de productos de buena fe en el sentido del art�culo 1.c. inciso iii) de la Pol�tica. Ver Ares Trading S.A. v. Bill Edwards, Caso OMPI N��D2005-0189 (a prop�sito de los medicamentos ofrecidos al p�blico bajo las marcas SERONO, SAIZEN y SEROSTIM que eran anunciados por el Titular para fines recreativos y deportivos muy distintos a los serios tratamientos m�dicos para los que fueron aprobados por la agencia de salud estadounidense).
En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el art�culo 1.a.ii) de la Pol�tica.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Promovente ha demostrado que el Titular registr� el nombre de dominio luego de m�s de veintid�s a�os de vigencia ininterrumpida de la marca que dicho nombre de dominio incorpora. El Experto que suscribe destaca la finalidad �nica que tiene el vocablo CYTOTEC reservado por el Promovente.
En estas circunstancias, es incuestionable que el Titular sab�a de la existencia de la marca del Promovente y por lo mismo no pudo haber habido otra raz�n para registrar de mala fe el nombre de dominio en conflicto mas que para beneficiarse econ�micamente del reconocimiento y reputaci�n de que goza la marca CYTOTEC en los distintos pa�ses en que se usa en el comercio. Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Ashima Kapoor, Caso OMPI N��D2005-1351 (respecto del conocido f�rmaco identificado con la marca famosa VALIUM, resolviendo el Panel que la �nica conclusi�n a que pod�a llegarse con certeza era que el Titular hab�a registrado de mala fe los nombres de dominio en disputa para atraer visitantes a su portal para su beneficio econ�mico al propiciar la posibilidad de confusi�n entre los usuarios de Internet con la marca del Promovente).
Asimismo, salta a la vista del suscrito la inconsistencia de los datos de contacto provistos por el Titular, situaci�n que se tiene por comprobada al haber realizado el Experto en uso de sus facultades impl�citas para mejor proveer que previene en su favor el art�culo 12 del Reglamento, una b�squeda en un portal p�blico gratuito que contiene el mapa de la ciudad de M�xico, arrojando como resultado la falta de correspondencia entre la calle, colonia y el c�digo postal proporcionados por el Titular, lo que aunando a la inexistencia del n�mero telef�nico asentado permite determinar la falsedad de los datos de contacto que fueron proporcionados al Registrador. Esta circunstancia por s� misma ha sido considerada por otros Grupos Administrativos de Expertos como suficiente para resolver la mala fe en el registro del nombre de dominio. Ver Laboratorios Brovel, S.A. de C.V. v. Braco Internacional, S.A. de C.V., Caso OMPI N��D2004-0263.
Por otra parte, el Experto advierte que el portal vinculado al nombre de dominio en disputa se autoproclama “el sitio o p�gina oficial de Cytotec M�xico”, resultando claro que el Titular est� usando de mala fe el nombre de dominio en litigio para hacer creer err�neamente a usuarios de Internet que buscan informaci�n sobre el producto identificado con la marca del Promovente, que el Titular est� relacionado con este �ltimo o ha sido autorizado para usar la denominaci�n CYTOTEC y/o vender el medicamento identificado bajo ese nombre. Ver Lilly ICOS LLC v. Jay Kim, Caso OMPI N��D2004-0891 (determinando mala fe como consecuencia de la explotaci�n comercial que se hac�a dentro del portal vinculado al nombre de dominio en que se ofrec�an en venta medicamentos bajo la marca CIALIS del Promovente).
A mayor abundamiento, el Experto estima que el Titular ha usado de mala fe el nombre de dominio en cuesti�n puesto que lejos de mencionar en su portal el tipo de padecimientos para cuyo tratamiento fue concebido el medicamento amparado con la marca CYTOTEC, el Titular promueve dicho medicamento con fines de interrupci�n al embarazo, en contra de lo expresamente indicado por el propio fabricante y sin advertir el Titular sobre los riesgos a la salud que tal uso inapropiado conlleva. Ver N.V. Organon c. Johnatan Johnston, Caso OMPI N��D2001-1077 (El Titular registr� y us� de mala fe el nombre de dominio debido a que el portal adscrito asociaba el medicamento identificado bajo la marca DECA-DURABOLIN del Promovente con el f�sico-constructivismo, un uso expl�citamente se�alado como imprevisto y peligroso para la salud).
Las razones arriba apuntadas permiten concluir que el Titular registr� y ha venido usando el nombre de dominio en conflicto de manera intencionada con el fin de atraer a su sitio Web con �nimo de lucro usuarios de Internet para aprovecharse de la reputaci�n y reconocimiento asociados a la marca registrada CYTOTEC del Promovente, creando la posibilidad de que exista confusi�n con dicha marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n del sitio Web vinculado a y del medicamento ofrecido a trav�s de dicho portal, actualiz�ndose as� la causal demostrativa de mala fe tipificada en el articulo 1.b.iv) de la Pol�tica.
En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii) de la Pol�tica.
7. Decisi�n
En m�rito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acci�n y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1.g.ii) de la Pol�tica, as� como 19 y 20�de�su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nico
Fecha: 4�de�junio�de�2007
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