Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Best Western International Inc. v. Chafi Jacobo Borge /, Network Administration
Caso No. DMX2007-0003
1. Las Partes
La Promovente es Best Western International Inc., con domicilio en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Am�rica representada por Santamarina y Steta, M�xico.
El Titular es Chafi Jacobo Borge / , Network Administration, con domicilio en M�rida Zacatecas, Yucat�n, M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-M�xico.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2007. El 1 de mayo de 2007 el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 3 de mayo de 2007 NIC-M�xico envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”),y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los art�culo 4 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de mayo de 2007. De conformidad con el art�culo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el 29 de mayo de 2007. El Titular no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Titular su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Solicitud el 30 de mayo de 2007.
El Centro nombr� a Kiyoshi I. Tsuru como Experto el d�a 12 de junio de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es titular de las siguientes marcas registradas:
No. de registro
Marca
Clase
Fecha de Presentaci�n
Fecha de Concesi�n
Vigencia
252665
BEST WESTERN y dise�o
35
06 de marzo de 1980
16 de octubre de 1980
06 de marzo de 2010
516440
Best Western y dise�o
43
06 de abril de 1995.
07 de febrero de 1996
06 de abril de 2014.
592851
Best Western Getaway Escapes
42
22 de septiembre de 1998
18 de noviembre de 1998
22 de septiembre de 2008
677781
Best Western Fun Plan
42
21 de septiembre de 2000
31 de octubre de 2000
21 de septiembre de 2010
724132
Best Western y dise�o
42
28 de agosto de 2001
27 de noviembre de 2001
28 de agosto de 2011
941455
Best Western y dise�o
42
11 de abril de 2006
29 de junio de 2006
11 de abril de 2016
La Promovente tambi�n es titular de los siguientes nombres de dominio:
Best Western Alemania
Best Western Argentina
Best Western Australia
Best Western Austria
Best Western B�lgica
Best Western Bolivia
Best Western Brasil
Best Western Chile
Best Western Croacia
Best Western Dinamarca
Best Western Eslovaquia
Best Western Eslovenia
Best Western Espa�a
Best Western Europa
Best Western Finlandia
Best Western Francia
Best Western Gran Breta�a
Best Western Grecia
Best Western Holanda
Best Western Hungr�a
Best Western Irlanda
Best Western Italia
Best Western Macedonia
Best Western Noruega
Best Western Nueva Zelanda
Best Western Panam�
Best Western Paraguay
Best Western Polonia
Best Western Portugal
Best Western Rep�blica Checa
Best Western Serbia y Montenegro
Best Western Suecia
Best Western Suiza
Best Western Turqu�a
El nombre de dominio fue registrado el 17 de Agosto del 1998.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La Promovente argumenta lo siguiente:
La Promovente es una empresa reconocida como l�der en el campo hotelero con 61 a�os de presencia a nivel mundial.
Para determinar que el nombre de domino es id�ntico a las marcas de la Promovente, basta verlas de manera conjunta, es decir compar�ndolos uno con las otras:
BEST WESTERN BESTWESTERN.COM.MX
La marca de la Promovente se encuentra comprendida en su totalidad dentro del nombre de dominio del Titular.
La Promovente tiene marcas registradas en M�xico desde por lo menos el a�o 1980, como la marca BEST WESTERN y dise�o, registro No. 252665, es decir 18 a�os antes de que el Titular obtuviera el dominio .
Derechos o intereses leg�timos
La Promovente argumenta lo siguiente:
El Titular no posee derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio controvertido, toda vez que obtuvo este dominio aprovech�ndose de la relaci�n que ten�a con la Promovente, particularmente de la afiliaci�n que los un�a mediante contratos de fechas 29 de diciembre de 1990, 1 de enero de 1996 y 1 de enero de 2000; a sabiendas que en dichos contratos se prohib�a expresamente que el Titular utilizara el nombre Best Western o las marcas BEST WESTERN sin consentimiento de la Promovente y solamente podr�a usar dicho nombre y marcas de acuerdo a lo acordado en los contratos mencionados. En el contrato, Hotel Mar�a del Carmen se afili� a Best Western se�alando que el gerente administrativo del Hotel Maria del Carmen es precisamente Chafi Jacobo Borge, el titular del nombre dominio
En ning�n momento en dichos contratos la Promovente autoriz� u otorg� su consentimiento para que el Titular usase el nombre Best Western dentro de nombre de dominio alguno.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El nombre de dominio se obtuvo y se utiliza de mala fe, prueba de ello est�n los contratos de afiliaci�n que el Titular ten�a con la Promovente, as� como el hecho de que obtuvo el nombre de dominio en disputa, sin autorizaci�n de la Promovente y sin el conocimiento de dicha Promovente.
Una vez terminada la relaci�n de afiliaci�n entre ambas partes, el Titular se ha negado a devolverle el nombre de dominio en disputa a la Promovente, no obstante tener conocimiento de que no le corresponde la titularidad de dicho nombre de dominio y a pesar de m�ltiples acercamientos de la Promovente, el Titular se ha negado a transmitir la titularidad de dicho nombre de dominio.
El Titular demuestra la mala fe con la que ha actuado al solicitar una cantidad equivalente a USD $150,000.00. Este hecho demuestra que la finalidad del Titular es lucrar con el nombre de dominio en disputa, sabiendo que solamente le es �til a la Promovente.
La conducta del Titular demuestra que su intenci�n es la de impedir que la Promovente obtenga el nombre de dominio en disputa, que es id�ntico a las marcas que viene utilizando �sta en M�xico desde por lo menos el a�o 1980.
Una vez que el Hotel Maria Del Carmen termin� su contrato de afiliaci�n con la Promovente, el Titular se convirti� en su competidor directo, ya que no existe un lazo que los una y ambos son empresas destinadas principalmente al hospedaje temporal de hu�spedes en hoteles o moteles.
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestaci�n v�lido a la Solicitud en t�rminos del art�culo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI N� D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI N� D2000-0009).
De conformidad con la Pol�tica, la Promovente deber� acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (art�culo 1a)):
i. el nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii. el Titular no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Existe identidad entre el nombre de dominio y las diferentes marcas BEST WESTERN de la Promovente, pues tanto el primero como las segundas est�n compuestos de los mismos elementos, es decir, los t�rminos “best” “western” salvo por la adici�n en el primero del nombre de dominio de c�digo de pa�s (por sus siglas en ingl�s ccTLD) “.mx” al final del nombre de dominio del Titular, mismo que carece de significaci�n jur�dica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de las marcas BEST WESTERN, puesto que dicho ccTLD no cumple la funci�n de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisi�n S.A. c/ D. Javier Garc�a Quintas, Caso OMPI N� D2002-0537, ver tambi�n CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI N� D2000-0834, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI N� D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI N� D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI N� D2000-0035).
La presencia de dise�os en algunas de las marcas de la Promovente, los cuales de todas formas no pueden reproducirse en el nombre de dominio disputado, carece de significaci�n y consecuencias legales en el an�lisis de semejanza relacionado con este caso (ver, mutatis mutandis, Yurtici Kargo Servisi v. yavuz yavuzkaya2@, Caso OMPI N� D2002-0763, y Toyota Motor Sales USA v. Rafi Hamid dba ABC Automobile Buyer, Caso OMPI N� D2001-0032).
Por tanto, el primer requisito de la Pol�tica se ha cumplido.
B. Derechos o intereses leg�timos
De acuerdo con el art�culo 1.c) de la Pol�tica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en cuesti�n:
i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jur�dicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido com�nmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o de empa�ar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos en cuesti�n con �nimo de lucro.
De acuerdo con la Promovente, el Titular es el Gerente Administrativo de Hotel Maria Del Carmen, S.A. Esta afirmaci�n no se ha controvertido por el Titular. Adem�s, Hotel Maria Del Carmen, S.A. se encuentra listado en la base de datos WHOIS correspondiente al nombre de dominio disputado, bajo el rubro de “Organizaci�n”. Hotel Maria Del Carmen, S.A. era un sublicenciatario de la Promovente. El contrato de sublicencia celebrado entre las partes ya no se encuentra en vigor. A continuaci�n se narra brevemente lo acontecido respecto de la mencionada sublicencia:
El 29 de diciembre de 1990 Hotel Maria Del Carmen, S.A. celebr� el primer contrato de sublicencia con la Promovente con la finalidad de que esta �ltima autorizara a Hotel Maria Del Carmen, S.A., el uso de las marcas y otros derechos de propiedad intelectual de la Promovente. En el contrato referido, Hotel Mar�a Del Carmen, S.A. reconoci� que la Promovente era el Titular exclusivo de las marcas BEST WESTERN, y se oblig� a no usar dichas marcas en cualquier forma no autorizada, y a no infrigir el derecho sobre las mencionadas marcas. La vigencia del multicitado contrato expir� el 31 de diciembre de 1995.
El 1 de enero de 1996 Hotel Maria Del Carmen, S.A. y la Promovente celebraron un nuevo contrato de sublicencia. Hotel Maria Del Carmen, S.A. volvi� a reconocer que la Promovente es Titular de la totalidad de los derechos relativos a las marcas BEST WESTERN. Tambi�n exist�a un pacto de no usar de manera no autorizada, ni infringir las marcas BEST WESTERN. La vigencia de este contrato venci� el 31 de diciembre de 1999.
El 1 de enero de 2000 Hotel Maria Del Carmen, S.A. de nueva cuenta celebr� con la Promovente un contrato de sublicencia. Las obligaciones relativas a las marcas BEST WESTERN, referidas en p�rrafos anteriores, volvieron a ser contra�das por virtud de este contrato. La vigencia de este contrato expir� en el a�o 2005.
El 16 de noviembre de 2005 la Promovente notific� al Titular la terminaci�n del referido contrato de sublicencia, citando como causa de terminaci�n el incumplimiento de algunos requisitos se�alados en el mismo. No se han presentado pruebas que demuestren la existencia de licencia o sublicencia alguna entre Hotel Maria Del Carmen, S.A.y la Promovente, con posterioridad a esta fecha.
Por tanto, el Panel concluye que al no mediar licencia o autorizaci�n alguna de la Promovente, el Titular no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del dominio . Al respecto, resulta aplicable lo se�alado por el Experto que resolvi� Gesti�n de Electrodom�sticos, SA (Gestesa) v. Fastroson, SL, Caso OMPI N� D2005-0990:
[sic.] [L]a alegaci�n del Demandado sobre la existencia de un contrato de licencia que le autoriza a usar las marcas de la Demandante no puede ser tenida en cuenta a efectos de lo dispuesto en el p�rrafo 4 a) ii) de la Pol�tica. En virtud de este p�rrafo de la Pol�tica, la Demanda prosperar� si, entre otras condiciones, el Demandado “no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio”. Y n�tese bien que la Pol�tica utiliza el verbo “tener” en tiempo presente, de donde se deriva que es indiferente el hecho de que el Demandado haya podido tener en el pasado derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en disputa. Lo relevante a efectos del p�rrafo 4 a) ii) de la Pol�tica es que el Demandado carezca en el momento presente dichos derechos o intereses leg�timos.
Es cierto que el p�rrafo 4 c) i) de la Pol�tica dispone que el Demandado demostrar� sus derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio cuando pruebe que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Pero a la vista del p�rrafo 4 a) ii) de la Pol�tica hay que entender que si en el pasado el Demandado ha utilizado el nombre de dominio al amparo de un contrato de licencia, y dicho contrato ya no est� en vigor, no podr� el Demandado alegar como derechos o intereses leg�timos, la circunstancia de haber usado en el pasado el nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios. En suma, y como se afirma en la decisi�n del caso PPG Industries Ohio, Inc. v. MultiPro Limited, Thames Global Internet Services, Rejel Automotive Limited, Caso OMPI N� D2004-0950, un contrato de licencia s�lo puede ser relevante a efectos del p�rrafo 4 c) i) de la Pol�tica si todav�a est� en vigor. [En el mismo sentido la decisi�n del caso PepsiCo, Inc. v. QWO, Caso OMPI N� D2004-0865].
Este Experto concuerda con el Experto del caso citado supra, y determina que el Titular no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio.
El Titular no ha presentado argumentos o pruebas que permitan demostrar alguno de los supuestos se�alados en el art�culo 1.c) de la Pol�tica.
Por tanto, el segundo requisito de la Pol�tica ha sido cubierto.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El art�culo 1.b) de la Pol�tica se�ala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos refleje su denominaci�n en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa �ndole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la denominaci�n del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n del sitio Web o del sitio en l�nea o de un producto o servicio o bien jur�dicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en l�nea.
Cabe mencionar que esta Pol�tica, es decir la relativa a disputas originadas con motivo de dominios con terminaci�n .MX, se�ala que la mala fe puede encontrarse en el registro � uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del dominio para cumplir con el tercer requisito.
La Promovente ha presentado argumentos y pruebas tendientes a demostrar la mala fe del titular. Las afirmaciones y pruebas de la Promovente no han sido controvertidas por el Titular. El Titular ha solicitado US $150,000.00 por el nombre de dominio en disputa . Esta conducta encuadra dentro del art�culo 1 b) i) de la Pol�tica (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI N� D1999-0001; Educational Testing Service v. TOEFL, Caso OMPI N� D2000-0044; Jordan Grand Prix Ltd. v. Gerry Sweeney, Caso OMPI N� D2000-0233; y Capcom Co. Ltd. and Capcom U.S.A. Inc. v. Dan Walker trading as “Namesale”, Caso OMPI N� D2000-0200).
Por tanto, el tercer elemento de la Pol�tica ha sido cubierto.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 1.g.ii) de la Pol�tica, as� como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto �nico
Fecha: 26 de junio de 2007
Full & Egal Universal Law Academy