Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVOPolycom Inc. v. Rogelio Silva Rodr�guezCaso No. DMX2007-0004
1. Las Partes
El Promovente es Polycom Inc., con domicilio en Pleasanton, California, Estados Unidos de Am�rica, representado por Goodrich, Riquelme y Asociados, M�xico.
El Titular es Rogelio Silva Rodr�guez, representado por s� mismo y con domicilio en el Distrito Federal, M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio que se encuentra registrado por NIC-M�xico.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 18 de mayo de 2007. El 18 de mayo de 2007 el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico un requerimiento de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 21 de mayo de 2007 NIC-M�xico remiti� al Centro por correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto t�cnico y administrativo del nombre de dominio en litigio y validando a su vez los datos de contacto del Titular. El Centro verific� que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organizaci�n Mundial de la Propiedad Intelectual sobre soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el art�culo 4 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de mayo de 2007. Con fundamento en el art�culo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el 14 de junio de 2007. El escrito de contestaci�n a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 14 de junio de 2007.
El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el d�a 20 de junio de 2007, previa recepci�n de su Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa estadounidense que cotiza en NASDAQ, reconocida internacionalmente como l�der en la fabricaci�n y desarrollo de equipos, infraestructura y sistemas integrales de comunicaci�n a distancia por medio de tele y video conferencia.
Para identificar sus productos en el mercado mexicano, el Promovente tiene registrada en M�xico desde 1997 la marca nominativa POLYCOM en la clase 9 respecto de “productos de teleconferencia, principalmente terminales gr�ficas y de audio, software de computadoras de audio y gr�ficos, puentes gr�ficos y de audio para uso en teleconferencias”.
Con el objeto de proporcionar informaci�n corporativa y sobre los productos y servicios que ofrece en m�s de veinte pa�ses alrededor del mundo, el Promovente mantiene un portal de Internet bajo el nombre de dominio que a su vez registr� desde 1993.
Por su parte, el Titular registr� el 11 de junio de 2001 el nombre de dominio en litigio. En el sitio Web vinculado al nombre de dominio en controversia se anuncian productos y servicios integrados de voz, video y datos para uso en videoconferencia, por parte de una empresa mexicana denominada CVS (Corporate Videoconferencing Services), S.A. de C.V.
Al percatarse del registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Promovente inici� el procedimiento administrativo al que recae la presente decisi�n.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
(i) El nombre de dominio es semejante en grado de confusi�n respecto a la marca registrada 550,292 POLYCOM, sobre la que el Promovente tiene derechos leg�timos, adem�s de que se aplican a productos similares;
(ii) Al reproducir la palabra “polycom”, es claro que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusi�n a la marca registrada del Promovente;
(iii) Del an�lisis comparativo de la marca registrada POLYCOM con el nombre de dominio , resulta incuestionable la identidad o semejanza en grado de confusi�n entre ambos signos, raz�n por la cual el Experto debe considerar que son confundibles;
(iv) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con ning�n registro de marca para dicha denominaci�n por imped�rselo la marca del Promovente;
(v) El Titular no tiene autorizaci�n del Promovente para comercializar productos bajo la marca de este �ltimo, ni es su distribuidor autorizado;
(vi) El Titular no ha efectuado preparativos para la utilizaci�n del nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios vinculados a teleconferencias o videoconferencias;
(vi) Aun cuando carezca de derechos de marca, el Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre “polycom”, tan es as� que en el sitio Web se ostenta con la denominaci�n CVS o Corporate Videoconferencing Services, Streaming y Videocomunicaci�n;
(vii) El Titular no hace uso leg�timo o no comercial del nombre de dominio ya que en el sitio Web adscrito al mismo aparece un cat�logo de productos id�nticos a los amparados por la marca del Promovente, de lo que puede inferirse que el Titular trata de enga�ar al p�blico consumidor fomentando una asociaci�n con productos de la marca POLYCOM, o haci�ndole creer que el Titular es un distribuidor autorizado de productos bajo la marca POLYCOM;
(viii) El Titular de manera premeditada ha intentado atraer con �nimo de lucro usuarios de Internet al Portal vinculado al nombre de dominio en controversia para ofrecer productos de videoconferencias y teleconferencias, propiciando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca registrada del Promovente y con ello ubic�ndose su conducta en la causal de mala fe tipificada en el art�culo 1.b)iii) de la Pol�tica;
(ix) En vista de la existencia y promoci�n de la marca registrada del Promovente en el mercado mexicano con m�s de cinco a�os de antelaci�n al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular, en tanto competidor del Promovente, tuvo conocimiento de la marca de este �ltimo y por tanto inconcebible que hubiese registrado el nombre de dominio en litigio para otro prop�sito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de la marca del Promovente, actualiz�ndose por tanto el supuesto de mala fe previsto en el art�culo 1.b)iv) de la Pol�tica;
(x) Las acciones del Titular tienen el doble fin de impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio y perturbar su actividad comercial en M�xico.
B. Titular
Las afirmaciones y alegaciones en que el Titular basa su defensa son las siguientes:
(i) El Titular ha vendido productos de la marca POLYCOM a�n antes de que el fabricante contara con oficinas en la ciudad de M�xico, import�ndolos directamente de los Estados Unidos y Tailandia;
(ii) El Titular registr� los productos por primera vez en M�xico con la primera empresa de telefon�a que ofreci� servicios de ISDN para videoconferencia, seg�n se muestra en el contrato de confidencialidad anexo que el Titular, en representaci�n de la empresa CVS, celebr� con Avantel;
(iii) No existe mala fe ni intenci�n de enga�o algunas por parte del Titular al vender productos leg�timos debidamente registrados e importados a M�xico desde 1998;
(iv) La marca POLYCOM fue promovida y dada a conocer antes que el Promovente, con recursos propios del Titular;
(v) El nombre de dominio en controversia ha sido usado como parte de la introducci�n del producto a M�xico desde el 11 de junio de 2001 sin que haya reca�do reclamo alguno del Promovente previo a la Solicitud;
(vi) El Titular en calidad de empresa ha sido conocido com�nmente por el nombre de dominio, aun sin haber adquirido derechos de marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos;
(vii) Adem�s se hace un uso leg�timo y leal del nombre de dominio sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o empa�ar el buen nombre de la marca de productos o servicios registrada.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1.a) de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia o cancelaci�n de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Pol�tica no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusi�n entre los usuarios de Internet en la forma a que est�n expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusi�n en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relaci�n con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N� D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por s� mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acci�n bajo la Pol�tica.
Ahora bien, de una comparaci�n puramente objetiva, en oposici�n a subjetiva, entre el nombre de dominio y la marca registrada POLYCOM, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora fielmente y en exclusiva la marca del Promovente, lo que invariablemente trae aparejada la identidad gr�fica y fon�tica entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI N�. D2000-0429 (No puede haber duda que el nombre de dominio del demandado es id�ntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este Panel as� lo determina).
A la luz de la Pol�tica, la conclusi�n que antecede se mantiene intacta ante la presencia de sufijos relativos a los dominios de nivel superior gen�rico “.com” y del c�digo de pa�s “.mx” ya que como lo han reiterado un sinn�mero de Expertos, al obedecer su existencia a razones t�cnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, tales elementos no deben tomarse en consideraci�n al examinar la identidad o confusi�n entre una marca y un nombre de dominio. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N� D2000-0127 (resolviendo que causaba confusi�n con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”) y Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Ben�tez Arteche, Caso OMPI N� DMX2004-0006 (encontrando id�ntico a la marca MERCURY).
En la misma tesitura, vista la imposibilidad t�cnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en may�sculas o min�sculas, una desigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un an�lisis de confusi�n con arreglo a la Pol�tica. V�anse Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N� D2000-0361 (considerando que era id�ntico a la marca WPGC, propiedad del demandante) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N� DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por surtida la hip�tesis prevista en el art�culo 1.a.i) de la Pol�tica
B. Derechos o intereses leg�timos
Con relaci�n a este requisito, el Promovente asegura no haber conferido licencia o autorizaci�n alguna al Titular para comercializar productos bajo su marca registrada. De igual manera afirma el Promovente que al Titular no se le conoce com�nmente por el nombre de dominio ya que el portal vinculado al nombre de dominio en controversia es auspiciado por la empresa del Titular denominada CVS o Corporate Videoconferencing Services, S.A. de C.V. Por �ltimo, el Promovente alega que el Titular no ha usado el nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios ni mucho menos ha hecho un uso leg�timo o no comercial del mismo.
En su defensa, el Titular manifiesta esencialmente que es un distribuidor en M�xico de productos aut�nticos identificados con la marca del Promovente que han venido siendo importados legalmente por el Titular incluso antes de ser introducidos en el mercado mexicano por el propio Promovente.
Al respecto este Experto estima pertinente se�alar que por m�s l�cita que pudiese resultar al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial la importaci�n y posterior distribuci�n y venta en territorio mexicano por parte del Titular de productos leg�timos a los que se aplica la marca del Promovente, de ninguna manera ello faculta al Titular para apropiarse en perjuicio del Promovente de un nombre de dominio incorporando la marca registrada POLYCOM. Ver Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V. (SAISA) v. Grupo Bremse, Caso OMPI No. DMX2004-0003 (El principio conocido doctrinalmente como del “agotamiento de derechos de marca” que reconoce el art�culo 92, fracci�n II, segundo p�rrafo de la Ley de la Propiedad Industrial no confiere en forma alguna el derecho al Titular para reservarse en detrimento del Promovente o alguno de sus licenciatarios, el registro de un nombre de dominio conteniendo la marca registrada del Promovente); Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., Caso OMPI N� D2000-1774 (A�n trat�ndose de un revendedor autorizado, en ausencia de un acuerdo expreso entre las partes, el revendedor no adquiere el derecho a usar la marca del licenciante como nombre de dominio); The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc., Caso OMPI No. D2000-0113 (Incluso cuando el Titular es un vendedor de productos del Promovente al menudeo, el uso colateral de marca necesario para permitir la reventa de los productos del Promovente no resulta suficiente para conferir la titularidad de derechos de marca ni tampoco para usar la marca como nombre de dominio).
A mayor abundamiento, el Experto advierte que del contenido del portal adscrito al nombre de dominio en controversia no se desprende ninguna justificaci�n para que el Titular est� usando la marca del Promovente como nombre de dominio en lugar de haber registrado desde el principio un nombre de dominio que incorporase la denominaci�n social de su propia empresa.
Por �ltimo se hace notar que a�n cuando el Titular hubiera comercializado en M�xico antes que el Promovente productos bajo la marca POLYCOM, como insatisfactoriamente acredita el Titular con el contrato de “confidencialidad” que exhibe, dicha circunstancia es inconducente para justificar un derecho o inter�s leg�timo toda vez que tanto el registro del nombre de dominio en controversia como la comercializaci�n de productos POLYCOM por parte del Titular, ocurrieron con posterioridad a la fecha legal y de registro en M�xico de la marca del Promovente.
En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el art�culo 1.a)ii) de la Pol�tica.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Titular reconoce expresamente en su contestaci�n que desde 1998 comercializa productos leg�timos identificados con la marca POLYCOM del Promovente.
Lo anterior deja al descubierto que el Titular ten�a conocimiento de la existencia de la marca del Promovente a�os antes de registrar el nombre de dominio en contienda el 11 de junio de 2001. Al respecto, las Pol�ticas Generales de NIC-M�xico que se encuentran incorporadas por referencia al Acuerdo de Registro del nombre de dominio en cuesti�n, imponen en su art�culo II.b)ix la obligaci�n para el solicitante de asegurarse previamente que el nombre de dominio a registrar no invade derechos de terceros que sean titulares de marcas registradas.
Por consiguiente, el hecho de haber registrado y usar un nombre de dominio id�ntico a la marca del Promovente a sabiendas que dicha marca se encontraba registrada y/o en uso en al menos un pa�s, configura mala fe por parte del Titular en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 1.b)iv) de la Pol�tica. Ver Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd., Caso E-Resolution N� AF-96 (La determinaci�n de mala fe se justifica cuando el Titular ha intentado intencionalmente atraer con �nimo de lucro usuarios de Internet a su portal creando la posibilidad de que estos se confundan con la marca del Promovente).
En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a)iii) de la Pol�tica
7. Decisi�n
En m�rito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acci�n y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1.g.ii) de la Pol�tica, as� como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nico
Fecha: 5 de julio de 2007
Full & Egal Universal Law Academy