Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
G S. de R. L. de C.V. v. Robert Takovich
Caso No. DMX2007-0012
1. Las Partes
El Promovente es G S. de R. L. de C.V. con domicilio en Guadalajara, Jalisco, M�xico representada por Rodrigo Tinajero Zavala, M�xico.
El Titular es Robert Takovich, con domicilio en Columbia, Maryland, Estados Unidos de Am�rica.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-M�xico.
3. Iter Procedimental
La solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 14 de julio de 2007. El 18 de julio de 2007, el Centro envi� a NIC-M�xico via correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 18 de julio de 2007, NIC-M�xico envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la solicitud cumpliera los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el art�culo 4 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de julio de 2007. De conformidad con el art�culo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fij� para el 16 de agosto de 2007. El Titular no contest� a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notific� a la Titular su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la solicitud el 20 de agosto de 2007.
El Centro nombr� a Kiyoshi I. Tsuru Alber� como Experto el d�a 24 de agosto de 2007, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 9 del Reglamento. El Experto �nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es titular de los siguientes registros marcarios (en lo sucesivo, colectivamente denominados “la marca GUSANITO”):
Registro No.
Fecha de presentaci�n
Signo Distintivo
Clase
Titular
Productos/servicios
833589
01 Jul 2003
GUSANITO.COM
38
Gusanito, S. de R. L. de C.V.
Telecomunicaciones a trav�s de un p�gina de la red mundial de telecomunicaciones, etc.
833590
01 Jul 2003
GUSANITO.COM
35
Gusanito, S. de R. L. de C.V.
Prestaci�n de servicios de publicidad
833588
01 Jul 2003
GUSANITO.COM
25
Gusanito, S. de R. L. de C.V.
Vestido, calzado, sombrerer�a
967604
23 Oct 2006
GUSANITO (y Dise�o)
9
G S. de R. L. de C.V.
�bacos, Agendas electr�nicas, etc.
967603
23 Oct 2006
GUSANITO (y Dise�o)
16
G S. de R. L. de C.V.
Papel, cart�n y art�culos de estos materiales, etc.
966683
23 Oct 2006
GUSANITO (y Dise�o)
34
G S. de R. L. de C.V.
Tabaco, art�culos para fumadores, cerillos.
973943
23 Oct 2006
GUSANITO (y Dise�o)
42
G S. de R. L. de C.V.
P�ginas Web, sitios Web, etc.
La Promovente tambi�n es titular de la siguiente reserva de derechos:
No. De Reserva
Nombre
Titular
Especie
04-2006-113012545900-203
GUSANITO
G S. de R.L. de C.V.
Difusi�n v�a red de computo
La Promovente es titular de la siguiente marca registrada en Estados Unidos
Registro No.
Clase
Signo Distintivo
Titular
3,122,718
38
GUSANITO.COM
GUSANITO.COM, S. DE R. L. DE C.V.
Tambi�n es titular del nombre de dominio , el cual fue registrado el 30 de abril de 2000.
La Promovente registr� el nombre de dominio en disputa el 16 de marzo de 2005.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
I. Identidad o semejanza en grado de confusi�n
El Promovente argumenta que el nombre de dominio en conflicto es id�ntico a las marcas registradas y reserva de derechos de las cuales es titular, y que por lo tanto dicho nombre de dominio crea confusi�n en los usuarios de Internet.
Tambi�n argumenta que la �nica pretensi�n del Titular es crear en el usuario com�n de Internet, una similitud para allegarse f�cilmente de clientes cautivos del Promovente, pues al ser id�nticos los signos distintivos y reserva de dicho Promovente, con el nombre de dominio materia de la presente controversia, conlleva al aprovechamiento il�cito por parte del Titular del nombre de dominio en pugna.
II. Derechos o intereses leg�timos
El Promovente afirma que el Titular carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, porque este �ltimo no es titular de ning�n registro marcario que ampare las denominaciones “gusanito” y/o “g”, ni es titular de ning�n otro tipo de derecho.
III. Mala fe
El Promovente declara que el Titular no ha desarrollado una p�gina de Internet propiamente para prestar productos y servicios de buena fe, sino que copi� esquemas de servicios que ofrece el Promovente en su p�gina “www.g”.
El Titular demuestra su mala fe al pretender vender el nombre de domino en disputa al Promovente.
El nombre de dominio ha sido obtenido y se utiliza de mala fe, ya que es id�ntico a la marca GUSANITO propiedad del Promovente.
No existe ning�n tipo de relaci�n entre el Titular y el Promovente, el titular del dominio en conflicto no es un licenciatario autorizado de la marca GUSANITO del Promovente.
El Titular impide que el Promovente publique su marca en la p�gina Web a la cual resuelve el dominio en disputa.
El nombre de dominio , ha sido obtenido y se utiliza de mala fe por parte del Titular, toda vez que es id�ntico con respecto a la marca GUSANITO, sobre la cual el Promovente tiene derechos exclusivos, y no existe ning�n tipo de relaci�n entre el Titular y el Promovente; el Titular no es una licenciataria autorizada de las marcas del Promovente, ni mucho menos ha obtenido autorizaci�n para usar la marca GUSANITO.
El Titular obtuvo el registro del nombre de dominio y lo utiliza de mala fe, ya que con su conducta de bloqueo impide que el Promovente publique su marca en una p�gina de Internet relacionada con el nombre de dominio en pugna.
B. Demandada
El Titular no contest� a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Pol�tica, el Promovente deber� acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Art�culo 1a)):
(i) el nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestaci�n a la solicitud en t�rminos del Art�culo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de el Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI N� D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI N� D2000-0009).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Existe identidad entre el nombre de dominio , y la marca GUSANITO de el Promovente, pues tanto el primero como la segunda est�n compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo “gusanito”, salvo por la adici�n en el primero del c�digo de pa�s (por sus siglas en ingl�s ccTLD) “.mx” al final de la marca del Promovente, mismo que carece de significaci�n jur�dica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca GUSANITO, puesto que dicho ccTLD no cumple la funci�n de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisi�n S.A. c/ D. Javier Garc�a Quintas, Caso OMPI N� D2002-0537; ver tambi�n, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).
La reserva de derechos del Promovente no ha sido tomada en cuenta, puesto que �sta ha sido concedida con posterioridad a la fecha de registro del dominio controvertido.
El primer requisito de la Pol�tica se ha cumplido.
B. Derechos o intereses leg�timos
De acuerdo con la art�culo 1.c) de la Pol�tica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en cuesti�n:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jur�dicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido com�nmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o de empa�ar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos en cuesti�n con �nimo de lucro.
El Titular no ha presentado evidencia de la cual se desprenda la utilizaci�n del dominio controvertido, en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Tampoco existen pruebas en este expediente que permitan demostrar que el Titular haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que el Titular haga un uso leg�timo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.
Por tanto, el segundo requisito de la Pol�tica ha sido cumplido.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El P�rrafo 1.b) de la Pol�tica se�ala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos refleje su denominaci�n en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa �ndole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la denominaci�n del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n del sitio Web o del sitio en l�nea o de un producto o servicio o bien jur�dicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en l�nea.
Cabe mencionar que esta Pol�tica, de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, se�ala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.
Por tanto, al haberse probado la ausencia de derechos o intereses leg�timos, se han cumplido los requisitos para que exista una decisi�n de transferencia o cancelaci�n del nombre de dominio controvertido. Sin embargo, al encontrarse causales de uso de mala fe en el expediente, el Panel explorar� el tercer supuesto de la Pol�tica.
El Promovente ha ofrecido como prueba una fe de hechos a la cual se agregan impresiones de la p�gina asociada a . En las impresiones de dicha p�gina se aprecian secciones como: “Birthday Flowers”, “Postal de Amor”, “Postal de Amor Gratis”, “Happy Birthday”, “Postales Gratis Amor”, “Postales para Amigos”, “Post Cards”, Tarjetas de Amor Gratis”, “Postales Amor”.
En la parte superior izquierda de la p�gina se aprecia la siguiente leyenda: “G.mx What you need, when you need it”.
La p�gina del Titular se enfoca en postales, tarjetas y sus an�logos, igual que el Promovente. Lo hace con un nombre de dominio y membrete que son id�nticos a las marcas GUSANITO del Promovente. El sitio del Promovente tiene un volumen considerable de visitas en el Continente Americano. La marca que el Promovente ha usado es altamente distintiva, al no ser descriptiva ni evocativa de los productos y servicios que oferta. La elecci�n de nombre de dominio del Titular, para su sitio Web, no parece ser una coincidencia. La evidencia nos lleva a concluir que el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web creando la posibilidad de que exista confusi�n con la marca del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n de su sitio Web o de un producto o servicio que figure en su sitio Web. Este es un acto catalogado como Competencia Desleal por el Convenio de Par�s para la Protecci�n de la Propiedad Industrial, del cual son signatarios los pa�ses en los que aparecen domiciliados el Promovente y el Titular, por ser contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio.
La conducta del Titular, de conformidad con las pruebas ofrecidas por el Promovente, pruebas que no fueron refutadas en este procedimiento, es constitutiva de mala fe, de conformidad con la Pol�tica.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los art�culos 1.g.ii) de la Pol�tica as� como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto
Fecha: 11 de septiembre de 2007
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