Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Grupo Ferrovial, S.A. v. Administraci�n de Dominios de Internet
Caso No. DMX2007-0015
1. Las Partes
El Promovente es Grupo Ferrovial, S.A. con domicilio en Madrid, Espa�a, representada por Cuatrecasas, Barcelona, Espa�a.
El Titular es Administraci�n de Dominios de Internet, M�xico D.F., M�xico.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center M�xico, S.C. (“NIC-M�xico”).
3. Iter Procedimental
La solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2007. El 18 de septiembre de 2007, el Centro envi� a NIC-M�xico via correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en cuesti�n. El 19 y 27 de julio de 2007, NIC-M�xico envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En respuesta a la notificaci�n de una deficiencia formal de la solicitud, el Promovente present� una enmienda a dicha solicitud el 5 de octubre de 2007, subsanando dicha enmienda. El Centro verific� que la solicitud cumpliera los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el art�culo 4 del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de octubre de 2007. De conformidad con el art�culo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fij� para el 28 de octubre de 2007. El Titular no contest� a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notific� a la Titular su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la solicitud el 30 de octubre de 2007.
El Centro nombr� a Kiyoshi I. Tsuru como Experto el d�a 6 de noviembre de 2007, habiendo recibido la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es titular de los siguientes registros marcarios, entre otros (en lo sucesivo, colectivamente denominados “FERROVIAL”):
- Marca mexicana n� 492851 FERROVIAL, solicitada el 17 de septiembre de 1993, para distinguir servicios de la clase 37 del Nomencl�tor Internacional.
- Marca internacional n� 608088 FERROVIAL, solicitada el 17 de septiembre de 1993 para distinguir servicios de la clase 37 del Nomencl�tor Internacional, con efectos en Alemania, Austria, B�lgica, Holanda, Luxemburgo, Federaci�n de Rusia, Francia, Hungr�a, Italia, Maruecos, Polonia y Portugal.
- Marca mexicana n� 492851 FERROVIAL, solicitada el 11 de abril de 1995 para distinguir servicios de la clase 37 del Nomencl�tor Internacional.
- M�s de 80 marcas espa�olas que incluyen el t�rmino FERROVIAL registradas ante la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas.
- Marcas basadas en la denominaci�n Ferrovial en Reino Unido, Argentina, Colombia y otros pa�ses.
El 27 de diciembre de 2006, el titular registr� el nombre de dominio .
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
El Promovente argumenta lo siguiente:
I. Identidad o semejanza en grado de confusi�n
Existe identidad entre el nombre de dominio controvertido y la marca FERROVIAL. En relaci�n con las otras marcas registradas del Promovente, que incorporan el t�rmino FERROVIAL, el nombre de dominio en disputa resulta parecido, hasta el punto de causar confusi�n.
II. Derechos o intereses leg�timos
No puede considerarse que la p�gina Web conectada al nombre de dominio controvertido est� vinculada a una oferta de buena fe de productos o servicios, puesto que la misma se ha encontrado, desde su registro, en construcci�n, sin haberse utilizado en modo alguno.
La Titular no es conocida com�nmente bajo la denominaci�n FERROVIAL. Al contrario, tal y como se ha indicado con anterioridad, es el Promovente quien ha sido conocido a nivel internacional con dicha denominaci�n desde hace a�os.
El Titular no est� realizando un uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, ya que la p�gina se encuentra sin contenido y �nicamente aparece un banner comercial que publicita los servicios del Titular.
Dada la notoriedad y renombre de la marca FERROVIAL a nivel internacional, el registro del nombre de dominio correspondiente a la citada marca, una vez que �sta ha adquirido dicha notoriedad, para posteriormente mantener el nombre de dominio desactivado –o conectado a un p�gina Web sin contenido- constituyen elementos suficientes para considerar que el Titular no ostenta ning�n tipo de derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio controvertido.
III. Mala fe
El Titular no tiene ning�n tipo de v�nculo con el Promovente, ni ha sido autorizado por �ste para registrar el nombre de dominio controvertido.
Teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas FERROVIAL y su estrecha vinculaci�n con el Promovente, la �nica explicaci�n razonable al registro por parte de la Titular es que en el momento de proceder a dicho registro era plenamente consciente de la existencia de la marca FERROVIAL y pretend�a asegurarse el uso de la misma por medio del Nombre de Dominio.
El Promovente cita Berol S., de C.V. v. One to One Mexico S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2004-0001 (tenencia pasiva), y S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vihaus / Vinetworks S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2006-0009 (finalidad de vender el dominio).
El Promovente cita tambi�n el P�rrafo II.b.ix de de las Pol�ticas Generales de Nombres de Dominio, para argumentar que el registro del dominio en disputa constituye un incumplimiento de dichas Pol�ticas:
“Por el hecho de solicitar el registro de uno o m�s nombres de dominio bajo la terminaci�n .MX se entiende que los titulares conocen y aceptan: […] ix. Que no adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del titular del nombre de dominio asegurarse que no est� violando ning�n derecho de un signo distintivo tales como: marca registrada, avisos comerciales, as� como reservas de derechos, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial y en general el ordenamiento nacional e internacional aplicable en la materia”
Finalmente, el Promovente cita el P�rrafo 1(b)(ii) de la Pol�tica, y argumenta que dicho P�rrafo es aplicable al presente caso:
“impedir que el titular de la marca de productos o de servicios, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos refleje la marca o de denominaci�n en un nombre de dominio correspondiente’, tal y como lo define el art�culo.”
B. Titular
El Titular no contest� formalmente a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Pol�tica, el Promovente deber� acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (P�rrafo 1a)):
(i) el nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestaci�n a la solicitud en t�rminos del Art�culo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de hecho del Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Existe identidad entre el nombre de dominio , y la marca FERROVIAL del Promovente, pues tanto el primero como la segunda est�n compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo “ferrovial”, salvo por la adici�n en el primero del c�digo de pa�s (por sus siglas en ingl�s ccTLD) “.mx” al final de la marca del Promovente, mismo que carece de significaci�n jur�dica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca FERROVIAL, puesto que dicho ccTLD no cumple la funci�n de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, Mutatis Mutandis: Antena 3 de Televisi�n S.A. c/ D. Javier Garc�a Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver tambi�n, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing,Caso OMPI No. D2000-0035).
El primer requisito de la Pol�tica se ha cumplido.
B. Derechos o intereses leg�timos
De acuerdo con el P�rrafo 1.c) de la Pol�tica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en cuesti�n:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jur�dicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido com�nmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o de empa�ar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos en cuesti�n con �nimo de lucro.
El Promovente ha presentado evidencia que demuestra la existencia de derechos exclusivos sobre la marca FERROVIAL en M�xico, donde se encuentra el Titular del dominio controvertid. Tambi�n tiene registros de marca en Espa�a, donde est� el domicilio social del Promovente, y en otros pa�ses del mundo. El registro mexicano tiene efectos de publicidad oponible a terceros, lo que tiene como consecuencia que el Titular conoc�a o deb�a conocer de la existencia del mencionado registro marcario y sus efectos legales. El Promovente ha argumentado que su marca FERROVIAL es notoriamente conocida. El Titular no ha atacado este argumento. Adicionalmente, el Promovente ha presentado pruebas que demuestran una presencia significativa de la marca FERROVIAL en medios de comunicaci�n en M�xico, Espa�a y otros pa�ses del mundo.
No obstante no haber presentado una contestaci�n formal a la solicitud que inici� este procedimiento, el Titular sugiri� al Centro, en su correo del 8 de octubre de 2007 donde acus� recibo de la notificaci�n de la solicitud, que el dominio controvertido fue “apartado” con el Titular por un cliente denominado Corbel Trading, cuyo contacto es, aparentemente y seg�n el mismo Titular, “Daniel Hern�nez (Madrid Espa�a)”. El Titular aleg� haber copiado a dicho cliente suyo el correo electr�nico que envi� al Centro. El presunto cliente no respondi�, ni envi� comunicaci�n alguna al Centro, ni compareci� a este procedimiento en forma alguna. Sin embargo, el hecho de que el propio Titular hubiera ubicado en Espa�a al tercero que sugiri�, aconsej�, apart� o solicit� al Titular para que registrara el dominio en disputa, reafirma la presunci�n de que el Titular y/o su “cliente” conoc�a(n) o deb�a(n) conocer la existencia de la marca FERROVIAL, que seg�n el pruebas irrefutadas contenidas en el expediente, es ampliamente publicitada en Espa�a. No hay suficiente informaci�n de contacto, hechos o actuaciones que permitan identificar cabalmente al “cliente” del Titular, ni evidencia de indicaciones, instrucciones o afirmaciones que permitan establecer con claridad que dicho Titular registr� el dominio para y por cuenta del cliente, y por lo tanto dicho cliente no se se�ala como co-titular en el presente procedimiento, pero nada impide que otros Paneles lo hagan en caso de as� estimarlo, conforme a las circunstancias del caso (ver, Mutatis Mutandis Costco Wholesale Corporation and Costco Wholesale Membership Inc. v. Yezican Industries and Domains By Proxy, Inc.,Caso OMPI No. D2007-0638; WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International v. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, Caso OMPI No. D2006-0975).
No existe en el expediente evidencia de que el Titular haya hecho, o est� haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios. El sitio Web al que resuelve el dominio controvertido est� inactivo, de conformidad con las pruebas no refutadas que present� el Promovente. El Titular no ha acreditado haber sido conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que el Titular haga un uso leg�timo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.
Por tanto, al no encontrarse derechos o intereses leg�timos por parte del Titular, respecto del dominio en disputa, el segundo requisito de la Pol�tica ha sido cumplido.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El P�rrafo 1.b) de la Pol�tica se�ala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos refleje su denominaci�n en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa �ndole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con �nimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en l�nea, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la denominaci�n del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci�n o promoci�n del sitio Web o del sitio en l�nea o de un producto o servicio o bien jur�dicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en l�nea.
La Pol�tica relativa al ccTLD .mx, requiere que se pruebe �nicamente uno de dos elementos de mala fe: uso “o” registro.
La lista de supuestos se�alados en el p�rrafo 1.b) de la Pol�tica es enunciativa y no limitativa, seg�n Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003: De conformidad con la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Titular est� realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideraci�n las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Titular est� actuando de mala fe. La distinci�n entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecer� una distinci�n fina, pero es importante.
Lo que dicha distinci�n significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye tambi�n la omisi�n [inacci�n, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisi�n [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilizaci�n de mala fe del nombre de dominio” (traducci�n del Panel).
Un n�mero considerable de Paneles nombrados de conformidad con la Pol�tica ha reconocido que los cuatro incisos del p�rrafo 1.b) de dicha Pol�tica (Mutatis Mutandis) establecen algunos ejemplos de mala fe, simplemente de manera enunciativa pero no limitativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDCCaso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella,Caso OMPI No. D2001-1416), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).
Otros Paneles han establecido que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existi� mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al art�culo 1.a)iii).(Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S.,Caso OMPI No. D2000-1805–citando a su vez Telstra, supra; J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as,Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, C�diz, M�laga, Almer�a Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo,Caso OMPI No. D2000-1402).
En el presente caso, el Panel ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:
(i) La marca FERROVIAL es altamente distintiva y cumple su funci�n de identificador de origen de los productos del Promovente. El Promovente ha argumentado notoriedad de su marca, argumento que no ha sido combatido por el Titular (ver Encyclopaedia Britannica, supra). De conformidad con la informaci�n y las pruebas ofrecidas por el Promovente, dicho Promovente tiene una s�lida presencia en los mercados de cuarenta y cinco pa�ses del mundo, y un reconocimiento en medios de comunicaci�n y en Internet.
(ii) El Titular no ha presentado pruebas que permitan demostrar la existencia de derechos o intereses leg�timos sobre el dominio en disputa.
(iii) El Titular no ha probado hacer uso de buena fe del dominio controvertido.
(iv) El Titular no tiene relaci�n alguna con el Promovente o sus marcas, y ha omitido presentar en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.
(v) Seg�n afirmaciones del propio Titular (ver punto 6 B, supra), el dominio en disputa parece haber sido “apartado” con el Titular por un “cliente”. En caso de que esta informaci�n fuera precisa, pudiera concluirse que el “cliente” ha tomado medidas para ocultar su identidad y datos de contacto. El Titular ha ubicado a su “cliente” en Espa�a. Es en este pa�s en donde m�s tiene presencia y difusi�n la marca FERROVIAL, aunque tambi�n la tiene en M�xico, donde est� domiciliado el Titular, seg�n la impresi�n de la base de datos Whois presentada por el Promovente.
(vi) El Titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, seg�n las pruebas que constan en el expediente. El Promovente ha demostrado que el Titular no es conocido como “Ferrovial” o .
(vii) La Presencia mundial del Titular en cuarenta y cinco jurisdicciones, as� como la difusi�n de su marca en medios masivos e Internet, hacen que el dominio en disputa est� muy cercanamente ligado a la citada marca FERROVIAL, as� como el Promovente y sus servicios. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fond�e en 1772 v. The Polygenix Group Co.,Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “est� tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no est� relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”).
(viii) El mismo Titular ha se�alado M�xico como su lugar de domicilio, seg�n se puede confirmar en la impresi�n de la base de datos Whois obtenida por la Promovente y presentada en este procedimiento. El Titular ha se�alado que el “cliente” que le solicit� “apartar” el dominio controvertido, tiene su domicilio en Espa�a. El Titular cuenta con registros marcarios en ambos pa�ses, oponibles tanto al Titular como a su “cliente”, en su caso. Esto aunado a la presencia del Titular y la difusi�n en ambos pa�ses, analizada en p�rrafos anteriores, permite concluir que el Titular ten�a o deb�a tener conocimiento de la marca FERROVIAL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.
(ix) Este Panel concuerda con J. Garc�a Carri�n, S.A. v. M� Jos� Catal�n Fr�as, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, Mutatis Mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin inter�s leg�timo, es dif�cilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin inter�s leg�timo, lo estar� usando de mala fe, puesto que asumir una soluci�n distinta ser�a absolutamente contradictorio. Quien act�a de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar� de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa leg�tima, a los derechos de un tercero” –en este caso el Titular registr� y aleg� que lo registr� pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S.,Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. Garc�a Carri�n, S.A.) –en donde el Titular registr� .
(x) A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ning�n uso del nombre de dominio por parte del Titular que no fuera ileg�timo, tales como confusi�n, enga�o o violaci�n de la legislaci�n de protecci�n.
El Promoverte ha cumplido con establecer el tercer requisito de la Pol�tica.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con los art�culos 1.g.ii) de la Pol�tica as� como 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto
Fecha: 20 de noviembre de 2007
Full & Egal Universal Law Academy