Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Heinz Windheim
Caso No. DMX2007-0018
1. Las Partes
La parte Promovente es
(i) Sony Ericsson Mobile Communications AB (“Promovente1”) de Lund, Suecia,
(ii) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (“Promovente2”) de Estocolmo, Suecia, y
(iii) Sony Corporation (“Promovente3”) de Tokio, Jap�n,
(el Promovente1, el Promovente2 y el Promovente3, en lo sucesivo conjuntamente como el “Promovente”) representadas por G�hmann Rechtsanw�lte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft, de Hannover, Alemania.
El Titular es Heinz Windheim, de Bremen, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la Solicitud es:
El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center M�xico, S.C. (“NIC-Mexico”).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2007, se�alando dos nombres de dominio como objeto de la misma: y . El 28 de septiembre de 2007 el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con los nombres de dominio en cuesti�n. NIC-M�xico envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, t�cnico y de facturaci�n. En respuesta a una notificaci�n del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente present� una modificaci�n a la Solicitud el 16 de noviembre de 2007, se�alando como objeto de la misma los dos nombres de dominio antes precisados. El Centro verific� que la Solicitud, modificada, cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio.
De conformidad con los art�culos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2007. De conformidad con el art�culo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el 6 de diciembre de 2007. El Titular no contest� la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notific� al Titular su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Solicitud el 17 de diciembre de 2007.
El Centro nombr� a Gerardo Saavedra como miembro �nico del Grupo de Expertos el d�a 3 de enero de 2008, recibiendo su Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el art�culo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajust� a las normas del procedimiento.
Al revisar la Solicitud, este Experto consider� de forma preliminar que el Promovente, no obstante haber participado anteriormente en varios procedimientos similares ante el Centro, no hab�a presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud. Con fundamento en el art�culo 14 del Reglamento, este Experto expidi� la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invit� al Promovente a presentar, con copia para el Titular, las pruebas que considerase convenientes para acreditar que los nombres de dominio objeto de la Solicitud han sido registrados o se utilizan de mala fe, y dando asimismo oportunidad al Titular de presentar las pruebas que considerase convenientes en relaci�n al elemento de registro y/o uso de mala fe, la cual fue notificada a las partes el 22 de enero de 2008. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableci� el 11 de febrero de 2008 como nueva fecha para notificar al Centro su decisi�n. El Centro recibi� la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento primero por telefax y el 29 de enero del 2008 por correo electr�nico. El Titular no present� respuesta alguna.
Como se mencion� anteriormente, la Solicitud inicial inclu�a dos nombres de dominio: y . Sin embargo, el Promovente en su respuesta a dicha Orden de Procedimiento, manifest� que no manten�a su reclamaci�n respecto al nombre de dominio , desistimiento que este Experto considera procedente, por lo que lo expuesto bajo los apartados 4 a 7 del presente se refiere �nicamente al nombre de dominio .
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 Promovente2 es el titular de la marca ERICSSON la cual est� registrada en la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior de la Uni�n Europea bajo el n�mero 000107003, fecha de registro 23 de marzo de 1999, amparando aparatos e instrumentos para la comunicaci�n de datos, entre otros. Promovente2 tambi�n tiene registrada la marca ERICSSON en la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior de la Uni�n Europea bajo el n�mero 001459130, fecha de registro 15 de febrero de 2001.
4.2 Promovente3 es el titular de la marca SONY la cual est� registrada en la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior de la Uni�n Europea bajo el n�mero 000000472, fecha de registro 5 de mayo de 1998, amparando aparatos e instrumentos para la comunicaci�n de datos, entre otros.
4.3 Promovente2 y Promovente3 constituyeron a Promovente1 como empresa conjunta en la que participan por partes iguales.
4.4 Promovente1 es licenciatario del Promovente2 y del Promovente3 y est� autorizado a emplear la combinaci�n de las marcas SONY ERICSSON como nombre comercial y como marca para sus productos.
4.5 Promovente1 es propietario y operador del sitio web . En ese sitio web, Promovente1 ofrece a los usuarios de Internet informaciones sobre sus productos, especialmente tel�fonos m�viles, y otros temas relacionados.
4.6 La marca SONY es una de las marcas comerciales m�s famosas en el �mbito de la comunicaci�n m�vil, multimedia y entretenimiento.
4.7 La marca ERICSSON es una de las marcas comerciales m�s famosas en el �mbito de la comunicaci�n m�vil y de tel�fonos m�viles.
4.8 El nombre SONY ERICSSON ha sido reconocido a nivel mundial en el �mbito de tel�fonos m�viles, siendo ampliamente conocido en el sector de telecomunicaciones y entre los clientes, siendo una marca comercial bien conocida en ese sector.
4.9 El Promovente ha obtenido resoluciones favorables en procedimientos comparables ante el Centro (Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Party Night Inc.,Caso OMPI No. D2002-1128, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Sony Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Dariusz Piedras,Caso OMPI No. D2005-0553, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB, Sony corporation, c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB v. Mohamed Ali Aal Ali, Caso OMPI No. DAE2006-0002 y Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Aylin Dzhelilova, Caso OMPI No. D2006-1568).
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los nombres de dominio son id�nticos o semejantes en grado de confusi�n con respecto a una marca comercial sobre la que los demandantes tienen derechos:
La primera parte del nombre del dominio es id�ntica a la famosa marca comercial del Promovente3. La segunda parte del nombre de dominio mencionado es semejante en grado de confusi�n a la tambi�n famosa marca comercial del Promovente2. El nombre de dominio completo es semejante en grado de confusi�n a la marca comercial SONY ERICSSON empleada por el Promovente1.
En relaci�n a lo anterior, es de suponer que el p�blico podr� tener la impresi�n de que el nombre de dominio en cuesti�n est� en alguna forma relacionado con las marcas comerciales del Promovente.
El demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio:
El Titular jam�s ha sido autorizado por el Promovente para utilizar sus marcas comerciales en forma alguna.
El Titular no es capaz de demostrar que ha empleado o se ha preparado en forma demostrable para emplear el nombre de dominio o un nombre que corresponda al mismo en relaci�n con una oferta de buena fe de bienes o servicios.
El Titular no es capaz de establecer derechos con respecto al nombre de dominio dado que (como individuo, empresa u otra organizaci�n) nunca ha sido conocido com�nmente por el nombre de dominio ni tampoco adquiri� derechos de marca comercial o de servicios en la marca de dominio. El Titular nunca ha sido designado con el nombre de dominio disputado ni tampoco ha sido asociados con �ste o conocido bajo estos nombres.
El Titular no emplea el nombre de dominio en forma leg�tima, no comercial o leal, sino que lo posee con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1. Esto significa que el �nico motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, lo que no puede considerarse como uso leg�timo, no comercial o leal del nombre de dominio.
El nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe:
El uso del nombre de dominio debe considerarse como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca comercial de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de da�o se debe a que la reputaci�n y el valor del Promovente est�n fuera de su control, recayendo bajo la influencia del Titular. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para el Promovente tener que depender de la buena voluntad del Titular que podr�a variar de d�a en d�a.
El Promovente intent� varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electr�nico sin que �ste haya respondido a dichos correos electr�nicos. Investigaciones ulteriores revelaron que el Titular hab�a fallecido, lo que ha sido confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen.
El nombre de dominio es utilizado con malos prop�sitos, puesto que las marcas mundialmente conocidas del Promovente se utilizan con el fin de dirigir el tr�fico en p�ginas publicitarias de Internet, las cuales, entre otras cosas, tambi�n muestran productos de tecnolog�a ("TecnoLarge") y hacen publicidad, de tal modo que existe riesgo de confusi�n directa y de que se haga un mal uso de las marcas con fines lucrativos. El mero hecho de contar con un nombre de dominio como tal y su utilizaci�n con fines publicitarios, como en el caso en cuesti�n, son motivos suficientes para justificar una utilizaci�n con malos prop�sitos, como consta en diversos casos ante el Centro. Los acusados (sic) pueden no tener ning�n inter�s justificable en que los clientes potenciales del Promovente se extrav�en y en que los demandados puedan hacer publicidad a los solicitantes con las conocidas marcas y, de ese modo, enga�ar a los clientes potenciales.
El Promovente solicita que el nombre de dominio objeto de la Solicitud sea transferido al Promovente1.
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el p�rrafo 1.a. de la Pol�tica, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestaci�n a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. art�culo 16.C del Reglamento), tambi�n es cierto que corresponde al Promovente acreditar los extremos antes anotados.
Como se expuso l�neas arriba, al revisar la Solicitud este Experto not� de forma preliminar que el Promovente no hab�a presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud, no obstante que hac�a valer el haber participado en varios casos similares ante el Centro, por lo que este Experto consider� la disyuntiva de posiblemente tener que desestimar la Solicitud del Promovente1 o bien considerar la posibilidad de que el Promovente pudiera presentar argumentos o evidencia suplementarios respecto al posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio por parte del Titular.
Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta del Promovente, ni realizar investigaciones independientes para descubrir hechos no manifestados por el Promovente en la Solicitud2. Sirva esta manifestaci�n para reiterar que corresponde a la parte promovente, y s�lo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el p�rrafo 1.a de la Pol�tica, sin que corresponda a los Grupos de Expertos tener que suplir las deficiencias de las reclamaciones que se les presentan.
Ahora bien, sin perjuicio de poder decidir de manera distinta en casos futuros, este Experto consider� apropiado en este caso particular expedir la Orden de Procedimiento No.1 referida bajo el apartado 3 del presente, tomando en cuenta lo conocidas que son las marcas del Promovente y su particular uso conjunto, as� como atento lo expuesto en otros casos que trataron situaciones similares3.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
El Promovente ha demostrado tener derechos sobre las marcas SONY y ERICSSON.
Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior gen�rico “.com” y el relativo al c�digo territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones t�cnicas (V�ase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Dom�nguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio objeto de la Solicitud es similar en grado de confusi�n a las marcas del Promovente. En efecto, salvo por la omisi�n de una letra “s”, el nombre de dominio es igual a las marcas del Promovente.
Por consiguiente se tiene por acreditado el supuesto previsto en el p�rrafo 1.a.i de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
El Titular no di� contestaci�n a la Solicitud por lo que no es posible conocer su versi�n sobre la posible existencia de derechos o intereses leg�timos para la adopci�n del nombre de dominio objeto de la Solicitud.
Resulta que las marcas ERICSSON y SONY son mundialmente famosas y que gozan de una fuerte capacidad distintiva, tanto en lo individual como en su particular uso conjunto (que ya en s� mismo resulta caracter�stico).
El Promovente asevera que el Titular posee el nombre de dominio con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1, esto es, que el �nico motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, sin que aporte elemento alguno de prueba que sustente su dicho. No obstante lo anterior, de los hechos acreditados, las otras alegaciones del Promovente y la documentaci�n que obra en el expediente no cabe apreciar la concurrencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el p�rrafo 1.c de la Pol�tica o alguna otra, para inferir derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio por parte del Titular.
En consecuencia este Experto considera que el Promovente ha acreditado el requisito previsto en el p�rrafo 1.a.ii. de la Pol�tica.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
A este respecto cabe destacar que corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.
El Promovente no presenta alegaci�n alguna respecto a un posible registro de mala fe, motivo por el cual este Experto no analiza su posible existencia.
El Promovente manifiesta que el uso de los nombres de dominio por el Titular debe considerarse “como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de da�o se debe a que la reputaci�n y el valor de los demandantes est�n fuera de su control, recayendo bajo la influencia del demandado. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para los demandantes tener que depender de la buena voluntad del demandado que podr�a variar de d�a en d�a”. El Promovente cita como apoyo Geert Hofstede v. Sigma Two,Caso OMPI No. D2003-0646. No es suficiente que el Promovente simplemente diga que el uso del nombre de dominio debe ser considerado de mala fe por el uso deliberado de las marcas de otro, sin aportar expresamente elementos adicionales o una explicaci�n razonada para soportar su afirmaci�n del uso supuestamente “deliberado”4.
Por otra parte, el Promovente manifiesta que intent� varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electr�nico, y que �ste jam�s reaccion� a dichos correos electr�nicos, ni revisti� una actitud cooperadora. El Promovente no aporta copia de dichos correos electr�nicos ni alguna otra prueba o explicaci�n que sustente su dicho.
El Promovente tambi�n manifiesta que investigaciones posteriores revelaron que el Titular hab�a fallecido, lo que dice fue confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen, y adjunta copia de un documento (aparentemente en idioma alem�n) que supuestamente constituye el acta de defunci�n del Titular, sin que aporte elemento alguno que establezca (i) un nexo de identidad entre el Titular y la persona mencionada como fallecida bajo dicho documento, y (ii) su relevancia respecto a la posible existencia de mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio objeto de la Solicitud.
No escapa a este Experto que, salvo por la omisi�n de una letra “s”, el nombre de dominio en cuesti�n es id�ntico a las marcas del Promovente, lo que es conocido como error tipogr�fico deliberado o “typosquatting”, circunstancia que en ning�n momento hace valer el Promovente5 no obstante su participaci�n en varios procedimientos similares ante el Centro.
Por otra parte, el Promovente hace valer que sus marcas son mundialmente conocidas y manifiesta que el nombre de dominio objeto de la Solicitud muestra enlaces publicitarios a otros sitios de productos de tecnolog�a, lo que afirma es motivo suficiente para justificar un uso con malos prop�sitos. Resulta entonces que el Titular hace uso de un nombre de dominio que incorpora las marcas conocidas del Promovente (notando este Experto que el particular uso conjunto de ambas marcas resulta per se altamente distintivo y caracter�stico) sin tener conexi�n alguna con las mismas ni con �ste, y que el sitio al que conecta dicho nombre de dominio muestra enlaces publicitarios, de donde se puede inferir un �nimo de lucro, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe6 y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusi�n diferente.
Por consiguiente, este Experto considera que el Promovente acredit� el extremo previsto en el p�rrafo 1.a.iii. de la Pol�tica.
7. Decisi�n
Por lo antes expuesto, de conformidad con el p�rrafo 1 de la Pol�tica y los art�culos 19, 20y 21 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio sea transferido a Sony Ericsson Mobile Communications AB.
Gerardo Saavedra
Experto �nico
Fecha: Febrero 11, 2008
1 En PRL USA Holdings, Inc. v. Polo,Caso OMPI No. D2002-0148, la resoluci�n del Grupo de Expertos establece como base para desestimar la solicitud respectiva que “Complainant failed to make any factual allegations as to nature of use”.
2 En The Skin Store, Inc. v. eSkinS,Caso OMPI No. D2004-0661, el Grupo de Expertos estableci� “The Panel suspects from looking at the Complainant’s homepage at “www.skins” that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out” (�nfasis a�adido).
3 En varias ocasiones el Grupo de Expertos ha solicitado a las partes presenten pruebas o alegaciones suplementarias. Cfr. The National Collegiate Athletic Association v. Kevin Kohlhaas,Caso OMPI No. D2003-0551; Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin,Caso OMPI No. D2002-0635; Credit Suisse Group v. Milanes Espinach, Fernando and Milanes Espinach, SA,Caso OMPI No. D2000-1376.
4 En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited,Caso OMPI No. DWS2001-0003, la resoluci�n del Grupo de Expertos establece “It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith. For instance, in QAS Systems Limited v. Hopewiser Limited,WIPO Case No. D2001-0273, the Panel found that Complainant failed to prove bad faith when it failed to advance any evidence to show that the Respondent might have had the Complainant in mind when registering the Domain Name, saying the Panel should have been provided with relevant information to support assertions about material facts” (�nfasis a�adido). En Enrique Bernat F., SA v. Marrodan,Caso OMPI No. D2000-0966, la resoluci�n establece “The burden of proof lies with the Complainant in all cases to establish actual bad faith by the Respondent”.
5 El llamado error tipogr�fico deliberado ha sido relevante en diversos casos para establecer un registro y/o uso de mala fe. En AltaVista Company v. Saeid Yomtobian,Caso OMPI No. D2000-0937, el Grupo de Expertos estableci� “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy because Respondent has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant’s mark” (�nfasis agregado). En Doctor.Ing.h.c. F.Porsche AG v. Stonybrook Investments Limited,Caso OMPI No. D2001-1095, el Grupo de Expertos estableci� “An Internet user who misspells the Complainant’s name or trademark – either through ignorance or inadvertence – will find himself or herself redirected to the Respondent’s site which is a wholly different site with no connection whatever to the Complainant. The Respondent is taking advantage of that error or ignorance and is using the goodwill and reputation in the PORSCHE trademark for its own commercial gain”. En Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani,Caso OMPI No. D2002- 0568, la resoluci�n establece “Typosquatting is virtually per se registration and use in bad faith” (�nfasis agregado).
6 En Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fond�e en 1772 v. The Polygenix Group Co.,Caso OMPI No. D2000-0163, el Grupo de Expertos estableci� que el nombre dominio “is so obviously connected with such a well known product that its very use by someone with no connection with the product suggests opportunistic bad faith”. En Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector,Caso OMPI No. D2005-0250, el Grupo de Expertos estableci� “due to the intrinsically distinctive character of Complainants’ trademarks, it is inconceivable that the contested domain name would have been registered and used if it were not for exploiting the fame and goodwill of Complainants’ marks by diverting Internet traffic intended for Complainant”.
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