Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee
Caso No. DMX2007-0019
1. Las Partes
El Promovente es Lycos, Inc., con domicilio en Massachusetts, Estados Unidos de Am�rica, representada por Melbourne IT CBS Ltd., Londres, Inglaterra.
El Titular es Jung Hyun Shin Lee, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de Am�rica.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio antes se�alado es NIC-M�xico.
3. Historia Procesal
La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2007. El 22 de octubre de 2007 el Centro envi� al Registrador v�a correo electr�nico un requerimiento de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en litigio. El 23 de octubre de 2007 NIC-M�xico remiti� al Centro por igual v�a su respuesta confirmando que el Titular figura en la base de datos WHOIS como registrante del nombre de dominio en controversia en tanto contacto administrativo y t�cnico del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localizaci�n completos. En consecuencia y atendiendo a una prevenci�n del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente present� una modificaci�n a la misma con fecha 7 de noviembre de 2007. El Centro revis� que la Demanda junto con la subsanaci�n de referencia cumpliera los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el art�culo 4 del Reglamento, el Centro emplaz� formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2007.
Con fundamento en el art�culo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el 28 de noviembre de 2007. El Titular no produjo contestaci�n alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acus� la rebeld�a del Titular el 29 de noviembre de 2007.
El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el 4 de diciembre de 2007, previa recepci�n de su Declaraci�n de Aceptaci�n, Imparcialidad e Independencia, seg�n lo dispone el art�culo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una compa��a que opera un conglomerado de Portales de Internet que proveen contenido de banda ancha en materia de entretenimiento a usuarios en 25 pa�ses de Am�rica, Asia, Europa y el Pac�fico, recibiendo un promedio de 33 millones de visitantes al mes.
Para identificar los servicios de hospedaje y creaci�n de sitios Web que presta su subsidiaria Tripod, Inc., el Promovente tiene registrada la marca TRIPOD en los Estados Unidos de Am�rica desde 1997 y en los pa�ses que integran la Uni�n Europea a partir del 2000, con respecto a la clase 42 internacional.
El Promovente ofert� desde 1999 hasta 2007 los servicios antes mencionados entre el p�blico mexicano a trav�s de un Portal adscrito al nombre de dominio en conflicto, pero debido a un error administrativo de su parte dicho nombre de dominio no fue renovado y al ser liberado por el Registrador, el Titular lo registro el 16 de septiembre de 2007 para ponerlo a la venta inmediatamente despu�s en el Portal de SEDO por un precio que fluct�a entre $100,000 y $150,000 d�lares americanos.
Durante los tres meses que el Titular ha disfrutado de la tenencia del nombre de dominio en pugna, el sitio Web vinculado a este �ltimo ha mostrado en forma prominente la marca TRIPOD del Promovente, as� como hiperv�nculos de contenido er�tico y de servicios id�nticos a los prestados por el Promovente.
Al considerar que el uso del nombre de dominio en litigio afecta de manera progresiva la reputaci�n de su marca registrada TRIPOD y le impide volver a reflejar esta �ltima en un nombre de dominio .MX, el Promovente present� sin mayor dilaci�n la Solicitud que dio origen al presente procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
(i) El hecho de que la marca TRIPOD est� registrada en la clase de servicios en l�nea hace a�n mas doloso el registro del nombre de dominio en conflicto al impedirse al Promovente hacer uso de su marca en la clase para la que se encuentra precisamente registrada;
(ii) La penetraci�n que alcanz� en Latinoam�rica el Portal de Internet vinculado al nombre de dominio en contienda mientras estuvo bajo el control del Promovente hace que sea de vital importancia que el Titular recupere el nombre de dominio en M�xico;
(iii) En conclusi�n a lo anteriormente expuesto queda demostrada no s�lo la igualdad entre la marca registrada y el nombre de dominio en conflicto, sino la importancia y el alcance de los servicios ofrecidos por el Promovente a trav�s del nombre de dominio ;
(iv) Al poner en venta el nombre de dominio en cuesti�n y obtener ingresos cuando un visitante hace clic en los hiperv�nculos contenidos en el Portal respectivo, el Titular est� haciendo un uso ileg�timo y desleal del nombre de dominio en litigio con la intenci�n de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empa�ar el buen nombre del Promovente con �nimo de lucro;
(v) Los hiperv�nculos ofrecidos por el Titular pueden provocar confusi�n entre los usuarios al mencionar t�rminos como “alojamiento”, buscador”, etc., mismos que est�n relacionados con el negocio principal del Titular, as� como a los servicios ofertados mediante el Portal cuando este �ltimo era administrado por el Promovente;
(vi) El Portal vinculado al nombre de dominio en pugna tiene la apariencia de una p�gina de contenido er�tico, lo que da�a la imagen del Promovente y de su marca registrada TRIPOD;
(vii) Ninguno de los motores de b�squeda m�s conocidos como Google, Yahoo o MSN arroja resultado alguno que asocie al Titular con el t�rmino Tripod, por lo que puede afirmarse que el Titular no es conocido com�nmente por el nombre de dominio en controversia;
(viii) Asimismo, de la investigaci�n que realiz� el Promovente no se desprende que el Titular haya registrado la marca TRIPOD ni constituido persona moral alguna bajo id�ntica denominaci�n social;
(ix) En conclusi�n y teniendo en cuenta que el Promovente no ha licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, puede concluirse que este �ltimo no tiene derechos ni intereses leg�timos con respecto al nombre de dominio ;
(x) Diversas circunstancias acreditan la mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en litigio, entre ellas su puesta en venta por un precio de 100,000 d�lares americanos, la falta de desarrollo de un negocio asociado al nombre de dominio en conflicto, el ofrecimiento de servicios id�nticos a los ofrecidos en el comercio por el Promovente, la obtenci�n de recursos econ�micos por el acceso a hiperv�nculos, el da�o a la reputaci�n del Promovente causado por la asociaci�n de su marca TRIPOD con un sitio Web de contenido er�tico, as� como la imposibilidad de que el Promovente refleje su marca TRIPOD en un nombre de dominio id�ntico dirigido al p�blico mexicano;
(xi) Es evidente que el Titular sab�a de la existencia de la marca TRIPOD del Promovente pues incluso muestra la denominaci�n y el logotipo de aqu�lla en el Portal asociado al nombre de dominio en controversia;
(xii) El registro del nombre de dominio disputado no solo lesiona derechos exclusivos de marca sino que impide el uso de la misma al Promovente, en contravenci�n al acuerdo de registro de NIC-M�xico;
(xiii) El Titular fue condenado en Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee,Caso OMPI No. DMX2006-004, al haber registrado el nombre de dominio de mala fe y sin detentar derechos o intereses leg�timos sobre el mismo;
(xiv) Actualmente el Titular figura como registrante de al menos 15 nombres de dominio en M�xico que infringen derechos exclusivos de marca en perjuicio de terceros, como es el caso , , , y , entre otros.
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones del Promovente, dejando as� de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1(a) de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia o cancelaci�n de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Pol�tica se basa en su gran mayor�a en la Pol�tica de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien m�ltiples Expertos han reiterado que la falta de contestaci�n a una demanda fundada en la UDRP no se traduce autom�ticamente en una resoluci�n favorable al Demandante (como se confirma en el p�rrafo 4.6 del reporte en ingl�s intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como v�lidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM,Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaci�n de la Demanda) y tambi�n Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N� 95095 (resolviendo que la omisi�n del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Pol�tica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusi�n entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes y servicios ofertados bajo la marca del Promovente como consecuencia del uso que se haga de un nombre de dominio en el Portal respectivo, sino dilucidar si el nombre de dominio en pugna por s� mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acci�n bajo la Pol�tica.
En el caso particular deviene trascendente asentar que, en trat�ndose de marcas que sirvan de base a una Solicitud, la Pol�tica s�lo exige que las mismas se encuentren registradas, pero no necesariamente en M�xico. Ver NAF NAF c. Bernardo Gardu�o Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2007-0009 (aceptando que el Promovente fundara la Solicitud no solo en registros marcarios mexicanos sino en un registro anterior de su propio pa�s, en la especie Francia, as� como en un registro internacional). Este resultado es congruente con la pr�ctica registral de NIC-M�xico que no exige al registrante de un nombre de dominio .MX tener su domicilio o establecimiento en M�xico.
Ahora bien, de una comparaci�n puramente objetiva entre el nombre de dominio y la marca registrada TRIPOD, se advierte a la primera impresi�n que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma �nica y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad gr�fica y fon�tica entre los signos en pugna.
La conclusi�n que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior gen�rico “.com” y del c�digo de pa�s “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinn�mero de Expertos, al obedecer su existencia a razones t�cnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusi�n entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Pol�tica.
En la misma tesitura, vista la imposibilidad t�cnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en may�sculas o min�sculas, tal disparidad tipogr�fica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un an�lisis de confusi�n con arreglo a la Pol�tica. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc.,Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que causaba confusi�n con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que era id�ntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Ben�tez Arteche,Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando id�ntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian,Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condici�n prevista en el art�culo 1.a.i de la Pol�tica
B. Derechos o intereses leg�timos
El Promovente afirma no haber licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, as� como que este �ltimo no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo TRIPOD ni es conocido por el nombre de dominio en conflicto. Asimismo alega el Promovente que el Titular est� utilizando el nombre de dominio de manera ileg�tima y desleal, con la intenci�n de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empa�ar el buen nombre del Promovente.
Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan id�neas para inferir que el Titular no tiene derecho o inter�s leg�timo alguno en relaci�n con el nombre de dominio en disputa. V�anse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse,Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestaci�n a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisi�n de su parte respecto a su carencia de inter�s leg�timo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N� AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses leg�timos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al Experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar alg�n derecho o inter�s leg�timo a su favor).
La anterior conclusi�n se ve robustecida por el hecho de que la aplicaci�n que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso leg�timo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorizaci�n la marca TRIPOD en relaci�n con servicios id�nticos a los que presta el Promovente, as� como con respecto a hiperv�nculos de contenido sexual, lo cual dista mucho de los fines con que est� asociada dicha marca en el comercio.
En consecuencia se tiene por verificado el supuesto requerido por el art�culo 1.a.ii de la Pol�tica
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Promovente acredita que el nombre de dominio en cuesti�n ha estado a la venta en el Portal de SEDO desde su registro hasta la fecha, por un precio que oscila entre 100,000 y 150,000 d�lares americanos.
La verificaci�n de este hecho en el caso concreto configura por s� solo un supuesto t�pico de mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en controversia, atento a lo dispuesto por el art�culo 1.b.i de la Pol�tica. Ver Best Western Internacional Inc. v. Chafi Jacobo Borge / Network Administration,Caso OMPI No. DMX2007-0003 (fundando el Experto su determinaci�n de mala fe en el art�culo 1.b.i de la Pol�tica, al quedar demostrado y no haberse controvertido que el Titular solicit� US$150,000.00 por la transferencia del nombre de dominio al Promovente).
Por otra parte, en la medida que dentro del Portal vinculado al nombre de dominio se propicia la confusi�n de sus visitantes en torno al uso no autorizado que ah� se hace de la marca TRIPOD en relaci�n con servicios id�nticos a los que presta el Promovente al amparo de esta �ltima, este Experto estima que la conducta del Titular se traduce tambi�n en mala fe a la luz de la hip�tesis descrita en el art�culo 1.b.iv. de la Pol�tica. Ver FIGARO�S Italian Pizza, Inc. v. Sierra Inform�tica S.A. de C.V. y/o Sandro Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa Garc�a,Caso OMPI No. DMX2005-0001 (determinando mala fe al encontrarse que el Titular utiliz� el nombre de dominio de un modo enga�oso para los usuarios de Internet, haci�ndoles creer que exist�a una cierta vinculaci�n del dominio con el Promovente, en virtud de que se empleaba la marca “FIGARO'S PIZZA” propiedad de este �ltimo en el sitio Web).
Ninguna de las anteriores conclusiones se ve afectada por el hecho de que el nombre de dominio en conflicto haya sido liberado por el Registrador como consecuencia del error de no renovarlo a tiempo atribuible al Promovente, pues los derechos exclusivos de este �ltimo con respecto a su marca TRIPOD segu�an surtiendo plenos efectos, lo que imped�a de jure al Titular registrar de manera oportunista el nombre de dominio en pugna. Ver LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation,Caso OMPI No. D2005-0084 (encontrando que el demandado actu� de mala fe por haber adquirido de forma dudosa el nombre de dominio , mismo que el demandante hab�a venido utilizando de manera continua, con el �nico fin de ponerlo a la venta en SEDO por un monto de 10,000 libras esterlinas).
Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Pol�tica bajo su articulo 1.a.iii.
7. Decisi�n
En m�rito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acci�n y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1.g.ii) de la Pol�tica, as� como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nic
Fecha: 18 de diciembre de 2007
Full & Egal Universal Law Academy