Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL GRUPO DE EXPERTOS
Peri�dico Exc�lsior, S.A. de C.V. c. Robert Takovich
Caso No. DMX2008-0001
1. Las Partes
El Promovente es Peri�dico Exc�lsior, S.A. de C.V., con domicilio en M�xico, Distrito Federal, representado por Jalife, Caballero, V�zquez & Asociados, Distrito Federal, M�xico.
El Titular es Robert Takovich, con domicilio en Maryland, Estados Unidos de Am�rica.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio antes se�alado es NIC-M�xico.
3. Historia Procesal
La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2008. El 19 de febrero de 2008 el Centro envi� a NIC-M�xico v�a correo electr�nico un requerimiento de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en litigio. El 19 de febrero de 2008 NIC-M�xico remiti� al Centro por igual v�a su respuesta confirmando que Robert Takovich era el titular del nombre de dominio controvertido al figurar en la base de datos WHOIS como contacto t�cnico y administrativo del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localizaci�n completos. En respuesta a una prevenci�n del Centro sobre la Solicitud, el Promovente subsan� ciertas deficiencias formales de la misma el 3 de marzo de 2008. El Centro constat� que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos aplicables de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el art�culo 4 del Reglamento, el Centro emplaz� formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando con ello comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2008.
Con fundamento en el art�culo 5 del Reglamento, el t�rmino para contestar la Solicitud se fij� para el 1 de abril de 2008. El Titular no produjo contestaci�n alguna a la Solicitud. En consecuencia, el Centro acus� la rebeld�a del Titular el 3 de abril de 2008.
El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de abril de 2008, previa recepci�n de su Declaraci�n de Aceptaci�n, Imparcialidad e Independencia, seg�n lo dispone el art�culo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente edita y comercializa el peri�dico EXCELSIOR, un diario de inter�s general que circula en M�xico desde hace m�s de noventa a�os.
Para identificar en el comercio la publicaci�n peri�dica cuyos ejemplares impresos son distribuidos a nivel nacional, el Promovente tiene reservada en exclusiva la denominaci�n “Excelsior” como t�tulo de su diario desde 2001 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor seg�n acredita con las constancias que exhibe de anotaci�n marginal de transmisi�n de derechos en favor de Aerogea, S.A. de C.V., anterior denominaci�n social del Promovente seg�n se da cuenta en el instrumento 22,383 de fecha primero de octubre de dos mil siete, otorgado ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario P�blico No. 122 del Distrito Federal.
El Promovente difunde tambi�n su peri�dico a trav�s del portal de Internet que mantiene desde mediados de 2007 bajo el nombre de dominio .
El Titular por su parte registr� en fecha desconocida el nombre de dominio disputado, mismo que actualmente se encuentra vinculado al portal Wikipedia donde se muestra el significado del vocablo latino Excelsior.
Al considerar que tanto el registro como el uso que se ha dado al nombre de dominio en conflicto invaden sus derechos al uso exclusivo del t�tulo “Excelsior” que tiene reservado, el Promovente present� la Solicitud que dio origen a este procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
(i) El Promovente es cesionario y titular de tres reservas de derechos que incluyen la denominaci�n “Excelsior” para amparar el t�tulo de una publicaci�n peri�dica en M�xico;
(ii) El peri�dico “Excelsior” del Promovente goza del reconocimiento del p�blico mexicano toda vez que circula a nivel nacional;
(iii) El nombre de dominio objeto de la Solicitud comprende una denominaci�n id�ntica a la amparada por la reserva de derechos del Promovente, con lo cual se actualiza el primer supuesto de la Pol�tica;
(iv) A�n cuando no guarda relaci�n alguna con el peri�dico “Excelsior” que es notoriamente conocido en M�xico, el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio en cuesti�n para atraer visitantes a su sitio Web, aprovech�ndose as� de la popularidad del diario del Promovente;
(v) Al lo largo del tiempo, el Titular ha usado el nombre de dominio controvertido �nicamente como veh�culo para entrar a otras p�ginas de Internet, p�ginas de las que no se desprende ning�n inter�s leg�timo en la denominaci�n Excelsior;
(vi) Como puede constatarse en la fe de hechos respectiva, el sitio Web adscrito al nombre de dominio en controversia estuvo ligado en alg�n momento a un portal de contenido pornogr�fico, en detrimento a la labor period�stica del Promovente;
(vii) M�s adelante el portal bajo el nombre de dominio en litigio fue modificado para mostrar la imagen de una mujer leyendo el peri�dico, lo que induc�a equ�vocamente a pensar que dicho portal estaba asociado con el diario del Promovente;
(viii) Debido a que la existencia de versiones electr�nicas de los diarios impresos constituye hoy en d�a una pr�ctica com�n en la industria relevante, la falta de identidad entre el titular del nombre de dominio en conflicto y la empresa que edita el diario del Promovente causa un perjuicio tanto a este �ltimo como a los usuarios de Internet interesados en consultar el peri�dico “Excelsior”;
(ix) Derivado de lo anterior puede concluirse que el Titular no tiene ning�n derecho o inter�s leg�timo para usar el t�tulo reservado Excelsior como nombre de dominio pues del contenido cambiante del sitio Web vinculado al nombre de dominio en contienda no se desprende que se actualice ninguno de los supuestos que previene el art�culo 1.c) de la Pol�tica;
(x) El nombre de dominio en litigio fue registrado de mala fe con la intenci�n de obtener un lucro indebido al intentar captar clientela potencial del Promovente interesada en ingresar al portal de Internet del Promovente;
(xi) El nombre de dominio, cuya devoluci�n se reclama, ha sido usado de mala fe al vincularse a un sitio de contenido pornogr�fico con el consecuente dem�rito que ello produce a la reputaci�n del Promovente, as� como por haberse relacionado con servicios id�nticos o similares a los que presta el Promovente;
(xii) De lo anterior se colige que la conducta desplegada por el Titular se traduce en un caso t�pico de ciberocupaci�n que imposibilita al Promovente para reflejar el t�tulo de su publicaci�n peri�dica en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la informaci�n noticiosa que desean.
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones del Promovente, dejando as� de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1.a) de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia de nombre de dominio intentada, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado � se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Pol�tica se basa en su gran mayor�a en la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a las decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien m�ltiples expertos han reiterado que la falta de contestaci�n a una demanda fundada en la UDRP no se traduce autom�ticamente en una resoluci�n favorable al Demandante (como se confirma en el p�rrafo 4.6 del reporte en ingl�s intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como v�lidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaci�n de la demanda) y tambi�n Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., NAF N� 95095 (resolviendo que la omisi�n del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
La posibilidad de que una Reserva de Derechos sirva de base a una Solicitud se encuentra prevista de manera expresa en el art�culo 1.a.i) de la Pol�tica. Si bien tal Pol�tica ha estado vigente por poco m�s de siete a�os, es de advertirse que el presente caso constituye el primer precedente bajo la misma de una acci�n apoyada �nica y exclusivamente en una Reserva de Derechos, a diferencia de una marca registrada, por lo que se justifica una breve explicaci�n de dicha instituci�n legal.
La Reserva de Derechos es una figura jur�dica propia del Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual que se introdujo por vez primera en la Ley Federal del Derecho de Autor de 19471, al conferir la prerrogativa al uso exclusivo del t�tulo o cabeza de un peri�dico, revista, noticiero cinematogr�fico, programa de radio y de toda publicaci�n o difusi�n peri�dica durante todo el tiempo de la publicaci�n o difusi�n y un a�o m�s, si la publicaci�n se hiciere o la difusi�n se iniciare dentro de un a�o de la fecha en que fuere reservado el derecho.
Si bien es cierto que formal e hist�ricamente hablando las Reservas de Derechos poseen una naturaleza jur�dica af�n a los derechos de autor2 pues comparten su orientaci�n art�stica y cultural m�s all� de un fin puramente comercial, la regulaci�n actual de las reservas de derechos se asemeja m�s al �mbito marcario que al propiamente autoral, por lo que puede afirmarse que las reservas de derechos conforman una especie h�brida entre los derechos de autor y las marcas.
El art�culo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor en vigor define a la reserva de derechos como la facultad de usar y explotar en forma exclusiva t�tulos de publicaciones peri�dicas (entre otras categor�as no relevantes al caso concreto) editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretendan continuarse indefinidamente.
La concesi�n de la reserva se produce despu�s de un examen de forma y fondo por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA), quien est� facultado para negar la solicitud respectiva cuando la denominaci�n que pretenda reservarse sea descriptiva, gen�rica, id�ntica o similar en grado de confusi�n a una reserva previamente concedida o a una solicitud en tr�mite relacionada con una publicaci�n peri�dica, entre otros supuestos. La vigencia del certificado constitutivo de los derechos correspondientes es de un a�o, renovable indefinidamente por per�odos iguales consecutivos, siempre y cuando se acredite que la publicaci�n peri�dica contin�a en circulaci�n.
Ahora bien, como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Pol�tica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusi�n entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si este �ltimo por s� solo se confunde lo suficiente con la reserva de derechos del Promovente para justificar una acci�n bajo la Pol�tica.
Sentado lo anterior, de una confrontaci�n visual entre el nombre de dominio y la denominaci�n “Excelsior”, se advierte a primera impresi�n que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma �nica y exclusivamente por la reserva de derechos del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 (no puede haber duda que el nombre de dominio del demandado es id�ntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este experto as� lo determina).
La conclusi�n que antecede se ve inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior gen�rico “.com” y del c�digo de pa�s “.mx”, puesto que al obedecer su existencia a razones t�cnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no son aptos para desestimar la confusi�n entre una marca y un nombre de dominio en el contexto de la Pol�tica. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que causaba confusi�n con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que el nombre de dominio era id�ntico a la marca WPGC del demandante).
En la misma tesitura, vista la imposibilidad t�cnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en may�sculas o min�sculas, tal disparidad tipogr�fica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un an�lisis de confusi�n con arreglo a la Pol�tica. Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Ben�tez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando id�ntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condici�n prevista en el art�culo 1.a.i) de la Pol�tica.
B. Derechos o intereses leg�timos
En vista de que de las constancias que obran en el expediente no se desprende que el Promovente haya autorizado el uso de su reserva como nombre de dominio en favor del Titular y ante la falta de contestaci�n a la Solicitud, es posible presumir la falta de derechos o intereses leg�timos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa. V�anse LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (resolviendo falta de derechos o intereses leg�timos habida cuenta que el demandante no autoriz� el uso de su marca como nombre de dominio en favor del demandado y este �ltimo no present� al experto elementos de convicci�n para demostrar alguna de las excepciones y defensas previstas por la Pol�tica) y Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestaci�n a la demanda puede ser interpretada como una admisi�n del demandado respecto a su carencia de inter�s leg�timo en el nombre de dominio).
Con independencia de lo anterior, el Promovente ha demostrado mediante sendas certificaciones notariales de hechos que el nombre de dominio en cuesti�n estuvo asociado con un sitio Web de contenido pornogr�fico bajo el nombre de dominio al cual los visitantes de eran reenviados autom�ticamente, as� como a un Portal donde se ofrec�an bienes y servicios por parte de terceros. La circunstancia de emplear un nombre de dominio como umbral de otro nombre de dominio de cuyo contenido no se desprenda v�nculo o relaci�n alguna con el primero, ha sido considerada incapaz de dar lugar a derechos o intereses leg�timos en un nombre de dominio conforme a la Pol�tica. Ver Lycos, Inc. v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019 (concluyendo que la aplicaci�n que daba el titular al nombre de dominio no pod�a considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso leg�timo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal se inclu�an hiperv�nculos a otros sitios Web de contenido sexual, lo cual distaba mucho de los fines con que est� asociada la marca TRIPOD en el comercio).
En este sentido se advierte que una vez notificada la Solicitud, el Titular modific� nuevamente el contenido del Portal adscrito al nombre de dominio en pugna con la intenci�n de aparentar un supuesto uso leg�timo de dicho nombre de dominio al vincular este �ltimo con la p�gina del sitio Wikipedia donde se muestran los diversos usos que se han dado en diversas partes del mundo al t�rmino latino “excelsior”. A este respecto el Experto estima que en la especie el uso alguna vez ileg�timo del nombre de dominio no es convalidable por un uso posterior, as� como que el “efecto espejo” creado con el sitio Wikipedia tampoco es susceptible de conferir al Titular derechos o intereses leg�timos en el nombre de dominio en conflicto pues de lo contrario ser�a suficiente crear una liga en Internet con cualquier marca o reserva notoria descrita en Wikipedia para legitimar la tenencia de un nombre de dominio que se apropiara de dichos signos distintivos.
En funci�n de lo anterior se tiene por verificado el supuesto requerido por el art�culo 1.a.ii) de la Pol�tica.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el Promovente, la conducta del Titular configura un caso t�pico de ciberocupaci�n donde se impide al Promovente reflejar su reserva notoriamente conocida en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la versi�n electr�nica del diario que esperan encontrar ah�.
Considerando la antig�edad y alcance geogr�fico en M�xico del uso del nombre “Excelsior” con relaci�n al peri�dico que edita el Promovente, as� como la fuerte capacidad distintiva de dicho signo, es inconcuso que el Titular debi� haber sabido de la existencia del mismo al momento de registrar un nombre de dominio dirigido primordialmente al p�blico mexicano.
Por otro lado, la falta de uso genuino de al haberse vinculado a Portales bajo otros nombres de dominio, produce convicci�n plena en el Experto sobre la mala fe que priv� en todo momento desde el registro del nombre de dominio en contienda hasta la fecha.
Bajo estas circunstancias se surte la causal de mala fe contenida en el art�culo 1.b iv de la Pol�tica, al resolverse que el Titular ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con �nimo de lucro usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusi�n con la denominaci�n reservada “Excelsior” en cuanto al origen del Portal.
Confirma lo anterior el hecho de que el Titular fue condenado por la misma causa en diverso procedimiento administrativo que tuvo tambi�n por objeto un nombre de dominio mexicano. Ver G S. de R.L. de C.V. v. Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2007-0012 (ordenando la transferencia del nombre de dominio cuyo Portal mostraba productos id�nticos a los ofertados por el promovente bajo su marca GUSANITO, que a la vez se encontraba reservada como t�tulo de difusi�n peri�dica v�a red de c�mputo). La reincidencia de m�rito colma el supuesto de mala fe previsto en el art�culo 1.b.ii de la Pol�tica. Ver The Board of Governors of the University of Alberta v. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI No. D2000-0378 (el registro de m�s de un nombre de dominio sin derecho o inter�s leg�timo sugiere un patr�n de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Pol�tica).
Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Pol�tica bajo su articulo 1.a.iii).
7. Decisi�n
En m�rito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acci�n y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1.g.ii) de la Pol�tica, as� como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nico
Fecha: 25 de abril de 2008
1 Fernando Serrano Migall�n, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor (Textos, Antecedentes, An�lisis, Proceso Legislativo), Editorial Porr�a en colaboraci�n con la UNAM, M�xico, 1998.
2 En este sentido Ernesto Javier Herrera Meza afirma que s�lo en forma tangencial la instituci�n de la reserva de derechos se corresponde con la del derecho de autor atendiendo a diferencias en cuanto al objeto, la forma de adquirir la protecci�n, el contenido, duraci�n y alcance del derecho. Iniciaci�n al Derecho de Autor, Editorial Limusa, M�xico, 1992.
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