Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS Mattel, Inc. c. Luis Rodr�guez de Francia Caso No. DMX2008-0003
1. Las Partes
El Promovente es Mattel, Inc., con domicilio en California, Estados Unidos de Am�rica, representado por Olivares & C�a., M�xico.
El Titular es Luis Rodr�guez de Francia, con domicilio en Asunci�n, Paraguay.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio antes se�alado es NIC-M�xico.
3. Historia Procesal
La Solicitud se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2008. El 22 de abril de 2008 el Centro envi� al Registrador v�a correo electr�nico un requerimiento de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio en litigio. El 22 de abril de 2008, NIC-M�xico remiti� al Centro por igual v�a su respuesta confirmando que Luis Rodr�guez de Francia es el titular del nombre de dominio en cuesti�n al estar registrado como contacto administrativo y t�cnico del mismo, proporcionando adem�s sus datos de localizaci�n completos.
El Centro revis� que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el art�culo 4 del Reglamento, el Centro corri� traslado de la Solicitud y sus anexos al Titular, notific�ndole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo formalmente el 9 de mayo de 2008.
Con fundamento en el art�culo 5A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij� para el 29 de mayo de 2008. El Titular no contest� la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acus� la rebeld�a correspondiente el 30 de mayo de 2008.
El Centro nombr� a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro �nico del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de junio de 2008, previa recepci�n de su Declaraci�n de Aceptaci�n, Imparcialidad e Independencia, seg�n lo dispone el art�culo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es el principal fabricante y vendedor de juguetes en el mundo, los cuales incluyen a la popular mu�eca Barbie�,, as� como a una gran variedad de art�culos distribuidos en m�s de 150 pa�ses bajo las marcas HotWheels, MatchBox, Tyco y FisherPrice, entre otras.
Para distinguir los productos que pone a la venta en M�xico, el Promovente tiene registrada la marca MATTEL ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1979, con respecto a las clases 9, 12, 18, 20, 22 y 28 del nomencl�tor internacional.
El Promovente mantiene un Portal de Internet en , donde ofrece informaci�n sobre su empresa y sus productos.
El Titular por su parte, registr� el nombre de dominio en disputa el 15 de mayo de 2006, mismo que ha utilizado para hospedar un sitio Web cuyo contenido tem�tico se refiere al juego en todas sus vertientes incluyendo videojuegos, juegos de mesa y juegos de azar, aludiendo adem�s expresamente a las marcas Mattel, Barbie y Fisherprice.
Al considerar que el registro y uso del nombre de dominio infringen los derechos al uso exclusivo de su marca MATTEL, el Promovente present� la Solicitud que dio origen a este procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acci�n son los siguientes:
(i) De un an�lisis de primer impacto, el nombre de dominio resulta id�ntico en su totalidad a la marca MATTEL que es propiedad del Promovente;
(ii) De acuerdo a los precedentes aplicables bajo la Pol�tica, ni los sufijos “.” en el nombre de dominio en conflicto, ni las letras may�sculas o los elementos gr�ficos de la marca del Promovente deben tomarse en cuenta al momento de efectuar la comparaci�n entre dichos signos;
(iii) En raz�n de lo anterior se acredita el supuesto de identidad respecto de la marca sobre la cual el Promovente tiene derechos adquiridos con m�s de 26 a�os de anticipaci�n y que es por dem�s reconocida en el mercado internacional de juguetes infantiles;
(iv) El Titular no cuenta con ning�n registro marcario que justifique el uso que hace de la marca MATTEL en el nombre de dominio controvertido. De hecho resulta imposible que el Titular pudiera haber registrado la marca MATTEL en M�xico simplemente porque la existencia de los registros marcarios del Promovente se lo hubieran impedido;
(v) Tampoco hay ning�n elemento que pudiera hacer suponer que el Titular es conocido con el nombre de MATTEL entre los fabricantes y distribuidores de juegos y juguetes, ni en alg�n otro medio;
(vi) Puede afirmarse asimismo que el Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en el nombre de dominio en controversia, toda vez que este �ltimo ha venido utiliz�ndose para estacionar una p�gina electr�nica que de forma enmascarada ofrece servicios de venta y/o subasta en l�nea, lo que demuestra que el Titular tiene conocimiento que la marca MATTEL es mundialmente reconocida dentro del ramo de juegos y juguetes;
(vii) Contrario a lo que ser�a un uso leg�timo y leal del nombre de dominio en disputa, el Titular lo ha utilizado para ofrecer al p�blico consumidor juegos y juguetes que no garantizan estar fabricados ni ser distribuidos bajo licencia del Promovente, por tratarse de sitios no avalados ni respaldados por el propio Promovente;
(viii) La mala fe del Titular se demuestra al haber �ste registrado un nombre de dominio m�s de 26 a�os despu�s de que el Promovente registrara su marca, lo que deja al descubierto que el Titular sab�a de la existencia de las marcas del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio;
(ix) El registro del nombre de dominio en cuesti�n fue hecho con el �nico fin de crear confusi�n en el p�blico consumidor que accede a la red en busca de juegos o juguetes fabricados o distribuidos por el Promovente y atraerlos al portal del Titular, incluso haciendo uso de otras marcas registradas del Promovente como Max Steel, Fisher Price o Barbie;
(x) El Titular se aprovech� de la fama de la marca MATTEL para registrar un nombre de dominio que sab�a importar�a el ingreso de una gran cantidad de usuarios, vali�ndose de una pr�ctica abusiva conocida como “parking”, de la cual deriva ganancias por cada acceso al Portal. El “parking” o estacionamiento de nombres de dominio ha sido ya sancionado por otros Expertos;
(xi) El Titular empa�a y pone en riesgo el buen nombre de la marca MATTEL al ofrecer juegos y juguetes respecto de los que no se tiene la certeza si provienen del Promovente o de sus licenciatarios o distribuidores autorizados.
B. Titular
El Titular no contest� a las alegaciones del Promovente, dejando as� de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusione
General
De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 1.a de la Pol�tica, para prevalecer en su acci�n de transferencia o cancelaci�n de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es id�ntico o semejante en grado de confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses leg�timos en relaci�n con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Pol�tica est� basada en el texto de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien m�ltiples Expertos han reiterado que la falta de contestaci�n a una demanda fundada en la UDRP no se traduce autom�ticamente en una resoluci�n favorable al Demandante (como se confirma en el p�rrafo 4.6 del reporte en ingl�s intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como v�lidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM,Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaci�n de la Demanda) y tambi�n Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N� 95095 (resolviendo que la omisi�n del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables)
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n
Es de explorado derecho que la cuesti�n principal en este apartado de la Pol�tica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusi�n entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si el nombre de dominio por s� mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaci�n de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acci�n bajo la Pol�tica.
As� las cosas, de una comparaci�n entre y la marca registrada MATTEL, se advierte a primera vista que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma �nica y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad entre los signos en pugna.
Como bien se�ala el Promovente, la conclusi�n que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior gen�rico “.com” y del c�digo territorial “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinn�mero de expertos, al obedecer su existencia a razones t�cnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusi�n entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Pol�tica.
Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinaci�n de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation,Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusi�n componentes gr�ficos de la marca como un triangulo y la estilizaci�n de una letra).
En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son t�cnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en may�sculas o min�sculas, tal disparidad tipogr�fica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un an�lisis de confusi�n con arreglo a la Pol�tica. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc.,Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que causaba confusi�n con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que era id�ntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Ben�tez Arteche,Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando id�ntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian,Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condici�n prevista en el art�culo 1.a.i de la Pol�tica
B. Derechos o intereses leg�timos
El Promovente asegura que el Titular no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo distintivo MATTEL ni es conocido en ning�n medio con esa denominaci�n. Asimismo el Promovente acusa que el Titular est� utilizando el nombre de dominio de manera ileg�tima y desleal, con la intenci�n de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empa�ar el buen nombre del Promovente.
Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan id�neas para inferir que el Titular no tiene derecho o inter�s leg�timo alguno en relaci�n con el nombre de dominio en disputa. V�anse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse,Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestaci�n a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisi�n de su parte respecto a su carencia de inter�s leg�timo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N� AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses leg�timos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar alg�n derecho o inter�s leg�timo a su favor)
En consonancia con lo anterior, el Experto aprecia que la aplicaci�n que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso leg�timo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorizaci�n la marca MATTEL con respecto a hiperv�nculos de contenido tem�tico en el segmento de juegos, mismo que se relaciona estrechamente con los productos que ofrece el Promovente bajo su marca registrada.
Consecuentemente se tiene por verificado el supuesto requerido por el art�culo 1.a.ii de la Pol�tica
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Debido a que MATTEL es una denominaci�n inventada (cuyo origen se explica por el apocor�stico de uno de los fundadores Harold “Matt” Matson y las primeras letras del nombre del otro cofundador Elliot Handler) que no tiene otro significado o funci�n mas que como marca del Promovente, as� como al hecho de que dicha marca es mundialmente reconocida en el mercado de los juegos y juguetes, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca MATTEL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, m�xime si el Portal est� orientado al juego en el sentido amplio de la palabra y dentro del propio sitio Web se hace alusi�n expresa a la marca MATTEL y a otras marcas del Promovente. Ver Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI D2005-0250 (destacando el car�cter intr�nsecamente distintivo de la marca JAFRA, que es un t�rmino creado arbitrariamente con las primeras letras de los nombres de los fundadores de la compa��a Jan y Frank Day); Sullair Corporation v. Ricardo Ram�rez Hern�ndez, Caso OMPI No. DMX2007-0001 (resolviendo mala fe por parte del titular al advertir que la palabra SULLAIR fue acu�ada ex profeso por el promovente para servirle de marca) y Soci�t� des Produits Nestl�, S.A. v. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2006-0007 (donde el experto determin� mala fe apoyado en la circunstancia de que en el sitio de Internet del Titular aparec�a la imagen de una taza de caf�, en referencia a uno de los productos identificados bajo el signo distintivo NESCAF�, que no admite otro significado mas que como marca del promovente).
A mayor abundamiento, vista la imposibilidad de atribuir otra connotaci�n a la marca del Promovente, se impone concluir que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No.D2000-0003).
Por consiguiente se presume del conjunto y concatenaci�n l�gica de los indicios acreditados e inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer a su Portal con �nimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la �nica fuente a la que puede atribuirse haber dado sentido al t�rmino MATTEL, actualiz�ndose as� la causal demostrativa de mala fe prevista en el art�culo 1.b.iv de la Pol�tica.
Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Pol�tica bajo su art�culo 1.a.iii.
7. Decisi�n
En m�rito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acci�n. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 1.g.ii) de la Pol�tica, as� como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto �nico
Fecha: 27 de junio de 2008
Full & Egal Universal Law Academy